RZECZYWISTE UŻYWANIE
ZNAKU TOWAROWEGO
WPA
YW TRYBUNAA
U SPRAWIEDLIWOŚCI UE NA
KSZTAA
TOWANIE ORZECZNICTWA
W SPRAWACH O NARUSZENIE.
Warszawa, 13/03/2014 r.
PRAWA / OBOWI
ZKI WA
AŚCICIELA ZNAKU TOWAROWEGO
�� wyłączność wynikająca z rejestracji,
�� prawo bezterminowego korzystania ze znaku,
pod warunkiem jego poważnego używania
�� w funkcji znaku towarowego, dla oznaczenia pochodzenia towarów/usług,
�� w odniesieniu do zarejestrowanych towarów i usług,
�� w postaci zarejestrowanej lub nieznacznie zmienionej,
�� na określonym terytorium,
PEWNOŚĆ PRAWA
UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO
�� w obrocie gospodarczym : wprowadzanie do obrotu towarów ze znakiem, ich
oferowanie, ich magazynowanie w tym celu, import, eksport, działania promocyjne i
reklamowe, nazwa przedsiębiorstwa np. świadczącego usługi, informacja,
dokumentacja handlowa,
�� ochrona przed naruszeniami,
�� używanie znaku w Internecie (np. nazwy domen, słowa kluczowe),
�� zewnętrzne, trwałe, intensywne,
�� efekt: uzyskanie znaczącej pozycji towarów i usług ze znakiem lub jej wzmocnienie,
�� wywołanie w relatywnym kręgu konsumentów skutku w postaci
rozpoznawalności pochodzenia od uprawnionego opatrzonych znakiem
towarów / usług
RZECZYWISTE UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO
W ORZECZNICTWIE WSPÓLNOTOWYM
�� wyrok ETS z 11/03/2003 r. C-40/01 Ansul
�� wyrok ETS z 7/07/2005 r. w sprawie C-353/03 Nestl�
�� wyrok ETS z 13/09/2007 r. C-234/06P Il Ponte Finanziara
�� wyrok SPI z 12/12/2002 r. T-39/01 HIWATT
�� wyrok SPI z 12/03/2003 r. T-174/01 Silk Cocoon
�� wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-203/02 Vitafruit
�� wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-334/01 Hipoviton
�� wyrok SPI z 8/07/2004 r. T-203/02 Vitafruit
�� wyrok SPI z 6/10/2004 r. T-356/02 Vitakraft
�� wyrok SUE z 28/03/2012 r. T-214/08 Outburst
�� wyrok SUE z 15/01/2013r. T-237/11 Bellram
UTRATA PRAWA W KONSEKWENCJI
NIEUŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO
�� zaniechanie wykonywania obowiązku rzeczywistego używania
- wygaśnięcie prawa,
- nieskuteczność sprzeciwu wobec rejestracji znaku póz
niejszego,
- brak możliwości unieważnienia znaku póz
niejszego
�� negatywne skutki nieużywania znaku dopiero po 5 latach,
�� tylko w razie nieusprawiedliwionego nieużywania ważnymi przyczynami
�� zarzut nadużycia prawa
�� ograniczenie zakresu ochrony przed naruszeniami
OBOWI
ZEK UŻYWANIA ZNAKU TOWAROWEGO
W PRAWIE KRAJOWYM
art. 169.1.1 Prawo ochronne wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w
sposób rzeczywisty dla towarów objętych ochroną w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat po dniu wydania
decyzji o udzieleniu prawa, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;.
4. Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku:
1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie
zmieniają jego odróżniającego charakteru;
2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;
3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;
4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.
5. Nie uważa się za używanie znaku w sposób rzeczywisty używania znaku w reklamie towaru, który nie
jest dostępny na rynku krajowym ani nie jest w kraju wytwarzany na potrzeby eksportu.
art. 157 Uprawniony nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w
obrocie, jeżeli znaku nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5.
/ jeżeli zachodzą przesłanki wygaszenia, a nie zapadła jeszcze prawomocna decyzja administracyjna/
OBOWI
ZEK UŻYWANIA ZNAKU WSPÓLNOTOWEGO
�� 10. Nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub, ochrony
przeciwko nim, wszelkich znaków zarejestrowanych wcześniej, chyba że te znaki są
rzeczywiście używane.
art. 15.1. Jeżeli w ciągu 5 lat od rejestracji znak nie był rzeczywiście używany przez właściciela we
Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli to używanie było
zawieszone przez nieprzerwany okres 5 lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom
przewidzianym w rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione przyczyny jego nieużywania. Za
,,używanie" uważa się również:
a) używanie znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego
charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany;
b) umieszczanie znaku na towarach lub na ich opakowaniach we Wspólnocie wyłącznie w celu wywozu.
2. Używanie znaku za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela.
UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO
W POSTACI ODMIENNEJ OD ZAREJESTROWANEJ
�� art. 5c ust. 2 konwencji paryskiej - Używanie przez właściciela znaku towarowego
w postaci różniącej się w części od postaci zarejestrowanej w jednym z państw będących
członkami Związku, ale niezmieniającej znamion odróżniających tego znaku, nie spowoduje
wygaśnięcia rejestracji i nie ograniczy ochrony przyznanej znakowi ,
�� art. 19 TRIPS
�� art. 10-12 dyrektywy 2008/95, akapit 9 jej preambuły
WYJ
TEK
używaniem rzeczywistym jest posługiwanie się znakiem w postaci odmiennej od
zarejestrowanej, o ile nie zmienia to odróżniającego charakteru znaku
�� wyrok ETS z 13/09/2007 r. C-234/06P Il Ponte Finanziara
CHARAKTER ODRÓŻNIAJ
CY ZNAKU TOWAROWEGO
�� znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się
o rejestrację, jako pochodzącego z danego przedsiębiorstwa i tym samym na
odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw
�� wyrok ETS z 29/04/2004 r. w sprawach połączonych od C-468/01P do C-472/01P Procter
& Gamble
�� wyrok ETS z 21/10/2004 r. w sprawie C-64/02P Erpo M�belwerk,
�� wyrok ETS z 8/04/2008 r. w sprawie C-304/06P Eurohypo
�� wyrok TS UE z 12/07/2012 r. w sprawie C-311/11P Smart
�� podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom,
że dane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa  wyrok ETS z
16/11/2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch
UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO
W POSTACI ODMIENNEJ OD ZAREJESTROWANEJ
WYROK TS UE z 25/10/2012 r. C-553/11 Bernhard Rintisch vs Klaus Eder
�� Art. 10.2a pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z 21/12/1988 r. mającej na celu zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy
interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie, by właściciel zarejestrowanego
znaku towarowego mógł do celów wykazania używania powoływać się na jego używanie
w postaci różniącej się od tej, w jakiej znak został zarejestrowany, pod warunkiem że różnice
między tymi postaciami nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku, i to niezależnie
od tego, że odmienna postać również została zarejestrowana jako znak towarowy.
�� Art. 10.2a dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie
takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą ten przepis nie znajduje zastosowania
do obronnego znaku towarowego, który został zarejestrowany tylko po to, aby
zabezpieczyć lub rozszerzyć zakres ochrony innego znaku, który został zarejestrowany
w postaci, w jakiej jest używany.
PROTIPLUS
PROTI POWER
PROTIFIT
ż� preparaty na bazie protein / suplementy diety, preparaty witaminowe
i dietetyczne środki spożywcze,
ż� badanie naruszenia każdego znaku z osobna,
ż� koncepcja rodziny znaków towarowych  ryzyko konfuzji konsumenckiej co do
przynależności znaku pozwanego do serii znaków powoda
UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO
A

CZNIE Z INNYM ZNAKIEM ZAREJESTROWANYM
WYROK TS UE z 18/04/2013 r. C-12/12 Colloseum Holding AG vs Levi Strauss & Co.
Wymóg rzeczywistego używania znaku towarowego w rozumieniu art. 15.1 rozporządzenia
Rady (WE) nr 40/94 z 20/12/1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego może
zostać spełniony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy, który uzyskał swój
charakter odróżniający w następstwie używania innego złożonego znaku towarowego,
którego element stanowi, jest używany wyłącznie za pośrednictwem tego innego złożonego
znaku lub w przypadku gdy jest on używany wyłącznie w połączeniu z innym znakiem,
a połączenie tych dwóch znaków jest ponadto także zarejestrowane jako znak towarowy.
LEVI S
KOLOR LUB KOMBINACJA KOLORÓW
W JAKICH ZNAK JEST RZECZYWIŚCIE UŻYWANY
WYROK TS UE z 18/07/2013 r. C-252/12 Specsavers vs Asda Stores Ltd
1. Art. 15.1 i art. 51.1a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie
wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że wymóg
 rzeczywistego używania może zostać spełniony, jeżeli znak graficzny jest używany
wyłącznie w połączeniu z nałożonym na niego znakiem słownym i jeżeli połączenie tych
dwóch znaków jest ponadto zarejestrowane jako znak wspólnotowy, pod warunkiem że
różnice między postacią, w jakiej znak jest używany, a postacią, w jakiej został on
zarejestrowany, nie zmieniają charakteru odróżniającego tego znaku w zarejestrowanej
postaci.
SPECSAVERS
WYROK TS UE z 18/07/2013 r. C-252/12
Specsavers vs Asda Stores Ltd
2. Art. 9.1b. i c. należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wspólnotowy znak
towarowy nie został zarejestrowany w kolorze, jednak jego właściciel powszechnie
używa go w konkretnym kolorze lub w kombinacji kolorów, w związku z czym
znaczna część odbiorców kojarzy go z tym kolorem lub z tą kombinacją kolorów, to
kolor lub kolory użyte przez osobę trzecią w oznaczeniu, któremu zarzuca się naruszenie
praw do znaku, są istotne dla całościowej oceny możliwości wprowadzenia w błąd lub
czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
3. Art. 9.1b. i c. należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż osoba trzecia
używająca oznaczenia, któremu zarzuca się naruszenie praw do zarejestrowanego znaku
towarowego, sama kojarzona jest przez znaczną część odbiorców z konkretnym kolorem
lub z konkretną kombinacją kolorów, których używa w tym oznaczeniu, stanowi czynnik
mający znaczenie dla całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
i czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu tego przepisu.
WPA
YW RZECZYWISTEGO UŻYWANIA ZNAKU NA WYZNACZENIE
ZAKRESU OCHRONY PRZED NARUSZENIAMI
�� znaczenie używania znaku towarowego dla udzielenia mu ochrony,
�� używanie znaku towarowego, jako okoliczność istotna dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 k.p.c.)
- podwójna identyczność znaku i oznaczenia, towarów/usług,
- ryzyko konfuzji konsumenckiej
- renomowany znak towarowy
�� wyrok Sądu Najwyższego z 17/02/2005 r. ICK 626/04 - niewykazanie przez uprawnionego z
prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza
istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
�� materiał dowodowy, a funkcja, w której znak jest naruszony:
- dowody oferowania do sprzedaży, reklamy
- czas i zakres terytorialny oraz intensywność używania
- znajomość znaku towarowego w relatywnym kręgu konsumentów
STOSOWANIE W PRAKTYCE
WYROKÓW TRYBUNAA
U SPRAWIEDLIWOŚCI UE
�� określenie zakresu wyłączności wynikającej ze sposobu rzeczywistego używania
znaku, w porównaniu z wyłącznością wynikającą z rejestracji
�� ochrona znaku towarowego ze względu na faktyczne używanie elementów
kolorystycznych / graficznych, które nie zostały objęte rejestracją
�� prawo wyłączne, czy ochrona przed nieuczciwą konkurencją bez wymogu
pierwszeństwa rynkowego? (teza 3. wyroku w sprawie C-252/12)
�� formułowanie sankcji zakazowych wynikających z naruszenia praw do znaków
towarowych używanych w postaci odmiennej od zarejestrowanej
RZECZYWISTEGO UŻYWANIE ZNAKU TOWAROWEGO,
A JEGO NARUSZENIE
�� używanie znaku w postaci odmiennej od zarejestrowanej:
- łącznie z innymi znakami, które same także są chronione
- używanie znaku z dodatkowymi elementami niewpływającymi
na zdolność odróżniającą znaku zarejestrowanego
�� rzeczywiste używanie znaku towarowego
- wpływa na zakres jego ochrony przed naruszeniami
- może wykluczać ryzyko konfuzji konsumenckiej
�� używanie znaku dla towarów / usług nieidentycznych z tymi, dla których jest
zarejestrowany
UŻYWANIE ZNAKU
NA CZ
ŚCI TERYTORIUM OBJ
TEGO OCHRON

WYROK TS UE z 19/12/2012 r. C-149/11 Leno Merken BV vs Hagelkruis Beheer BV
Art. 15.1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że oceny wymogu, zgodnie z którym
znak towarowy powinien być  rzeczywiście używany we Wspólnocie należy dokonać
w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich.
Wspólnotowy znak towarowy jest  rzeczywiście używany w rozumieniu art. 15.1, gdy korzysta
się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia
udziałów w rynku we Wspólnocie Europejskiej dla oznaczonych nim towarów lub usług.
Do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny, czy warunki te zostały spełnione, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie, takich jak
w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem
towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego
używania.
ONEL / OMEL
używanie znaku wspólnotowego na niewielkim obszarze UE
�� faktyczne / aktualne
�� planowane poszerzenie rynku zbytu towarów / usług
�� skuteczność sankcji zakazowych na przyszłość
�� ograniczenie zakazów do części terytorium UE
ż� działalność naruszyciela na innym terytorium
ż� naruszenie renomy znaku towarowego tam, gdzie została ona wypracowana
Dziękuję za uwagę
Beata Piwowarska