SPP rok 2009 numer 3

Względne podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ryszard Skubisz, Autor jest profoserom nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorem § 1 oraz § 3-8 niniejszego opracowania., Michał Mazurek, Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorem § 2 niniejszego opracowania.

§ 1. Charakterystyka ogólna

I. Pojęcie względnej podstawy odmowy

II. Prawa wcześniejsze

III. Stosunek art. 132 ust. 2 pkt 1-3 do art. 296 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem

§ 2. Podwójna identyczność

I. Pojęcie

II. Identyczność towarów (usług)

III. Identyczność znaków

IV. Tryb działania w razie braku podstaw zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem

§ 3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd

I. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

II. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

1. Identyczność lub podobieństwo towarów (usług)

2. Identyczność lub podobieństwo oznaczeń

3. Rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego

4. Inne kryteria

III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

IV. Przeciętny odbiorca

§ 4. Renomowane znaki towarowe

I. Geneza i ewolucja systemu ochrony prawnej

II. Podstawy prawne ochrony

III. Charakterystyka ogólna

IV. Rejestracja renomowanego znaku towarowego

V. Pojęcie renomowanego znaku towarowego

VI. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego

VII. Zastosowanie rozszerzonej ochrony do towarów niepodobnych i podobnych

VIII. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy

1. Formy zjawiskowe

2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego

3. Działanie na szkodę renomy wcześniejszego renomowanego znaku towarowego

4. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego

5. Uzasadnione powody używania późniejszego znaku towarowego

§ 5. Znaki towarowe powszechnie znane

I. Charakterystyka ogólna

II. Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego

III. Problem używania znaku towarowego powszechnie znanego

IV. Zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego

§ 6. Prawa osobiste lub majątkowe

I. Charakterystyka ogólna

II. Prawa osobiste

III. Prawa majątkowe

IV. Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające

§ 7. Oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia

§ 8. Zgłoszenie lub rejestracja znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela

I. Charakterystyka ogólna

II. Stosunek zgłaszającego do osoby uprawnionej

III. Zgłoszenie bez zgody uprawnionego

IV. Zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku dla identycznych lub podobnych towarów

V. Usprawiedliwienie zgłoszenia

VI. Sytuacja prawna „nielojalnego agenta” a zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

§ 1. Charakterystyka ogólna

I. Pojęcie względnej podstawy odmowy

Celem zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji do Urzędu Patentowego jest uzyskanie, w następstwie konstytutywnej decyzji tego Urzędu, prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa wymaga realizacji przesłanek przewidzianych w przepisach prawa i określanych jako ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa (art. 144, 147, 164 PrWłPrzem)^[1]. Najogólniej rzecz biorąc, dotyczą one zgłaszającego oraz towarów i oznaczenia (znaku)^[2]. Brak chociażby jednego z tych warunków stanowi podstawę do odmowy udzielenia prawa ochronnego. Od strony negatywnej, mogą one być określane mianem przeszkód rejestracji znaku towarowego. Ten termin informuje o okolicznościach wyłączających rejestrację zgłoszonego znaku towarowego. Określenie „przeszkody rejestracji” nie opisuje jednak w sposób należyty, iż skutkiem określonych okoliczności jest decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Odniesienie się do elementu rejestracji akcentuje bowiem decydujące znaczenie faktu rejestracji znaku towarowego. Faktycznie jednak chodzi o wszystkie przesłanki, które warunkują udzielenie prawa, a brak chociażby jednej skutkuje odmową udzielenia prawa. Dlatego powinno być raczej stosowane określenie podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego^[3]. Może być jednak zamiennie używany także termin przeszkody rejestracji znaku towarowego, ze względu na jego silne utrwalenie w orzecznictwie i literaturze przedmiotu.

Tradycyjnie wyróżnia się bezwzględne (absolutne) i względne (relatywne) podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego (przeszkody rejestracji znaku towarowego). Lektura wypowiedzi krajowej i zagranicznej doktryny prawa prowadzi do wniosku o braku jednolitego kryterium podziału tych podstaw odmowy (przeszkód rejestracji). Na tle obowiązujących regulacji prawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej piśmiennictwo wyróżnia kilka kryteriów podziału przeszkód rejestracji znaków towarowych.

Według pierwszego kryterium dzieli się podstawy odmowy udzielenia prawa (przeszkody rejestracji znaku towarowego) w zależności od tego, czy UP bada zgłoszony znak towarowy z urzędu, czy też na wniosek. Przyjmuje się, że bezwzględne przeszkody rejestracji są to okoliczności, które UP bada z urzędu, natomiast względne są przedmiotem badania na wniosek^[4]. To kryterium jest jednak nieprzydatne w obowiązującym w Polsce stanie prawnym. Urząd Patentowy jest bowiem obowiązany badać, bez stosownego wniosku, każdy zgłoszony znak na istnienie wszystkich przeszkód rejestracji, w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego.

Stosownie do drugiego kryterium, podstawą podziału jest systematyka aktu prawnego^[5]. Taki wniosek płynie z analizy zarówno dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, dawniej dyrektywy Rady 89/104 z 21.12.1988 r. (podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji - art. 3, dalsze podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji ze względu na konflikt z wcześniejszymi prawami - art. 4), jak i rozporządzenia Rady (WE) Nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, dawniej rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z 20.12.1993 r. (bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - art. 7, względne podstawy odmowy rejestracji - art. 8). To kryterium jest jednak również nieprzydatne w prawie polskim, ponieważ obowiązująca ustawa nie zachowuje takiej samej systematyki przeszkód rejestracji^[6]. W jednym i tym samym przepisie ustawy są umieszczone, obok bezwzględnych, względne podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego (np. art. 131 PrWłPrzem).

Trzecim kryterium jest rodzaj przeszkody rejestracji znaku towarowego^[7]. Bezwzględna przeszkoda rejestracji znaku towarowego wyraża się w charakterze oznaczenia. Chodzi o te wszystkie okoliczności, które wyłączają znak towarowy od rejestracji ze względu na charakter oznaczenia jako takiego. Najważniejszą w praktyce bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku towarowego jest brak zdolności

-139-

odróżniającej (abstrakcyjnej i konkretnej). Jeżeli jednak zgłoszony znak towarowy jest wyłączony od rejestracji przez wcześniejsze prawo podmiotowe osoby trzeciej (cudze prawo podmiotowe), to jest to względna przeszkoda rejestracji. Są to przypadki kolizji zgłoszonego znaku towarowego z prawem osoby trzeciej z wcześniejszym pierwszeństwem. Innymi słowy, chodzi o sytuację, gdy skutkiem używania zgłoszonego znaku towarowego byłaby ingerencja w zakres wcześniejszego prawa podmiotowego innej osoby. Cechą każdej względnej przeszkody jest bowiem relacja pomiędzy zgłaszającym znak towarowy a podmiotem wcześniejszego prawa. Z charakteru tego stosunku wynika, że na to wcześniejsze prawo nie może powołać się osoba trzecia.

Powyższe kryterium podziału przeszkód rejestracji znajduje wyraz w art. 6^quinquies lit. B konwencji paryskiej. Według tego przepisu można odmówić rejestracji znaków towarowych, jeżeli mogą one naruszać prawa osób trzecich w państwie, w którym wnosi się o ochronę (pkt 1) lub jeżeli są one pozbawione jakichkolwiek znamion odróżniających albo jeżeli są one złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które mogą służyć do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, miejsca pochodzenia produktów lub czasu ich wytworzenia, bądź też są zwykle używane w mowie potocznej lub w uczciwych i stałych zwyczajach handlowych w państwie, w którym wnosi się o ochronę (pkt 2), jeżeli są sprzeczne z zasadami moralności lub porządkiem społecznym, a zwłaszcza jeżeli mogą wprowadzić odbiorców w błąd (pkt 3). Wprawdzie ten przepis znajduje expressis verbis zastosowanie do znaków towarowych telle quelle, ale niewątpliwie znaczenie ogólne ma idea podziału okoliczności wyłączających rejestrację ze względu na prawa osób trzecich (które byłyby naruszone w wyniku używania znaku towarowego) oraz inne okoliczności. Ta myśl znalazła wyraz także w podziale przeszkód rejestracji w dyrektywie 2008/95 oraz rozporządzeniu Nr 207/2009. To kryterium jest również najbardziej przydatne do podziału podstaw odmowy udzielenia prawa ochronnego (przeszkód rejestracji znaku towarowego) na względne i bezwzględne w świetle obowiązującego prawa polskiego.

II. Prawa wcześniejsze

Podstawowe znaczenie w świetle przedmiotu niniejszego punktu ma określenie katalogu praw podmiotowych jako względnych przeszkód rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Przepisy art. 4 ust. 2 lit. a-d oraz art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 stanowią punkt odniesienia regulacji w prawie polskim, analogicznie do prawa innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Obligatoryjna jest bowiem implementacja do prawa wewnętrznego państw członkowskich norm zawartych w tych przepisach.

Wcześniejszymi prawami są prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych [art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 2008/95], prawa z rejestracji znaków towarowych w państwie członkowskim [art. 4 ust. 2 lit. a pkt (ii) dyrektywy 2008/95] oraz prawa z rejestracji znaków towarowych zarejestrowanych na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwach członkowskich [art. 4 ust. 2 lit. a pkt (iii) dyrektywy 2008/95]. Zgłoszenia powyższych kategorii znaków towarowych stanowią, pod warunkiem ich rejestracji przez właściwy organ, przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy (art. 4 ust. 2 lit. c dyrektywy 2008/95).

W odniesieniu do powyższych trzech grup praw wcześniejszych ich zakres przedmiotowy jest określony w art. 4 ust. 1 lit. a-b dyrektywy 2008/95. Jednakże w przypadku kolizji znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji w państwie członkowskim z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym, prawo wcześniejsze obejmuje zakres przedmiotowy określony w art. 4 ust. 3 dyrektywy Nr 2008/95. Jak już wskazano, powołane przepisy zawierają normy obligatoryjne. Jeżeli chodzi o prawa wcześniejsze udzielane przez państwo członkowskie, to państwo może rozszerzyć ich zakres ochrony w sposób określony w art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy Nr 2008/95. Jest to zatem norma fakultatywna.

Prawem wcześniejszym jest także prawo do znaku towarowego powszechnie znanego w państwie członkowskim w dniu zgłoszenia lub w dacie wcześniejszego pierwszeństwa kolizyjnego znaku towarowego zgłoszonego do UP (art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95). Zakres prawa wcześniejszego jest określony w art. 4 ust. 1 lit. a-b tej dyrektywy.

Polski ustawodawca, w odróżnieniu od wielu innych prawodawców państw członkowskich UE, nie wprowadził do swojego prawa przepisów, które literalnie odpowiadałyby regulacji powołanych przepisów dyrektywy 2008/95. Stąd jest konieczna identyfikacja, poprzez pogłębioną wykładnię, norm ustanawiających wcześniejsze prawa, jako przeszkody rejestracji znaków towarowych zgłoszonych do UP.

Najważniejszą w praktyce względną przeszkodę rejestracji zgłoszonego do UP znaku towarowego jest udzielone przez Urząd prawo ochronne na znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 132 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem). Nie ma znaczenia, czy uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego legitymuje się wcześniejszym pierwszeństwem ze zgłoszenia znaku towarowego w U P (pierwszeństwo zwykłe - art. 123 PrWłPrzem), wcześniejszym pierwszeństwem ze zgłoszenia znaku towarowego w zagranicznym urzędzie patentowym państwa-sygnatariusza konwencji paryskiej (pierwszeństwo konwencyjne - art. 124 PrWłPrzem), czy też wcześniejszym pierwszeństwem z wystawienia towaru ze znakiem na targach lub wystawach korzystających z przywileju pierwszeństwa (pierwszeństwo wystawienia - art. 125 PrWłPrzem). Chodzi jedynie o to, aby prawo ochronne było udzielone na podstawie zgłoszenia znaku towarowego do UP legitymującego

-140-

się wcześniejszym pierwszeństwem niż zgłoszenie do UP kolizyjnego znaku towarowego. Analiza art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem prowadzi do wniosku, że polski ustawodawca implementował w wymienionym przepisie również fakultatywną normę art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95.

Z przepisów art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) i lit. c dyrektywy 2008/95 wynika, że przeszkodą rejestracji znaku zgłoszonego w polskim UP powinno być również prawo z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego udzielone przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego) lub zgłoszenie takiego wspólnotowego znaku (pod warunkiem jego rejestracji). Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest bowiem obowiązane wprowadzić do swojego prawa wewnętrznego normę, która w takiej sytuacji wyłącza rejestrację znaku towarowego przez urząd patentowy tego państwa.

Polska była zobowiązana ustanowić, w wykonaniu obowiązku implementacji, wskazaną normę ze skutkiem od daty przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednak analiza przepisów obowiązującej ustawy prowadzi do wniosku o braku przepisu, który w sposób bezsporny nadawałby prawu z rejestracji wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego (i zgłoszeniu takiego znaku, pod warunkiem rejestracji) charakter przeszkody w udzieleniu przez UP prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisy właściwych ustaw wielu innych państw członkowskich literalnie określają, że także wspólnotowy znak towarowy jest znakiem wcześniejszym, stanowiącym przeszkodę w rejestracji krajowego znaku towarowego w tym państwie^[8]. Identyfikacja właściwej normy prawa polskiego wymaga interpretacji art. 132 ust. 2 i 5 PrWłPrzem. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem, w świetle wykładni językowej, nie obejmuje swoim zakresem wspólnotowych znaków towarowych. Wprawdzie w tym przepisie następuje odwołanie do znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, to jednak zgłoszenie w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego znaku towarowego, na który zostało następnie udzielone prawo z rejestracji, nie konstytuuje prawa wcześniejszego w rozumieniu art. 123, 124 i 125 PrWłPrzem. W tych przepisach chodzi bowiem jedynie o rozstrzyganie, według zasady pierwszeństwa, kolizji znaków towarowych zgłoszonych w UP. Drugą podstawą prawną, która powinna być uwzględniona w toku poszukiwań normy implementującej art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywa 2008/95) do prawa polskiego, jest art. 132 ust. 5 PrWłPrzem. Przepis ten stanowi, iż „ust. 1 i 2 [art. 132 - przyp. aut.] stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy znak towarowy lub oznaczenie geograficzne zostało zgłoszone lub zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4”. Przepis art. 4 PrWłPrzem ustanawia zasadę, w myśl której, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w państwach członkowskich określają szczególny tryb ochrony na znaki towarowe, to w sprawach nieuregulowanych w tych przepisach lub pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy PrWłPrzem stosuje się odpowiednio. Powstaje pytanie, czy z przepisów art. 132 ust. 5 i art. 4 PrWłPrzem można wywodzić, że przepis art. 132 ust. 2 PrWłPrzem powinien być stosowany także do kolizji znaku towarowego z prawem udzielonym na podstawie przepisów rozporządzenia Nr 207/2009 (wcześniej rozporządzenie Nr 40/94). Taki rezultat wykładni odpowiadałby obowiązkowi państwa członkowskiego dokonania implementacji normy prawa unijnego. Byłby też z pewnością zgodny z intencją ustawodawcy w toku uchwalania powołanych przepisów prawa krajowego. Jednak powstaje wątpliwość, czy norma art. 132 ust. 5 PrWłPrzem odpowiada wypracowanym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości standardom prawidłowej implementacji dyrektyw. Według Trybunału „przepisy dyrektywy należy wprowadzić w życie w sposób bezwzględnie wiążący i spójny ze szczegółowością, precyzją i jasnością wymaganą dla spełniania wymogu pewności prawa”^[9]. W świetle tych kryteriów można podnieść zastrzeżenia dotyczące właściwej transpozycji przez art. 132 ust. 5 PrWłPrzem normy art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 do prawa krajowego. Chodzi w szczególności o użycie określeń „odpowiednio” oraz „zgłoszone lub zarejestrowane” znaki towarowe. Słowo „odpowiednio” nie informuje wystarczająco, że chodzi o wcześniejsze prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, natomiast określenie „zgłoszony lub zarejestrowany znak towarowy” nie jest prawidłowe, ponieważ tylko zgłoszony wspólnotowy znak towarowy, o ile zostanie zarejestrowany, stanowi podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego przez UP.

Stanowisko w kwestii implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 zajął również WSA w Warszawie. Sąd stwierdził, że: „(…) konieczność uwzględnienia przez polski Urząd Patentowy wcześniejszego pierwszeństwa znaku wspólnotowego wynika zarówno z (…) rozporządzenia [rozporządzenie Nr 40/94, obecnie rozporządzenie Nr 207/2009 - przyp. aut.], jak i art. 132 ust. 5 w zw. z art. 4 PrWłPrzem. Zgodnie z tymi przepisami Urząd Patentowy uwzględnia w ramach toczącej się procedury krajowej względną przeszkodę rejestracji odnoszącą się do cieszącego się wcześniejszym pierwszeństwem znaku wspólnotowego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to jest właśnie szczególny tryb ochrony znaku towarowego

-141-

wynikający z obowiązującego bezpośrednio w kraju członkowskim rozporządzenia unijnego, o czym mowa w art. 4 PrWłPrzem”^[10]. To stanowisko budzi następujące wątpliwości. Przede wszystkim należy wskazać, że rozporządzenie Nr 207/2009, co jest poza sporem, konstytuuje autonomiczny względem prawa krajowego reżim prawny w dziedzinie znaków towarowych. Dlatego zasada bezpośredniego obowiązywania w Polsce rozporządzenia unijnego jest całkowicie obojętna z punktu widzenia dyskutowanej kwestii. Z punktu widzenia wykonania obowiązku prawidłowej implementacji znaczenie ma bowiem jedynie art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywa 2008/95). Ta norma powinna być transponowana przez polskiego ustawodawcę do prawa wewnętrznego. Ponadto, jak wynika z przytoczonego stanowiska sądu, szczególną ochroną wspólnotowego znaku towarowego, co według sądu nie ulega wątpliwości (!), jest uwzględnienie w ramach procedury krajowej, jako względnej przeszkody rejestracji, wspólnotowego znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Ten pogląd nie może być jednak zaakceptowany. Przepis art. 4 PrWłPrzem ustanawia ochronę przed sądami polskimi praw z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych w sprawach nieunormowanych w przepisach unijnych. Chodzi w szczególności o niektóre roszczenia powstałe w razie naruszenia tych praw. To właśnie te kwestie podlegają regulacji prawa krajowego. Kwestia kolizji krajowego zgłoszenia znaku towarowego (np. do polskiego UP) z prawem z rejestracji wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nie należy i nie może należeć do spraw nieuregulowanych w przepisach rozporządzenia Nr 207/2009^[11]. Przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem odnosi się jednak, poprzez nawiązanie do „trybu, o którym mowa w art. 4”, do praw do wspólnotowych znaków towarowych udzielonych na podstawie rozporządzenia Nr 207/2009. Dlatego wątpliwości dotyczące wykonania obowiązku implementacji powinny być rozstrzygnięte na rzecz poglądu o ustanowieniu prawa z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego jako przeszkody rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP. Przemawia za tym zobowiązanie Rzeczypospolitej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej do respektowania dyrektywy 2008/95 oraz intencja ustawodawcy wyrażona w samym fakcie uchwalenia i treści art. 132 ust. 5 PrWłPrzem. W świetle tych okoliczności nieudolne przeprowadzenie transpozycji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywa 2008/95) do prawa krajowego nie powinno być podstawą do twierdzenia o braku implementacji^[12]. Znaczenie ma również pogląd sądu - pomimo uzasadnienia, którego nie można podzielić - że przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem nadaje prawu z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego charakter wcześniejszego prawa.

Nadanie prawu z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego charakteru wcześniejszego prawa prowadzi do pytania o kryteria określania tego pierwszeństwa. Najogólniej rzecz biorąc, chodzi o rozstrzygnięcie, czy datą pierwszeństwa wspólnotowego znaku towarowego jest rzeczywista data pierwszeństwa, czy też inna data. W odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych, zgłoszonych do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego przed 1.5.2004 r. datą pierwszeństwa jest data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia rzeczywista data wcześniejszego pierwszeństwa w tym Urzędzie. Każda data wcześniejszego pierwszeństwa wskazanego wspólnotowego znaku towarowego w razie kolizji ze zgłoszeniem w UP ulega przesunięciu na dzień 1.5.2004 r. W odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych legitymujących się pierwszeństwem z 1.5.2004 r. i później znaczenie ma już data rzeczywistego pierwszeństwa. To stanowisko wynika z art. 165 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009^[13].

Prawa ochronne z międzynarodowej rejestracji, której skutki zostały uznane na terytorium Polski, także stanowią, jako prawa wcześniejsze, przeszkodę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP. Stosownie do art. 4 ust. 2 lit. a pkt (iii) dyrektywy Nr 2008/95 znaki towarowe, zarejestrowane na mocy międzynarodowych umów, powinny stanowić przeszkodę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP. Obowiązująca ustawa nie zawiera wyraźnej normy, która implementowałaby normę powołanego przepisu. Przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem nakazuje odpowiednie stosowanie art. 132 ust. 2 PrWłPrzem do znaków towarowych zarejestrowanych w trybie, o którym mowa w art. 4. Jak wyżej wskazano, ta metoda implementacji art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 2008/95 budzi poważne wątpliwości w świetle standardów wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Jednak stanowisk

-142-

o dotyczące wspólnotowych znaków towarowych konsekwentnie trzeba odnieść także do znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie umów międzynarodowych. Jeżeli przyjmuje się, że przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem stanowi implementację normy art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 2008/95, to taki samo pogląd należy wyrazić w odniesieniu do art. 4 ust. 2 lit. a pkt (ii) tej dyrektywy. Z tego wynika, że prawami wcześniejszymi są również prawa ochronne na znaki towarowe, które korzystają z ochrony na terytorium Polski na podstawie porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z 14.4.1891 r.^[14] i protokołu do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie 27.6.1989 r.^[15]. To stanowisko zostało potwierdzone przez ustawodawcę poprzez wprowadzenie do ustawy Rozdziału 4¹, dotyczącego ochrony międzynarodowych znaków towarowych w Polsce^[16].

Prawem wcześniejszym jest również prawo do znaku towarowego powszechnie znanego (art. 131 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem). Znak towarowy powszechnie znany, jako przeszkoda rejestracji, musi na terytorium Rzeczypospolitej legitymować się wystarczającym stopniem znajomości, najpóźniej w dacie pierwszeństwa zgłoszenia kolizyjnego znaku towarowego do rejestracji w UP.

Status „wcześniejszych praw”, jako względnych przeszkód rejestracji, mogą mieć również prawa, których dotyczy art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95. Z powołanego przepisu wynika, że wcześniejszymi prawami są inne prawa niż wymienione w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Status wcześniejszego prawa ma każde prawo, które umożliwia, stosownie do regulacji prawnej państwa członkowskiego, zakazanie używania znaku towarowego. Właściwe są zatem obowiązujące w danym systemie prawnym państwa członkowskiego zasady dotyczące powstania prawa wcześniejszego (np. prawa do nazwiska, prawa do wizerunku, prawa autorskiego).

Przepis art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95 ma charakter fakultatywny. Państwa członkowskie, jak wynika to expressis verbis z powołanego przepisu, nie są zobowiązane do wprowadzenia odpowiedniej normy do swojego prawa krajowego. Zapoznanie się z regulacją państw-członków Unii Europejskiej pozwala zauważyć, że odpowiednie normy zostały jednak wprowadzane do ustaw krajowych. Również przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem zawiera normę zbieżną z art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95^[17].

Dyrektywa wyłącza od rejestracji znaki towarowe, które wskazują na pochodzenie geograficzne towarów (art. 3 ust. 1 lit. c dyrektywy 2008/95), oraz znaki towarowe, które mogą wprowadzać w błąd co do pochodzenia geograficznego towarów (art. 3 ust. 1 lit. g dyrektywy 2008/95). Te przeszkody rejestracji mają niewątpliwie charakter bezwzględny. W przepisie art. 4 dyrektywy 2008/95 (dalsze podstawy odmowy rejestracji) nie są wymienione, jako podstawy odmowy rejestracji, geograficzne oznaczenia pochodzenia. W szczególności dyrektywa nie wymienia oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zarejestrowanych na podstawie rozporządzeń unijnych. Polski ustawodawca implementuje powołane wyżej przepisy art. 3 ust. 1 lit. c i g dyrektywy 2008/95 w art. 129 ust. 2 pkt 2 oraz 131 ust. 1 pkt 3 PrWłPrzem. Jednak dodatkowo reguluje również kolizję zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszymi oznaczeniami geograficznymi. Według ustawodawcy w wyniku decyzji UP o rejestracji oznaczenia geograficznego powstaje prawo podmiotowe (art. 184 PrWłPrzem). Dlatego na tle PrWłPrzem można zasadnie twierdzić, że wcześniejsze prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych są względnymi przeszkodami rejestracji znaku towarowego. Tak samo zostały zakwalifikowane w art. 132 ust. 1 pkt 1¹ i 1² PrWłPrzem oznaczenia zarejestrowane na podstawie wymienionych tam rozporządzeń unijnych oraz przepisów prawa krajowego.

Dyrektywa, inaczej niż konwencja paryska (art. 6^septies konwencji), nie reguluje sytuacji „nielojalnego agenta”. Przepis art. 161 PrWłPrzem reguluje sytuację osoby uprawnionej do znaku towarowego w razie zgłoszenia w UP przez agenta lub przedstawiciela tej osoby znaku towarowego na swoją rzecz. Uprawniony z innego kraju może domagać się umorzenia postępowania, a w razie rejestracji - unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Jego prawo podmiotowe jest z natury rzeczy wcześniejsze i dlatego może być kwalifikowane jako względna przeszkoda rejestracji, chociaż niewątpliwie takie zgłoszenie wykazuje cechy zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Nie można jednak przeoczyć, że normatywnie jest to przedmiot odrębnej regulacji.

Z powyższego wynika, że na tle PrWłPrzem względnymi przeszkodami rejestracji są dwie kategorie praw podmiotowych, dotyczące znaku towarowego oraz innych wcześniejszych praw podmiotowych. Prawa podmiotowe z pierwszej grupy można klasyfikować w sposób następujący: prawa udzielone przez właściwy organ (Urząd Patentowy, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) na podstawie zgłoszenia z wcześniejszym pierwszeństwem (prawo ochronne na znak towarowy - art. 132 ust. 2 PrWłPrzem, prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego - art. 132 ust. 5 w zw. z art. 4 PrWłPrzem) oraz prawa z używania znaku towarowego (prawo do znaku towarowego powszechnie znanego - art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem). Druga grupa obejmuje prawa do oznaczenia geograficznego (art. 132 ust. 1 pkt 1, 1¹ i 1² PrWłPrzem oraz właściwe akty prawa unijnego). Są to prawa z rejestracji

-143-

oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia udzielonych przez UP oraz prawa powstałe z rejestracji takich oznaczeń geograficznego pochodzenia w następstwie aktu prawa unijnego. Do drugiej grupy względnych przeszkód rejestracji (podstaw odmowy) znaku towarowego należą także inne prawa osobiste i majątkowe osób trzecich (art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Charakter sui generis mają prawa uprawnionego do znaku towarowego w innym kraju w sytuacji zgłoszenia znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela uprawnionego.

III. Stosunek art. 132 ust. 2 pkt 1-3 do art. 296 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem

Z powyższych przeszkód rejestracji znaku towarowego w praktyce największe znaczenie mają wcześniejsze prawa dotyczące znaków towarowych, a w szczególności prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (art. 132 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem). Powstaje ważne praktyczne pytanie o relację tych przepisów do regulacji przesłanek naruszenia (art. 296 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem). Innymi słowy, jaki jest stosunek podstaw odmowy (unieważnienia) udzielenia prawa ochronnego do przesłanek naruszenia tego prawa.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że ze względu na odmienne ratio legis obydwu przepisów, art. 132 ust. 2 PrWłPrzem stosuje się w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem, natomiast art. 296 ust. 2 PrWłPrzem - w razie używania bez zgody uprawnionego do wcześniejszego prawa na zarejestrowany znak towarowy^[18].

Przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem (podwójna identyczność) są zbieżne z warunkami naruszenia prawa określonymi w art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem. W świetle stanowiska ETS, przesłanki zastosowania art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, co do zasady, odpowiadają art. 5 ust. 1 lit. a tego aktu. Taka zbieżność regulacji występuje także pomiędzy art. 8 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Nr 207/2009^[19].

Przesłanki kolizji praw z art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem należy rozumieć tak samo jak przesłanki naruszenia tych praw z art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Stosownie do utrwalonego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości warunki zastosowania art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 odpowiadają takim warunkom w odniesieniu do jej art. 5 ust. 1 lit. b^[20] i powinny podlegać jednolitej wykładni. Zauważyć jednak trzeba, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem jest przeszkodą rejestracji, natomiast art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem dotyczy naruszenia. Ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonuje się zatem w ramach różnych stanów faktycznych i dlatego ocena może być zróżnicowana. Ta myśl została jasno wyrażona przez Trybunał Sprawiedliwości, który dokonał rozróżnienia pomiędzy abstrakcyjną kolizją w postępowaniu o udzielenie prawa a konkretną kolizją w postępowaniu z tytułu naruszenia^[21]. W postępowaniu przed UP należy zbadać możliwość powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z uwzględnieniem wszystkich okoliczności używania zgłoszonego znaku towarowego. Natomiast w postępowaniu z tytułu naruszenia sąd jest obowiązany przeprowadzić badanie na konkretną formę używania znaku towarowego przez osobę trzecią. Sąd nie bada, czy inne używanie znaku osoby trzeciej mogłoby wywołać niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, ze względu na wcześniejszy znak uprawnionego.

Wskazana wyżej zbieżność regulacji przeszkód rejestracji i naruszenia jest aktualna także w zakresie renomowanych znaków towarowych^[22]. Stąd przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 i art. 296 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem powinny być, z uwzględnieniem odrębnego charakteru odpowiednich stanów kolizji, jednolicie interpretowane.

§ 2. Podwójna identyczność

I. Pojęcie

Powyższy termin określa względną przeszkodę rejestracji, polegającą na zgłoszeniu do rejestracji znaku identycznego ze znakiem wcześniejszym, dla towarów (usług) identycznych do objętych znakiem wcześniejszym^[23]. Takiej

-144-

sytuacji dotyczy art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem. Zgodnie z tym przepisem - w pełni zgodnym z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95 (wcześniej z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104) - nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów.

Sytuacje, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, często powstają wskutek zupełnego zaniechania, przez zgłaszającego znak z późniejszym pierwszeństwem, przeprowadzania badań w rejestrach znaków towarowych. Zdarza się jednak, że zgłaszający ma świadomość istnienia znaku wcześniejszego, ale zgłasza do rejestracji identyczny znak dla identycznych towarów (usług), licząc na jego „legalizację” wskutek nieuwagi UP i podmiotu legitymującego się znakiem wcześniejszym. Takie nieuczciwe działanie zgłaszającego może mieć na celu wymuszenie korzyści od uprawnionego do znaku wcześniejszego (np. propozycja sprzedaży lub zrzeczenia się prawa ochronnego na znak późniejszy w zamian za określoną kwotę od uprawnionego do znaku wcześniejszego)^[24].

Niezależnie od okoliczności zgłoszenia znaku późniejszego, uprawniony do identycznego znaku wcześniejszego oraz UP - w momencie powołania się na art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem względem znaku późniejszego - musi wyłącznie wykazać identyczność towarów (usług) oznaczanych przeciwstawionymi znakami oraz identyczność samych znaków. Nie musi natomiast wykazywać istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Jak wynika z art. 16 ust. 1 zd. 2 TRIPS^[25], jest ono domniemane^[26]. To powoduje, że ochrona znaku wcześniejszego, na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, jest mocniejsza niż na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem^[27].

Polskie orzecznictwo dotyczące sytuacji podwójnej identyczności jest raczej skromne. Tym większe praktyczne znacznie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunału Sprawiedliwości) - na tle art. 4 ust. 1 lit. a i art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104 oraz Sądu Pierwszej Instancji (obecnie Sąd) i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante - na tle art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie rozporządzenie Nr 207/2009).

II. Identyczność towarów (usług)

Identyczność towarów (usług) jest kategorią znaczeniowo węższą względem ich jednorodzajowości. To ostatnie pojęcie obejmuje towary (usługi) tego samego rodzaju (tj. zarówno identyczne, jak i podobne). Dlatego nie powinno być stosowane na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem^[28]. Ten przepis dotyczy bowiem wyłącznie towarów (usług) identycznych z objętymi rejestracją (zgłoszeniem) wcześniejszego znaku towarowego.

Na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, ocena identyczności towarów (usług) powinna być dokonywana trójetapowo. Przede wszystkim, należy ustalić wykaz towarów (usług) objętych znakiem wcześniejszym. Następnie trzeba ustalić wykaz towarów objętych znakiem późniejszym. Na końcu, należy zestawić towary (usługi objęte) obydwoma znakami towarowymi^[29].

Ustalenie wykazów towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami wymaga uważnej lektury. Szczególnej uwagi wymagają takie zwroty w specyfikacji jak: „to jest”, „w szczególności”, „z wyłączeniem” czy „poza”. Pominięcie tych zwrotów może skutkować przyjęciem zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakresu ochrony i - w konsekwencji

-145-

- błędną oceną stanu faktycznego^[30]. Podobne skutki powoduje wadliwe ustalanie sensu terminów, użytych w specyfikacji na oznaczanie towarów (usług). Może ono wynikać z błędnego przekładu danego terminu z języka obcego na język polski^[31]. Może być również następstwem nieuwzględnienia wykazu danej klasy klasyfikacji nicejskiej^[32] i perspektywy obrotu handlowego^[33].

Potwierdzenie identyczności towarów (usług) jest uzasadnione, gdy w specyfikacji przeciwstawionych znaków towarowych zostały użyte dokładnie te same terminy lub terminy synonimiczne (np. „swetry” - „pulowery”, „artykuły piśmiennicze” - „przybory piśmiennicze”, „oprogramowanie” - „software„). Ponadto, zgodnie z unijnym orzecznictwem^[34], kwalifikacja identyczności jest uzasadniona, gdy towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego należą do bardziej ogólnej kategorii objętej wcześniejszym znakiem towarowym (przykładowo „meble do sypialni” w zgłoszeniu znaku towarowego wchodzą w zakres szerszej kategorii „meble” w specyfikacji znaku wcześniejszego)^[35] oraz towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym należą do kategorii bardziej ogólnej, objętej wnioskiem o rejestrację znaku towarowego (przykładowo „usługi prowadzenia kursów drogą korespondencyjną” objęte znakiem wcześniejszym, należą do szerszej kategorii „usługi edukacyjne, w szczególności kursy języka angielskiego” w znaku późniejszym)^[36]. W praktyce, pewną wskazówkę za przyjęciem identyczności towarów (usług) stanowi fakt ich wymienienia, w wykazach obydwu znaków, w tej samej klasie towarowej (usługowej). Nie jest bowiem możliwe - przy prawidłowym rozdziale towarów (usług) na klasy w specyfikacji przeciwstawionych znaków - aby towary (usługi) były identyczne i jednocześnie zostały ujęte w innych klasach^[37].

Z punktu widzenia oceny identyczności towarów (usług), na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, nie mają natomiast znaczenia różnice we właściwościach, cechujących te towary (usługi) na rynku, takich jak: cena, jakość, smak czy aromat towarów. Przykładowo zegarki objęte znakiem zgłoszonym do rejestracji należy uznać za identyczne z zegarkami objętymi zgłoszeniem (rejestracją) znaku wcześniejszego, nawet jeżeli występujące na rynku zegarki pod znakiem późniejszym są dużo gorszej jakości i są dużo tańsze od zegarków sprzedawanych pod znakiem wcześniejszym. Podobnie kawa rozpuszczalna objęta zgłoszeniem do rejestracji znaku późniejszego jest towarem identycznym z kawą rozpuszczalną, objętą ochroną wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeżeli obydwie kawy rozpuszczalne, dostępne na rynku, są znakomitej jakości, ale istotnie różnią się aromatem^[38].

III. Identyczność znaków

Przy porównywaniu przeciwstawionych znaków, na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, należy uwzględniać znaki dokładnie w takiej prezentacji, jaka wynika z rejestru. Bez znaczenia jest natomiast rzeczywista prezentacja znaków w obrocie, stosowana przez uprawnionego do znaku wcześniejszego oraz przez zgłaszającego. Przykładowo, na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, nie ma znaczenia fakt używania w obrocie znaku wcześniejszego, pisanego prostą czcionką, jeśli w rejestrze znak ten został wyjawiony za pomocą czcionki fantazyjnej.

Samo pojęcie identyczności znaków jest pozornie oczywiste. Zgodnie z intuicyjnym rozumieniem tego pojęcia,

-146-

„znak identyczny” to znak dokładnie taki sam, jednakowy względem przeciwstawionego znaku. W systemach prawnych niektórych państw członkowskich UE to pojęcie było jednak interpretowane rozszerzająco. Przykładów takiej właśnie interpretacji dostarcza przede wszystkim dawna praktyka francuska^[39]. W prawie francuskim pojęcie „identyczność znaków” zastąpiono terminem „reprodukcja znaku”^[40]. Przez wiele lat judykatura francuska pojmowała ten ostatni termin jako obejmujący przypadki:

1) „reprodukcji niewolniczej”, tj. ścisłego naśladownictwa zarejestrowanego znaku;

2) „reprodukcji quasi-niewolniczej”, tj. prawie ścisłego naśladownictwa zarejestrowanego znaku;

3) „reprodukcji z dodatkowym elementem”, tj. „włączenia” zarejestrowanego znaku do innego oznaczenia, z dodaniem w szczególności słownego lub graficznego elementu, oraz

4) „reprodukcji częściowej”, tj. wykorzystania części wcześniej zarejestrowanego znaku jako innego oznaczenia^[41].

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach, przy założeniu identyczności towarów, sądy francuskie nie wymagały dowodu na okoliczność istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Na tle tej właśnie praktyki - zwłaszcza w przypadkach trzeciej i czwartej grupy - powstała potrzeba ustalenia jednolitej wykładni pojęcia „znak identyczny”, na tle art. 4 ust. 1 lit. a i art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104. Cel ten zrealizował Trybunał w wyroku w sprawie LTJ Diffusion^[42].

Według głównej tezy tego wyroku, oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym „jeśli stanowi reprodukcję, bez modyfikacji ani dodatku, wszystkich elementów stanowiących znak towarowy i jeśli, postrzegane jako całość, wykazuje tak nieistotne różnice, że mogą one pozostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta”^[43]. To stanowisko niewątpliwe ogranicza dopuszczalność kwalifikacji identyczności znaków. W szczególności, przypadki określane mianem reprodukcji częściowej i reprodukcji z dodatkowym elementem - przez dziesięciolecia stwierdzane w praktyce francuskiej - co do zasady, nie mogą być już kwalifikowane w kategoriach identyczności. Takie przypadki mogą być co najwyżej postrzegane w kategoriach art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95, który dla stwierdzenia kolizji znaków wymaga realizacji przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (usług)^[44]. Trybunał jednoznacznie zaakcentował zasadność ścisłej interpretacji pojęcia „znak identyczny”, ze względu na konieczność rozgraniczenia zakresu stosowania art. 5 ust. 1 lit. a i b dyrektywy 2008/95 (odpowiednio, art. 4 ust. 1 lit. a i b tej dyrektywy)^[45].

Równolegle Trybunał dopuścił pewien margines oceny przy kwalifikacji identyczności przeciwstawionych znaków^[46]. Identyczność pomiędzy znakami jest bowiem zachowana, jeżeli znak późniejszy cechują względem znaku wcześniejszego różnice nieistotne (a zatem niedostrzegalne) z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. To właśnie pojęcie („nieistotne różnice”) wyznacza granicę pomiędzy identycznością a podobieństwem znaków. Tym samym, stanowi ono granicę hipotez art. 132 ust. 2 pkt 1 i 2 PrWłPrzem.

Pojęcie „nieistotnych różnic” niewątpliwe będzie powodować wątpliwości interpretacyjne. W świetle wyroku Trybunału w sprawie LTJ Diffusion nie jest jasne, czy umożliwia kwalifikację przeciwstawnych znaków jako identycznych - czy też „tylko” jako podobnych, np. dodanie (usunięcie lub modyfikacja) przez osobę trzecią w zarejestrowanym znaku jednej litery, dodanie przez osobę trzecią do zarejestrowanego znaku oznaczeń o charakterze rodzajowym, dodanie przez osobę trzecią do zarejestrowanego znaku wyrażeń wskazujących na imitację, np. wyrażeń: „styl”, „rodzaj”, „formuła” itp.^[47]. Jeszcze większe wątpliwości powstaną przy ustalaniu granicy dopuszczalnej - z punktu widzenia zachowania identyczności oznaczeń - modyfikacji znaków słowno-graficznych i znaków graficznych.

Powyższe wątpliwości znalazły odzwierciedlenie w stanowisku organów UE. W 2004 r. Urząd w Alicante oficjalnie uznawał identyczność przeciwstawionych znaków nie

-147-

tylko w przypadkach dokładnej identyczności, ale również w przypadkach:

1) zmiany rozmiaru, koloru i rodzaju czcionki w oznaczeniu słownym - chyba że charakterystyczna czcionka nada zmodyfikowanemu oznaczeniu cechy oznaczania graficznego;

2) zmiany pisowni oznaczenia słownego (całkowicie lub częściowo) na pisownie małymi lub dużymi literami;

3) zmiany polegającej na dodaniu do oznaczenia słownego elementu będącego wskazówką cech towarów i usług, takich jak ich rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne czy data produkcji towaru lub data świadczenia usługi;

4) zmiany koloru znaku graficznego, np. zmiany kolorowej odmiany znaku graficznego na znak czarno-biały - chyba że skutkiem takiej modyfikacji jest zmiana całościowego oddziaływania pierwotnego znaku;

5) zmiany polegającej na dodaniu do oznaczenia graficznego elementów słownych o charakterze rodzajowym lub opisowym;

6) zmiany polegającej na samej zmianie wielkości znaku trójwymiarowego^[48].

Natomiast w 2007 r. Urząd zmienił swoje stanowisko, ograniczając identyczność znaków do przypadków znaków dokładnie tych samych i sytuacji zamiany liter z dużych na małe (lub z małych na duże) w znakach słownych. Ponadto Urząd podkreślił, w kontekście znaków z elementem graficznym, że każdy dodatkowy element, choćby trywialny lub drugorzędny, wystarcza do potwierdzenia, że znaki nie są identyczne. W ocenie Urzędu nie ma znaczenia, czy dodany element stanowi słowo, grafikę, czy kombinację słowa i grafiki. W szczególności, nie istnieje identyczność znaków, jeśli jeden ze znaków:

1) został napisany charakterystyczną czcionką, tak, że całościowe wrażenie znaku wywołuje wrażenie znaku graficznego;

2) obejmuje typową czcionkę na graficznym (kolorowym) tle albo

3) obejmuje typową czcionkę pisaną kolorowym literami,

a drugi ze znaków jest znakiem słownym^[49].

Z powyższym stanowiskiem Urzędu w Alicante z 2007 r. jest zbieżne orzecznictwo unijne po wyroku Trybunału w sprawie LTJ Diffusion. W tym orzecznictwie przeważa tendencja do bardzo ścisłej interpretacji pojęcia identyczności przeciwstawionych znaków. Jest ona potwierdzana w przypadkach znaków dokładnie tych samych (znak słowny „FOCUS”^[50], znak słowny „FLORIS”^[51]), ewentualnie w razie zmiany liter z dużych na małe (znaki słowne „easyHotel” i „EASYHOTEL”^[52], „IXI” i „ixi”^[53], „POLAR” i „Polar”^[54]). Przy istnieniu innych różnic jest ona potwierdzana raczej sporadycznie (np. znaki słowne „MASTER-CUT” i „MasterCut”^[55], „CREDITMASTER” i „CREDIT MASTER^[56]). Zazwyczaj już niewielkie różnice w przeciwstawionych znakach powodują zaprzeczenie identyczności. Przykładowo, nie uznano za identyczne znaków słownych „ALADIN” i „ALADDIN”^[57], „THE O STORE” i „O STORE”^[58], „Logo” i „LOGOS”^[59], „VIDE BULA” i „VIDEBULA”^[60], „WEBPOINT” i „WEBPOINTS”^[61], „CHROMO” i „CROMO”^[62], „DIETACTIV” i „DIETACTIVE”^[63], czy słownego znaku „YES !” i słowno-graficznego znaku „YES !”, gdzie element graficzny stanowiła granatowa pochyła czcionka^[64]. Ponadto odmawia się potwierdzenia identyczności w sytuacji dodania jakiejkolwiek grafiki do znaku słownego czy też w razie różnic w warstwie graficznej przeciwstawionych znaków, o tym samym elemencie słownym (np. słowny znak „KAWASAKI” i słowno-graficzny znak „KAWASAKI”^[65], znaki słowno-graficzne z elementem słownym „AS”^[66]).

-148-

Z punktu widzenia koncepcji identyczności, przyjętej w wyroku Trybunału w sprawie LTJ Diffusion, budzi zastrzeżenia wiele ze wskazanych wyżej rozstrzygnięć, negujących identyczność znaków. Ze stanowiska Trybunału jednoznacznie przecież wynika, że identyczność znaków należy potwierdzić nie tylko w przypadku znaków dokładnie tych samych (obiektywnie identycznych), ale również w przypadku znaków tych samych z punktu widzenia przeciętnego konsumenta (subiektywnie identycznych). Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście przeciętny konsument potraktowałby jako istotną - i tym samym dostrzegłby - modyfikację w znaku późniejszym polegającą na odjęciu ostatniej litery (znaki „DIETACTIV” i „DIETACTIVE”), jednej z dwóch identycznych środkowych liter (znaki „ALADDIN” i „ALADIN”) czy rozdzieleniu znaku na dwa wyrazy („VIDE BULA” i „VIDEBULA”^[67]).

Na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem nie powinna mieć miejsca aż tak rygorystyczna ocena identyczności oznaczeń^[68]. Taka ocena nie uwzględnia w sposób należyty percepcji przeciętnego konsumenta. Z tego punktu widzenia, z pewnością jest trafny wyrok SO w Warszawie - Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 22.2.2007 r. w sprawie ICEBAR. W tym wyroku sąd, odwołując się wprost do wyroku Trybunału w sprawie LTJ Diffusion, trafnie uznał za identyczne znaki słowne „ICEBAR” i „ICE BAR”. Sąd zaakcentował, że jedyna, drobna, niezauważalna dla przeciętnego konsumenta różnica w pisowni znaku i oznaczenia (oddzielenie liter) pozostaje bez znaczenia dla odbioru znaków jako tożsamych^[69].

IV. Tryb działania w razie braku podstaw zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem

Z punktu widzenia praktyki, istotna jest odpowiedź na pytanie o tryb postępowania UP w sytuacji, gdy uprawniony do znaku wcześniejszego błędnie zakłada identyczność przeciwstawionych znaków i powołuje się względem znaku późniejszego wyłącznie na art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem. Z orzecznictwa Urzędu w Alicante wynika, że w takim przypadku powinien on kontynuować badanie kolizji znaków, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Takie stanowisko jest konsekwencją założenia, że w sytuacji, gdy uprawniony do znaku wcześniejszego ma zamiar spowodowania wyłączenia z rejestracji znaku późniejszego na podstawie „podwójnej identyczności”, uważa on również, że istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Szczególna wzmianka w tej kwestii nie jest wymagana^[70]. Ze względów ostrożności procesowej, uprawniony do znaku wcześniejszego - powołując się na art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem w innych przypadkach niż ścisła (obiektywna) identyczność oznaczeń - powinien jednak alternatywnie wskazać także na art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

§ 3. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd

I. Pojęcie, rodzaje i metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych^[71]. Najogólniej biorąc, polega ono na możliwości

-149-

błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez odbiorcę pochodzenia danego towaru, ze względu na znak towarowy, przedsiębiorcy uprawnionemu z rejestracji znaku towarowego.

Na tle systemów prawnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej przed wydaniem dyrektywy 89/104 wyróżniano, w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w wąskim rozumieniu i niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w szerokim rozumieniu. To stanowisko było również reprezentowane w polskiej literaturze i orzecznictwie pod rządami ustawy z 31.1.1985 r. o znakach towarowych^[72]. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem w wąskim rozumieniu mogło, w ujęciu wcześniejszego orzecznictwa, przybrać dwojaką postać. Po pierwsze, odbiorca w zwykłych warunkach obrotu nie odróżnia znaku osoby uprawnionej od znaku osoby trzeciej i błędnie przyjmuje, że towar pod znakiem osoby trzeciej pochodzi z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej (bezpośrednie niebezpieczeństwo). Po drugie, odbiorca w takich warunkach wprawdzie odróżnia obydwa znaki towarowe (znak osoby uprawnionej i znak osoby trzeciej), lecz błędnie przyjmuje, ze względu na całokształt okoliczności - w szczególności ze względu na stopień zbieżności pomiędzy przeciwstawionymi znakami - że towar osoby trzeciej również pochodzi z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej z rejestracji znaku towarowego (pośrednie niebezpieczeństwo). Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w szerokim rozumieniu polega na tym, że przeciętny odbiorca odróżnia znaki towarowe uprawnionego z rejestracji i osoby trzeciej, jako oznaczenia towarów pochodzących z różnych przedsiębiorstw, lecz błędnie mniema, że między uprawnionym z rejestracji i osobą trzecią zgłaszającą (używającą) znak towarowy istnieją związki organizacyjne, prawne lub gospodarcze, które mają znaczenie dla towarów ze znakiem.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim pierwszym wyroku wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 89/104, wyróżnił w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd również bezpośrednie i pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Pod pojęciem bezpośredniego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd rozumie się możliwość powstania pomyłek odbiorców, że towary (usługi) osoby trzeciej pod znakiem pochodzą z przedsiębiorstwa osoby uprawnionej do znaku. Pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd obejmuje natomiast pomyłki co do związków gospodarczych łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej i uprawnionego^[73]. Trybunał określił zatem mianem bezpośredniego niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd także sytuację wcześniej określaną w literaturze i orzecznictwie jako pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, natomiast pośrednie niebezpieczeństwo odniósł do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do związków łączących przedsiębiorstwo osoby trzeciej z uprawnionym z rejestracji znaku towarowego.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wyraża się w możliwości pomylenia źródła pochodzenia towarów. Nie musi natomiast powstać możliwość pomylenia samych znaków towarowych. Na tle obydwu wyróżnionych w orzecznictwie Trybunału postaci niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętny odbiorca może bowiem odróżniać znaki towarowe osoby trzeciej i uprawnionego, ale jednocześnie łączyć te znaki z jednym i tym samym źródłem pochodzenia towaru (wąsko lub szeroko rozumianym).

Ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd, analogicznie do ochrony znaku towarowego w przypadku podwójnej identyczności, zmierza do zapewnienia uprawnionemu z rejestracji, poprzez przyznanie prawa (wyłączności), używania danego oznaczenia dla określonych towarów i usług^[74]. Ochrona znaku towarowego przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd ma zatem chronić interesy uprawnionego przede wszystkim w granicach funkcji oznaczenia pochodzenia^[75].

-150-

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd - w obydwu powyższych postaciach - należy odróżnić od niebezpieczeństwa skojarzenia późniejszego znaku towarowego osoby trzeciej z wcześniejszym znakiem towarowym osoby uprawnionej. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest objęte normą art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 (wcześniej dyrektywa 89/104) oraz art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Nr 207/2009 (wcześniej rozporządzenie Nr 40/94) oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Niebezpieczeństwo skojarzenia nie stanowi alternatywy dla pojęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ale służy jedynie do doprecyzowania jego zakresu^[76]. Niebezpieczeństwo skojarzenia pomiędzy późniejszym a wcześniejszym znakiem towarowym, jeżeli nie prowadzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, nie jest objęte zakresem art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95^[77]. Skojarzenie pomiędzy znakami może natomiast uzasadniać, przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, ochronę renomowanych znaków towarowych w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy (art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 2008/95, art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem)^[78].

Ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem z zarejestrowanym znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, wymaga ustalenia:

1) identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami;

2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków (uprawnionego i osoby trzeciej);

3) rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem;

4) uwzględnienia pozostałych czynników istotnych dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Analiza bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, pomimo braku w pełni konsekwentnej jego linii, pozwala określić kolejność następujących czynności przy badaniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru ze znakiem. Po pierwsze, bada się podobieństwo towarów, a po potwierdzeniu tego podobieństwa należy określić jego stopień. Po drugie, bada się podobieństwo późniejszego znaku towarowego do wcześniejszego znaku towarowego, a następnie po stwierdzeniu podobieństwa należy określić jego stopień. Po trzecie, określa się rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego i jej stopień. Po czwarte, ustala się istnienie innych czynników mających znaczenie. Po piąte, należy przeprowadzić, przy uwzględnieniu rezultatów wcześniejszych ustaleń, całościową ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

II. Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

1. Identyczność lub podobieństwo towarów (usług)

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem wyłącza od ochrony znaki towarowe z późniejszym pierwszeństwem, zgłoszone dla towarów (usług) identycznych lub podobnych do towarów (usług) objętych ochroną znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Identyczność lub podobieństwo towarów (usług) w przeciwstawionych znakach towarowych jest zatem konieczną przesłanką zastosowania powołanego przepisu^[79]. Brak podobieństwa towarów (usług), których dotyczy znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem, do towarów (usług) objętych rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, jest również, co do zasady, równoznaczny z brakiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd^[80]. Dlatego, w razie braku wskazanego podobieństwa, nawet w przypadku identyczności

-151-

oznaczenia zgłoszonego z późniejszym pierwszeństwem do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, zgłaszający może skutecznie ubiegać się o udzielenie prawa na zgłoszony znak, chyba że znajdą zastosowanie przesłanki dotyczące szczególnej ochrony renomowanych znaków towarowych (art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem).

Identyczność lub podobieństwo towarów (usług), których dotyczą obydwa znaki, jest koniecznym warunkiem powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Wyznacza również zakres ochrony przed tym niebezpieczeństwem. Ustalenie identyczności towarów (usług) podlega zasadom obowiązującym na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem^[81]. Częściej natomiast powstaje zagadnienie ustalenia istnienia (nieistnienia) podobieństwa towarów (usług) w razie zgłoszenia znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem dla innych towarów (usług) niż objęte rejestracją znaku wcześniejszego. Ta kwestia należy w praktyce do podstawowych przy ocenie kolizji znaków towarowych na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

Poprawna metodyka badania kolizji znaków towarowych nakazuje odróżnić fazę oceny istnienia (nieistnienia) podobieństwa towarów oraz fazę oceny stopnia ich podobieństwa. Urząd Patentowy powinien najpierw określić, czy towary są podobne, następnie, w razie stwierdzenia ich podobieństwa, określić stopień tego podobieństwa.

Oddzielenie towarów (usług) podobnych od towarów (usług) niepodobnych ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia stosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Granica pomiędzy towarami (usługami) podobnymi i niepodobnymi powinna mieć charakter stabilny. Oznacza to, że w każdej sytuacji jedna i ta sama para towarów (usług) pod przeciwstawionymi znakami towarowymi powinna być kwalifikowana jako podobna lub niepodobna. Innymi słowy, ta para towarów (usług), których dotyczą obydwa przeciwstawione znaki towarowe, zawsze znajduje się wewnątrz albo zewnątrz granicy wyznaczającej podobieństwo towarów (usług). Jeżeli znajduje się wewnątrz tej granicy, to jest spełniona przesłanka podobieństwa towarów (usług) wymagana do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. W odmiennej sytuacji, w braku podobieństwa towarów (usług), nie stosuje się powołanego przepisu.

Stały jest również stopień podobieństwa pomiędzy towarami (usługami) pod przeciwstawnymi znakami towarowymi. Ten stały stopień podobieństwa dopiero przy uwzględnieniu stopnia podobieństwa znaków i stopnia ich rozpoznawalności na rynku, w zależności od okoliczności konkretnej sytuacji, może być wystarczający dla potwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Towary (usługi) pod przeciwstawionymi znakami towarowymi są podobne, gdy przeciętny odbiorca tych towarów (usług) może przyjąć, przy założeniu opatrzenia ich identycznym oznaczeniem (znakiem towarowym) o wysokiej rozpoznawalności na rynku, że towary pochodzą z jednego i tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pozostających w związkach gospodarczych (przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą)^[82]. Test badania podobieństwa towarów zakłada zatem odwołanie się, z perspektywy nabywców towarów z późniejszym znakiem towarowym, do hipotetycznego identycznego znaku o wysokiej rozpoznawalności na badanych towarach. Stosuje się zatem jako kryterium fikcję identycznego znaku towarowego o wysokim stopniu rozpoznawalności.

Do potwierdzenia istnienia podobieństwa towarów (usług) nie jest konieczny pogląd przeciętnego odbiorcy, że towary (usługi) pod przeciwstawionymi znakami towarowymi są wytwarzane lub sprzedawane (świadczone) w jednym i tym samym przedsiębiorstwie. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości towary (usługi) są podobne także wtedy, gdy mogą mieć różne miejsca produkcji lub świadczenia^[83]. Trybunał, rozszerzając kryterium ustalenia podobieństwa towarów (usług) na różne miejsca produkcji i dystrybucji (świadczenia), odstąpił od tradycyjnego odnoszenia do jednego i tego samego przedsiębiorstwa kryterium podobieństwa towarów (w systemie romańskim) lub jednorodzajowości (w systemie germańskim).

Przepisy obowiązującego prawa (krajowego i wspólnotowego) nie definiują pojęcia podobieństwa towarów. Wykładnia tego pojęcia została pozostawiona organom stosującym prawo. Przy ustalaniu istnienia podobieństwa należy korzystać z kryteriów wypracowanych w orzecznictwie. Podstawowe znaczenie ma niewątpliwie judykatura Trybunału Sprawiedliwości, w tym najważniejszy w tej kwestii, wyżej powołany wyrok w sprawie Canon. W tym wyroku Trybunał zajął stanowisko w kwestii szczegółowych kryteriów oceny podobieństwa towarów. Według Trybunału, przy ocenie podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić „wszystkie istotne czynniki, które określają relacje między towarami lub usługami. Czynniki te obejmują między innymi charakter, przeznaczenie, używanie, konkurencyjność oraz komplementarność towarów lub usług”^[84]. Powyższe wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy. Mogą być zatem uwzględnione również inne kryteria. Przykładowo, Urząd w Alicante wskazuje na następujące: takie same lub podobne kanały dystrybucyjne towarów lub usług (w szczególności miejsce sprzedaży towarów lub usług w tych samych punktach), charakter właściwych odbiorców oraz zwykłe pochodzenie towarów lub usług (typ przedsiębiorstwa kontrolującego produkcję

-152-

towarów, w szczególności miejsce produkcji i metoda wytwarzania)^[85].

Generalnie czynniki badania podobieństwa towarów można podzielić na dwie grupy. Po pierwsze, według kryteriów dotyczących samego produktu. Znaczenie mają przede wszystkim charakter towaru i jego przeznaczenie. Podobieństwo towarów jest jednak również badane przy uwzględnieniu sposobu wykorzystania, możliwości wzajemnej substytucji i uzupełniania. Po drugie, według kryteriów rynkowych. Chodzi o typowe formy i miejsca dystrybucji towarów. Stąd często można przyjąć podobieństwo towarów ze względu na ich wyłożenie na sąsiadujących półkach sklepowych^[86]. Przykładowo, kryterium miejsca sprzedaży zdaje się przemawiać za brakiem podobieństwa produktów farmaceutycznych i specjalistycznych produktów chemicznych.

Kryteria oceny podobieństwa towarów należy uwzględniać odpowiednio przy ocenie podobieństwa usług z usługami (lub usług z towarami). W takich wypadkach należy mieć jednak na uwadze specyfikę usług (zwłaszcza niematerialny charakter usług)^[87].

W toku badania podobieństwa należy uwzględnić te wszystkie czynniki, które mają znaczenie dla stosunku przeciwstawionych towarów (usług). Do potwierdzenia podobieństwa towarów (usług) nie jest wymagane wystąpienie wszystkich kryteriów. Wystarczy, że czynniki podobieństwa, uwzględnione w odniesieniu do konkretnych towarów (usług), pozwalają stwierdzić, że towary (usługi) z późniejszym znakiem pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw pozostających w związkach istotnych dla towarów (usług) ze znakiem^[88].

Sama przynależność towarów (usług) do tej samej klasy klasyfikacji nicejskiej nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów (usług) za podobne^[89]. Wskazana klasyfikacja służy celom administracyjnym (w tym naliczaniu opłat) i per se nie stanowi przeszkody w potwierdzeniu braku podobieństwa towarów (usług)

-153-

należących do tej samej klasy lub podobieństwa towarów (usług) należących do różnych klas^[90]. W praktyce niejednokrotnie stanowi jednak ważną „wskazówkę”^[91]. Można bowiem zauważyć, że w istotnym zakresie klasy klasyfikacji nicejskiej zostały ustalone z uwzględnieniem tych samych kryteriów podobieństwa, co kryteria potwierdzone w orzecznictwie wspólnotowym^[92]. Ta okoliczność silnie przemawia za potwierdzeniem pomocniczego znaczenia klasyfikacji nicejskiej dla oceny podobieństwa towarów (usług)^[93].

Badanie istnienia podobieństwa towarów (usług) powinno poprzedzać ocenę podobieństwa oznaczeń (znaków towarowych)^[94]. Dopiero po stwierdzeniu podobieństwa towarów i jego stopnia, należy przystąpić do oceny podobieństwa oznaczeń i jego stopnia. Wykluczenie podobieństwa towarów wyłącza możliwość zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Nawet bowiem identyczność przeciwstawionych znaków towarowych i rozpoznawalność wcześniejszego znaku nie mogą przezwyciężyć braku podobieństwa towarów. Natomiast identyczność lub wysokie podobieństwo oznaczeń, przy założeniu wysokiej rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego, mogą przesądzać o niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd w sytuacji, gdy towary są podobne, chociażby tylko w niewielkim stopniu.

Do kryteriów ustalania podobieństwa towarów (usług) nie należy rozpoznawalność (znajomość) znaku towarowego na rynku. Rozpoznawalność znaku towarowego jest bez znaczenia z punktu widzenia ustalania faktu istnienia (nieistnienia) podobieństwa towarów (usług). Podwyższona rozpoznawalność (nawet bardzo wysoka) znaku towarowego w obrocie nie jest bowiem czynnikiem przezwyciężenia braku tego podobieństwa. Dopiero w razie potwierdzenia podobieństwa towarów (jak i podobieństwa samych znaków) należy uwzględnić rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Podwyższona rozpoznawalność znaku towarowego może bowiem powodować powstanie takiego niebezpieczeństwa, nawet przy niewielkim stopniu podobieństwa towarów oznaczanych podobnymi lub identycznymi znakami.

Jednolita stała (obiektywna) kwalifikacja przeciwstawionych towarów (usług) jako podobnych bądź niepodobnych oraz stopnia ich podobieństwa - przeprowadzana w oderwaniu od kwestii podobieństwa przeciwstawionych znaków i stopnia zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego (rozpoznawalności) - realizuje postulat pewności prawa^[95]. Orzecznictwo krajowe może odwołać się

-154-

do swoich wcześniejszych ustaleń w tej kwestii. Pozwala ona także w praktyce każdego państwa członkowskiego na pomocnicze korzystanie z ustaleń poczynionych przez Sąd Pierwszej Instancji oraz Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, na tle art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie na tle art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia Nr 207/2009).

2. Identyczność lub podobieństwo oznaczeń

A. Zasady ogólne

Identyczność lub podobieństwo oznaczeń w przeciwstawionych znakach towarowych jest podstawową przesłanką zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Brak identyczności lub podobieństwa oznaczeń w tych znakach towarowych wyłącza możliwość powoływania się na ten przepis. Jest to także równoznaczne z brakiem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów ze znakiem. Dlatego znak, który nie jest podobny do wcześniejszego znaku, może być podstawą udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy^[96].

Znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, jeżeli odpowiada warunkom przewidzianym dla określenia identycznych znaków (art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem)^[97]. W praktyce podstawowe znaczenie przy stosowaniu tego przepisu ma jednak kwestia podobieństwa przeciwstawionych znaków.

Analogicznie do podobień stwa towarów prawidłowa metodyka wymaga oddzielnego ustalenia najpierw faktu istnienia (nieistnienia) podobieństwa obydwu oznaczeń zawartych w przeciwstawnych znakach towarowych, a następnie ewentualnie ustalenie stopnia tego podobieństwa. Brak jakiegokolwiek podobieństwa znaku późniejszego do znaku wcześniejszego wyłącza celowość prowadzenia dalszych badań obydwu znaków towarowych, w tym podobieństwa towarów oraz stopnia rozpoznawalności znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem nie może być bowiem stosowany nawet przy identyczności towarów oraz bardzo wysokiej rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego. Identyczność towarów oraz wysoka rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego nie usuwa bowiem braku podobieństwa oznaczenia w późniejszym znaku towarowym do oznaczenia wcześniejszego.

Pojęcie podobieństwa oznaczeń, tak jak w przypadku podobieństwa towarów, stosownie do jedenastego akapitu preambuły dyrektywy 2008/95, należy odnosić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów. Dlatego oznaczenie zawarte w znaku towarowym z późniejszym pierwszeństwem nie jest podobne do oznaczenia w znaku towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli nie wystąpiłoby niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd także przy założeniu identyczności towarów i wysokiej rozpoznawalności znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. W toku badania podobieństwa oznaczenia późniejszego do wcześniejszego należy zatem przyjąć hipotetyczne założenie identyczności towarów i wysokiej rozpoznawalności znaku towarowego^[98].

Potwierdzenie faktu podobieństwa oznaczeń nakazuje, w dalszym działaniu, określenie przez UP stopnia tego podobieństwa. Ogólnie biorąc, można wyróżnić małe, średnie i wysokie podobieństwo. Stopień podobieństwa oznaczeń przyjęty przez organ orzekający ma bardzo ważne znacznie, przy całościowej ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

W toku badania znaku towarowego, w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem, punktem odniesienia jest wcześniejszy znak towarowy w postaci zarejestrowanej w UP. Nie bierze się pod uwagę postaci znaku towarowego używanego w obrocie przez uprawnionego. W praktyce ma to istotne znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy używany znak towarowy odbiega od postaci, w której został zarejestrowany.

Należy mieć również na uwadze, że przeciętny odbiorca bardzo często nie postrzega równocześnie przeciwstawionych znaków, lecz wytwarza sobie opinię na podstawie

-155-

niewyraźnego wrażenia zapisanego przez znaki w jego pamięci^[99]. Tym samym, w wielu wypadkach, organy badające podobieństwo oznaczeń nie mogą przypisywać kluczowego znaczenia badaniu poprzez zestawienie oznaczeń „obok siebie”. Takiego równoczesnego zestawienia w obrocie najczęściej nie dokonuje bowiem przeciętny konsument^[100].

Z powyższym zastrzeżeniem należy stwierdzić, w ujęciu ogólnym, że dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia odbiorców (konsumentów) towarów lub usług pod tym znakiem są one, co najmniej częściowo, identyczne w jednej z płaszczyzn porównawczych^[101]. Badanie podobieństwa oznaczeń przeprowadza się w następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej (brzmieniowej) i znaczeniowej (koncepcyjnej)^[102]. Ocena wizualna wymaga badania wyglądu oznaczenia. To badanie ma znaczenie dla znaków przestrzennych, graficznych, słownych i kombinowanych. Znaczenie ma liczba, rodzaj i kolejność liter i słów, prezentacja zastosowanej grafiki i formy oraz kolorystyka. Ocena fonetyczna polega na badaniu brzmienia obydwu oznaczeń. Bierze się pod uwagę liczbę wyrazów, liczbę i kolejność sylab oraz głosek (przy uwzględnieniu samogłosek i spółgłosek). Porównanie powinno uwzględniać sposób wymowy w języku polskim. W przypadku wyrazów z języków obcych, jak się wydaje, sposób poprawnej wymowy ma mniejsze znaczenie. Nie można bowiem wykluczyć, że przeciętny odbiorca będzie wymawiać słowa zawarte w znaku towarowym odpowiednio do zasad języka polskiego. Jeżeli chodzi o badanie w płaszczyźnie znaczeniowej, to uwzględnia się dostrzegane przez właściwych odbiorców znaczenie (jedno lub wiele) przeciwstawionych znaków.

W praktyce zwykle należy stosować wszystkie trzy metody porównywania badanych oznaczeń^[103]. Jednak rodzaj oznaczenia może spowodować brak możliwości badania na trzech płaszczyznach (np. znaki wyłącznie graficzne, co do zasady, nie podlegają badaniu w płaszczyźnie fonetycznej^[104]). Ponadto, znaczenie podobieństwa (lub braku podobieństwa) na konkretnej płaszczyźnie może różnić się w zależności od rodzaju oznaczanych towarów^[105].

Do potwierdzenia kolizji znaków towarowych może wystarczać ich podobieństwo tylko w jednej z trzech płaszczyzn^[106]. Z drugiej strony, różnica pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach i w konsekwencji - doprowadzić do wyłączenia całościowego podobieństwa oznaczeń (zasada znoszenia podobieństwa). W szczególności różnice znaczeniowe (koncepcyjne) pomiędzy dwoma znakami mogą neutralizować podobieństwo wizualne i fonetyczne. Do wystąpienia tego skutku jest jednak wymagane, aby co najmniej jedno z przeciwstawnych oznaczeń zawierało „(…) jasne i określone znaczenie, tak aby odbiorcy byli w stanie je przyjąć w sposób natychmiastowy”^[107].

Ocena podobieństwa oznaczeń przeprowadzona w wyżej wskazanych trzech płaszczyznach powinna być całościowa (całościowe wrażenie wywierane przez obydwa oznaczenia), co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich

-156-

składników porównywanych oznaczeń^[108]. Od tego badania oznaczeń należy odróżnić badanie wszystkich okoliczności konkretnego stanu faktycznego w celu ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd). W toku tego ostatniego badania (finalnego badania) uwzględnia się stopień podobieństwa oznaczenia zawartego w późniejszym znaku do oznaczenia we wcześniejszym znaku. Podczas tego badania bierze się także pod uwagę rozpoznawalność znaku towarowego w obrocie oraz inne czynniki istotne dla powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Historycznie, we wcześniejszej praktyce państw dzisiejszej Unii Europejskiej można było wyróżnić dwie metody porównywania oznaczeń-analityczną i syntetyczną. Pierwsza polega na analizie i porównywaniu poszczególnych składników obydwu oznaczeń. Druga sprowadza się do odwołania się do ogólnego wrażenia, jakie wywołują obydwa oznaczenia w przeciętnym nabywcy towarów pod tym znakiem. Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się za metodą syntetyczną, wskazując na potrzebę całościowej oceny znaku towarowego. Jednakże uwzględnił, jak się wydaje, także zasady oceny analitycznej, ponieważ podkreślił szczególne znaczenie, przy całościowej ocenie, dominujących i odróżniających elementów znaku towarowego^[109]. Tym samym, potwierdził, że jest dopuszczalna analiza przeciwstawionych znaków (w celu ustalenia elementów, określających całościowe wrażenie znaków w percepcji przeciętnego odbiorcy)^[110].

Stanowisko Trybunału nakazuje odróżnić badanie znaków towarowych jednoelementowych i wieloelementowych^[111]. Znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez nabywcę towaru. Dlatego w toku badania tych znaków nie ma potrzeby wyróżniania elementów dominujących i odróżniających. W odróżnieniu od jednoelementowych znaków towarowych, znaki wieloelementowe^[112] (zwłaszcza znaki kombinowane^[113]) składają się z wielu składników, które mogą, w zróżnicowanym stopniu w obrocie oddziaływać na odbiorcę. Całościowe oddziaływanie takiego znaku jest przede wszystkim rezultatem oddziaływania składnika (składników) tego znaku, mających charakter odróżniający i dominujący^[114]. Stąd przy badaniu podobieństwa znaków wieloelementowych ważne jest ustalenie, czy zbieżny element w obydwu oznaczeniach, jako odróżniający i dominujący, określa całościowe wrażenie

-157-

wywierane na potencjalnego nabywcę oznaczanych towarów^[115].

Odwołanie się w toku całościowej oceny podobieństwa znaków do charakteru dominującego i odróżniającego składnika (składników) w znakach wieloelementowych jest podstawowym kryterium badania tego podobieństwa. Znaczenie ma również inna metoda, polegająca na badaniu pozycji składnika odróżniającego we wcześniejszym znaku towarowym. Chodzi o ustalenie, czy element wcześniejszego znaku towarowego w późniejszym znaku towarowym, pomimo że nie ma charakteru dominującego, zachował w tym znaku niezależną pozycję nadającą znakowi towarowemu jako całości charakter odróżniający. W przypadku takiej samodzielnej pozycji nie jest wykluczone podobieństwo obydwu oznaczeń, które może prowadzić do powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. Do potwierdzenia kolizji przeciwstawionych znaków nie jest zatem konieczne, aby całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie późniejsze (znak zgłoszony do rejestracji) było zdominowane przez ten jego składnik, który stanowi jednocześnie wcześniejszy znak towarowy^[116].

Przeciętny odbiorca łatwiej niż różnice dostrzega wspólne cechy w przeciwstawionych znakach towarowych. Ustalenie cech wspólnych znaków towarowych nie może prowadzić do akcentowania składników znaku towarowego pozbawionych możliwości realizowania przez ten znak funkcji oznaczenia pochodzenia. Całościowe wrażenie zakłada bowiem, że wrażenie, które wywiera znak towarowy na przeciętnym odbiorcy towarów (usług) zbywanych pod tym znakiem, umożliwia identyfikację towarów (usług) na podstawie kryterium ich pochodzenia. Dlatego należy uznać zasadę, że składniki (elementy) znaków - pozbawione zdolności odróżniającej względem oznaczanych towarów - nie mogą decydować o kolizji znaków towarowych^[117]. Innymi słowy, konieczną przesłanką potwierdzenia kolizji znaków jest to, aby identyczny lub podobny wspólny element (lub elementy) był wyposażony w zdolność odróżniającą względem oznaczanych towarów (usług)^[118].

Przy badaniu podobieństwa oznaczeń bierze się pod uwagę rodzaj badanych towarów (usług) oraz warunki towarzyszące ich sprzedaży^[119]. W szczególności na ocenę oznaczeń silny wpływ ma rodzaj oznaczanych towarów. Specjaliści, w odniesieniu do konkretnej kategorii towarów, szczególnie absorbujących uwagę (np. towary o specjalistycznym przeznaczeniu technicznym), mogą odróżniać również takie przeciwstawione oznaczenia, które dla wielu osób wykazują jedynie niewielkie różnice. Wiele produktów farmaceutycznych, ponieważ w szczególny sposób dotyczy zdrowia konsumentów, absorbuje szczególną uwagę. Z tego powodu odbiorcy zwykle łatwiej odróżniają oznaczenia farmaceutyków, niż ma to miejsce w przypadku innych towarów^[120].

Przy ustalaniu istnienia podobieństwa oznaczeń nie bierze się natomiast pod uwagę stopnia podobieństwa towarów oraz stopnia rozpoznawalności znaku towarowego. Granicą ochrony znaku towarowego przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd jest bowiem brak podobieństwa oznaczeń. Dlatego nie ma znaczenia rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego w razie braku podobieństwa znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem do wcześniejszego znaku towarowego^[121]. Badanie

-158-

faktu istnienia podobieństwa oznaczeń ma charakter autonomiczny w stosunku do pozostałych elementów niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. W tej fazie badania kolizji znaków towarowych nie obowiązuje zasada, że im bardziej znany wcześniejszy znak towarowy, tym łatwiej przyjąć podobieństwo obydwu znaków.

Ocena podobieństwa może dotyczyć przeciwstawionych znaków różnych rodzajów. Na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem największe znaczenie ma ocena podobieństwa znaku słownego ze znakiem słownym oraz przeciwstawionych znaków kombinowanych, z których przynajmniej jeden obejmuje element słowny. Tego typu sytuacje powstają bowiem najczęściej w praktyce. Inne sytuacje (np. znak graficzny versus znak graficzny) zdarzają się o wiele rzadziej.

B. Ocena podobieństwa znaków słownych

Według orzecznictwa wspólnotowego, znaki słowne stanowią znaki składające się wyłącznie z liter, słów lub związków słów pisanych typową czcionką, bez szczególnego elementu graficznego^[122]. Tak szeroka definicja obejmuje różne postaci znaków słownych, w szczególności: nazwy fantazyjne (bez określonego znaczenia), imiona, nazwiska (w tym historyczne), nazwy geograficzne, litery i ich zestawienia, cyfry i ich zestawienia oraz slogany reklamowe. W zależności od przypadku, ocena kolizji może dotyczyć znaków słownych tego samego typu (np. dwie nazwy fantazyjne) albo różnych typów (np. nazwa fantazyjna i imię).

Prawo ochronne na słowny znak towarowy, ze względu na szczególną podatność słowa - w porównaniu z grafiką i formą - na „zatrzymanie” w percepcji przeciętnego odbiorcy^[123], stwarza szerokie możliwości kwestionowania używania (lub zgłoszenia do rejestracji) znaków osób trzecich. W szczególności często pozwala na potwierdzenie podobieństwa znaku wcześniejszego ze znakiem późniejszym o tym samym (lub zbliżonym) elemencie słownym, pomimo innego charakteru czcionki^[124] i grafiki zastosowanej w znaku późniejszym. Ochrona jest tym szersza, im bardziej fantazyjny jest znak słowny względem oznaczanych towarów (usług)^[125].

W toku oceny podobieństwa znaków słownych ważne znaczenie mają wypracowane w orzecznictwie reguły kolizyjne. Ich znajomość ułatwia rekonstrukcję poglądu przeciętnego odbiorcy, sprzyjając prawidłowej ocenie podobieństwa znaków (i w konsekwencji niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd) w danym stanie faktycznym.

Podstawowe znaczenie ma zasada, że przejęcie w znaku późniejszym wcześniejszego znaku słownego - z dodaniem innego słowa - stanowi wskazówkę co do podobieństwa znaków^[126]. Ta zasada, wyrażona w wyroku Trybunału w sprawie Medion^[127], nie jest jednak równoznaczna z nakazem potwierdzenia kolizji znaków słownych w każdym przypadku powtórzenia znaku wcześniejszego w znaku późniejszym. Przykładowo potwierdzenie kolizji, co do zasady, nie będzie uzasadnione w przypadku, gdy elementy ”dodane” w znaku późniejszym zdecydowanie przeważają^[128].

Zgodnie z kolejną zasadą, początkowa część znaków ma szczególne znaczenie dla oceny ich podobieństwa. Takie położenie jest bowiem najbardziej widoczne w znaku i dlatego może przyciągać uwagę konsumenta w większym stopniu niż pozostała część znaku^[129]. W konsekwencji, zbieżny początek znaków słownych niejednokrotnie stanowi silny argument za potwierdzeniem ich kolizji (np. znaki „FOCUS Radio” i „FOCUS MILENIUM”^[130], „SPA” i „SPA THERAPY”^[131]), natomiast ich różny początek przeciwko uznaniu kolizji (np. znaki „COLDPLAY”

-159-

i „COPYPLAY”^[132], „IMOLAX” i „IDROLAX”^[133]). Zasada szczególnego znaczenia początku znaku nie może jednak być stosowana mechanicznie. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy taki sam (lub różny początek) znaków słownych, z punktu widzenia oceny ich podobieństwa, nie ma istotnego znaczenia. Przykładowo, chodzi o przypadki, gdy początkowy element znaku słownego jest elementem o słabej zdolności odróżniającej (dlatego nie potwierdzono kolizji znaków „CHUFAFIT” i „CHUFI”^[134]), oraz o przypadki, gdy przeciwstawione znaki mają zupełnie odmienne znaczenie (ta odmienność stanowiła istotny argument za wykluczeniem kolizji znaków „MAGNUM” i „MAGNAT”^[135]).

Zgodnie z kolejną zasadą, w toku oceny podobieństwa znaków słownych należy uwzględniać długość wyrazów. Przy znakach krótkich do wykluczenia ich kolizji zwykle wystarczają o wiele mniejsze różnice aniżeli w przypadku znaków dłuższych. Przykładowo, pomimo różnicy w zakresie dwóch liter, potwierdzono kolizję pomiędzy znakami „ARMAFOAM” i „NOMAFOAM”^[136], natomiast przy różnicy w zakresie jednej litery, zaprzeczono kolizji znaków „OVT i OVG”^[137]. Nie istnieje jednak bezwzględna zasada umożliwiająca negację kolizji znaków słownych określonej długości, przy wystąpieniu określonej liczby różnych liter. Prawidłowość oceny warunkują bowiem zawsze okoliczności danego stanu faktycznego^[138]. Przykładowo, różnica pomiędzy trzyliterowymi znakami dotycząca jednej litery może być niewystarczająca do wyłączenia podobieństwa, zwłaszcza w sytuacji podobnej wymowy różniących się liter^[139]. W krańcowych wypadkach nawet rozbieżność wszystkich liter nie wyłączy podobieństwa oznaczeń (w razie np. zbieżności fonetycznej)^[140].

Inwersja elementów w późniejszym znaku słownym^[141] może wyłączyć kolizję, gdy zmieniony znak późniejszy wywiera, z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, wyraźnie odmienne wrażenie od znaku wcześniejszego. W innej sytuacji kolizję znaków należy potwierdzić. Zgodnie z powyższą zasadą, uznano m.in. kolizję znaków obejmujących elementy „TELEAUDIO” i „AUDIOTELE”^[142], jak również znaków z elementami „InvestHedge” i „HedgeInvest”^[143].

Okoliczność, że jeden ze znaków słownych stanowi synonim drugiego, stanowi istotny argument za potwierdzeniem ich podobieństwa. Podobnie jest w przypadkach, gdy znak silnie nawiązuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, nawet w braku tożsamości znaczenia obydwu znaków (np. silną zbieżność znaczeniową trafnie potraktowano jako istotny argument m.in. za uznaniem podobieństwa znaków słownych „LINDENER” i „LINDEBOOM”^[144], oraz „KRET” i „KRECIK”^[145]). Także

-160-

przeciwieństwo znaczeniowe znaków słownych (antonimy) jest istotne dla potwierdzenia ich podobieństwa^[146].

Stwierdzenie kolizji znaków, z których jeden stanowi odpowiednik znaczeniowy drugiego w innym języku (translacja znaków) jest przede wszystkim uzależnione od potwierdzenia, że przeciętny odbiorca zdaje sobie sprawę, iż oba słowa są tłumaczeniami i oznaczają to samo (niezbędna jest zatem dostateczna znajomość obu języków lub słów wśród odbiorców)^[147]. Z unijnego orzecznictwa, zdaje się jednak wynikać kolejny warunek uznania kolizji takich znaków słownych: powinny one prezentować, obok wspólnego zrozumiałego znaczenia, podobieństwo w warstwie wizualnej lub fonetycznej^[148].

W przypadku znaków obejmujących imiona i nazwiska, nazwisko najczęściej ma większe znaczenie niż imię. Te same imiona mogą bowiem należeć do bardzo dużej liczby osób, które nie mają ze sobą nic wspólnego, podczas gdy obecność w przeciwstawionych znakach tego samego nazwiska może oznaczać istnienie jakiegoś związku pomiędzy podmiotami. Dlatego, chociaż percepcja imion i nazwisk może się różnić w zależności od percepcji właściwego w sprawie konsumenta, co do zasady, nazwisko ma większą zdolność odróżniającą względem oznaczanych towarów (usług)^[149]. Właśnie z uwagi na zbieżność nazwisk potwierdzono kolizję znaków słownych „BARBARA BECKER” i „BORIS BECKER”^[150] czy znaków „ANTONIO FUSCO” i „ENZO FUSCO”^[151]. Odmienny skutek często powodują różne nazwiska w znakach. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy odmienne nazwiska w przeciwstawionych znakach (lub użycie nazwiska tylko w jednym znaku) nie uzasadniają wyłączenia podobieństwa. Przykładowo, taka ocena wchodzi w rachubę, gdy przeciętny konsument nie jest w stanie określić, które słowo w znaku stanowi imię, a które nazwisko^[152]. Analogiczna ocena wchodzi w rachubę w przypadku, gdy różne są imiona w znakach, a wspólne nazwisko jest bardzo rozpowszechnione na właściwym rynku.

C. Ocena podobieństwa znaków kombinowanych z elementem słownym

Głównym wyróżnikiem w praktyce oznaczanych towarów lub usług jest, co do zasady, słowo (a nie grafika czy forma towaru). Właśnie na podstawie elementu słownego, odbiorcy zazwyczaj zapamiętują znak towarowy i oznaczany towar (usługę)^[153]. Dlatego znaczną popularność na rynku uzyskały te znaki towarowe, które zawierają element słowny (słowno-graficzne i słowno-graficzno-przestrzenne).

W stwierdzeniu kolizji kombinowanych znaków towarowych, z których co najmniej jeden zawiera element słowny, ważną rolę pełni zasada dominującego znaczenia elementów słownych. Ta zasada, wielokrotnie potwierdzona w orzecznictwie polskim^[154] i unijnym^[155], oznacza, że zbieżność (podobieństwo) elementów słownych znaków

-161-

kombinowanych stanowi silną wskazówkę za potwierdzeniem kolizji znaków. Brak takiej zbieżności (także z powodu występowania elementu słownego tylko w jednym znaku kombinowanym) przemawia za zaprzeczeniem kolizji. Stosując się do tej zasady, kluczowe znaczenie przypisano podobieństwu elementów słownych i przyjęto kolizję znaków kombinowanych obejmujących wyrazy „HORTEX” i „HORTINO”^[156], znaków kombinowanych obejmujących wyrazy „MODELO” i „NEGRA MODELO”^[157], znaku słownego „ATLAS VETURE” z kombinowanym znakiem obejmującym wyrazy „ATLAS ESPAŃA”^[158]. Podobnie, ze względu na elementy słowne, wykluczono niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd w przypadku przeciwstawionych znaków kombinowanych obejmujących tę samą formę siedzącego zajączka czekoladowego w złotym kolorze, ale z różnymi elementami słownymi (odpowiednio, „LINDT GOLDHASE” i „TERRAVITA”^[159]), znaków kombinowanych (opakowań), obejmujących niebieski kolor tła, wizerunek kucharza i wizerunek motywu warzyw, jednak różniących się oznaczeniami słownymi (odpowiednio „PRYMAT i KUCHAREK” oraz „PODRAVKA i VEGETA”^[160]) czy znaku graficznego przedstawiającego element spirali ze znakiem kombinowanym obejmującym element spirali i wyraz „ALMIRALL”^[161].

Zasada dominującego znaczenia elementów słownych w znakach kombinowanych znajduje pełne zastosowanie zwłaszcza wtedy, gdy elementy graficzne i przestrzenne mają słabszą zdolność odróżniającą wobec oznaczanych towarów albo są całkowicie tej zdolności pozbawione (np. ze względu na typowy charakter kształtu^[162]). Zasada ta jednak nie może być rozumiana jako bezwzględny nakaz (w razie podobieństwa elementów słownych) potwierdzenia kolizji znaków kombinowanych i zaprzeczenia kolizji, w razie odmienności tych elementów. Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy elementy słowne nie mają decydującego znaczenia, natomiast ważniejsze znaczenie mają elementy graficzne lub przestrzenne. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy słowne elementy znaku towarowego mają bardzo słabą zdolność odróżniającą (lub brak zdolności odróżniającej) w stosunku do oznaczanych towarów (usług). Przykładowo, pomimo powtórzenia w znakach kombinowanych pojedynczej litery nie powstaje kolizja, o ile przeciwstawione znaki są jednocześnie istotnie odmienne w warstwie graficznej^[163]. Podobnie, słowny element opisowy (lub quasi-opisowy) w znaku kombinowanym nie zapobiega kolizji tego znaku z innym znakiem, jeśli przeciwstawione znaki cechuje zauważalne podobieństwo w zakresie odróżniającego elementu graficznego. Dlatego, przykładowo, potwierdzono kolizję znaków słowno-graficznych (etykiet) dla oliwy z oliwek, w sytuacji istotnej zbieżności elementów graficznych (przedstawienie kobiety w sadzie na czerwonym tle), przy jednoczesnej obecności „słabego” elementu w znaku późniejszym (wyraz „La Espańola”)^[164]. Z tego też powodu podkreślono silne podobieństwo przeciwstawionych znaków w sytuacji, gdy znak wcześniejszy obejmował rysunek kangura, natomiast znak późniejszy - rysunek kangura i element słowny „PAKKE-TRANS”)^[165].

Niezależnie od powyższego, elementy słowne nie powinny raczej decydować o kierunku oceny kolizji znaków kombinowanych, jeśli te elementy są jednoznacznie podporządkowane elementowi graficznemu. Dotyczy do zwłaszcza sytuacji, gdy element słowny „podkreśla” element graficzny w płaszczyźnie znaczeniowej (np. potwierdzono podobieństwo znaku przedstawiającego pelikana i przeciwstawionego znaku obejmującego grafikę pelikana łącznie z wyrazem „PELIKAN”)^[166] lub wizualnie akcentuje element graficzny (np. trafnie uznano podobieństwo przeciwstawionych znaków słowno-graficznych obejmujących grafikę gracza w polo, gdzie element słowny znaku późniejszego „otaczał” tę grafikę)^[167].

-162-

W toku oceny podobieństwa znaków kombinowanych istotne znaczenie może mieć zasada użycia firmy. Ta zasada, wyrażona w orzecznictwie polskim^[168] i wspólnotowym^[169], niejednokrotnie ułatwia wykluczenie kolizji kombinowanych znaków - zwłaszcza w sytuacji, gdy różne przeciwstawione oznaczenia obydwu przedsiębiorców (firmy) stanowią oznaczania renomowane, a przeciwstawione znaki cechuje graficzne przedstawienie typowych motywów. Nie może być jednak rozumiana jako bezwzględna akceptacja praktyki dopuszczalności „przejmowania” fantazyjnych elementów znaku wcześniejszego, w razie lokalizacji w znaku późniejszym dodatkowo oznaczenia firmy, które różni się od firmy w znaku wcześniejszym (ewentualnie gdy tylko w znaku późniejszym występuje firma). Kluczowe znaczenie ma całościowa ocena obydwu oznaczeń, przy uwzględnieniu dominującego znaczenia elementów słownych i oznaczeń firmowych.

W toku oceny podobieństwa znaków kombinowanych, z których co najmniej jeden obejmuje element słowny, dodatkowo są stosowane te same reguły kolizyjne, co przy znakach słownych. Przykładowo, szczególne znaczenie początku znaku zostało uwzględnione przy potwierdzeniu kolizji znaku słowno-graficznego „MEZZOPANE” ze znakami słownymi „MEZZO” i „MEZZOMIX”^[170], krótki charakter słów przy wyłączeniu kolizji znaków słowno-graficznych z elementami „PTR” i „RPT”^[171], natomiast silniejsze znaczenie nazwiska w zestawieniu z imieniem - przy potwierdzeniu kolizji słowno-graficznego znaku z wyrazami „Julián Murúa Entrena” i słownego znaku „MURÚA”^[172].

D. Ocena podobieństwa znaków w pozostałych przypadkach

Na tle ogólnej liczby orzeczeń dotyczących oceny kolizji dwóch znaków słownych (lub znaków kombinowanych, z których co najmniej jeden zawiera element słowny) inne kolizje znaków zdarzają się sporadycznie. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim skutkiem mniejszego zainteresowania przedsiębiorców ochroną znaków towarowych bez elementu słownego. Ponadto przedsiębiorcy - blokując zgłoszenia do rejestracji lub używanie takich znaków (np. wyłącznie graficznych) - często przeciwstawiają wcześniejszy znak z elementem słownym, nawet jeżeli równocześnie legitymują się innym wcześniejszym znakiem bez elementu słownego.

Spory odnośnie do dwóch znaków towarowych bez elementu słownego zazwyczaj dotyczą przeciwstawionych znaków wyłącznie graficznych oraz (chociaż znaczenie rzadziej) przeciwstawionych znaków wyłącznie przestrzennych (trójwymiarowych).

Dla potwierdzenia kolizji znaków wyłącznie graficznych jest wymagane ich silne podobieństwo wizualne. Nie wystarcza natomiast sama zbieżność pojęciowa. Dlatego, w razie „odwołania się” przeciwstawionych znaków do tego samego motywu (np. przedmiotu czy zwierzęcia), potwierdzenie kolizji jest możliwe o tyle, o ile podobieństwa wizualne istotnie przeważają nad różnicami (np. potwierdzono kolizję znaków graficznych nawiązujących do motywu łuku)^[173]. W przypadku większych różnic wizualnych zbieżność wspólnego motywu będzie zwykle bez znaczenia, co spowoduje rejestrację późniejszego znaku^[174]. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy wspólny motyw w znakach cechuje słaba zdolność odróżniająca względem oznaczanych towarów lub usług (np. taki charakter ma motyw podeszwy buta względem butów). Z drugiej strony, silna „wewnętrzna” zdolność odróżniająca wspólnego

-163-

motywu (np. motyw niedźwiedzia polarnego względem słodyczy na gorąco)^[175] może stanowić ważny argument za wyłączeniem późniejszego znaku z rejestracji.

Kolizja znaków wyłącznie przestrzennych nie może zostać potwierdzona tylko na tej podstawie, że obejmują one formę tego samego przedmiotu (np. butelki)^[176]. Ponadto, w wielu przypadkach, liczba dostępnych form jest ograniczona. Pewne cechy form są bowiem zdeterminowane względami funkcjonalnymi, technicznymi i ekonomicznymi procesu produkcji. Dlatego, badając kolizję znaków przestrzennych, nie można w sposób nieracjonalny stosować wymogu dostatecznego „odstępu” pomiędzy znakami^[177]. W konsekwencji, bardzo często już stosunkowo niewielkie wizualnie różnice pomiędzy znakami przestrzennymi umożliwiają rejestrację znaku późniejszego. Zwłaszcza, jak to ma miejsce zazwyczaj, w razie niewielkiej zdolności odróżniającej form względem oznaczanych towarów (usług)^[178].

3. Rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem nie wymienia literalnie rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego. Również art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 nie określa expressis verbis tego czynnika oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Jednakże preambuła dyrektywy 2008/95, w akapicie 11^[179], wskazuje na rozpoznawalność znaku towarowego jako jeden z elementów tej oceny^[180]. Na rozpoznawalność wskazuje również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Stąd należy, przy stosowaniu art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem, uwzględniać także rozpoznawalność znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem^[181].

Dla zidentyfikowania pojęcia rozpoznawalności znaku towarowego kluczowe znaczenie ma stanowisko Trybunału z wyroku sprawie Lloyd^[182]. W tym wyroku Trybunał, obszernie odwołując się do swojego wcześniejszego stanowiska w sprawie Chiemsee^[183], stwierdził, że: „Oceniając zdolność odróżniającą znaku towarowego^[184], w tym również, czy jest ona szczególnie wysoka, sąd krajowy powinien dokonać całościowej oceny mniejszej lub większej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących od określonego przedsiębiorstwa i odróżniania ich w ten sposób od towarów i usług pochodzących od innych przedsiębiorstw (…). Dokonując tej oceny, należy w szczególności wziąć pod uwagę: wewnętrzne cechy znaku towarowego, włączając w to fakt posiadania lub nie elementu opisowego dla towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany; udział znaku w rynku; zakres czasowy i geograficzny oraz intensywność używania znaku towarowego; poczynione nakłady na promocję znaku; odsetek relewantnej grupy odbiorców, którzy ze względu na znak towarowy rozpoznają towary lub usługi jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa; oraz deklaracje izb handlu i przemysłu lub innych związków przedsiębiorstw (…)”. Według Trybunału określenie rozpoznawalności znaku towarowego wymaga zatem zbadania, czy i w jakim zakresie znak towarowy umożliwia, poprzez wskazanie na pochodzenie towarów (usług), odróżnienia

-164-

towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innych przedsiębiorstw. W tym kontekście Trybunał odróżnia dwa rodzaje właściwości znaku umożliwiające odróżnianie towarów (usług), na podstawie kryterium ich pochodzenia, z jednego i tego samego przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw. Po pierwsze, zespół cech wynikających ze struktury oznaczenia odnoszonego do konkretnego towaru. Ta właściwość oznacza w gruncie rzeczy pierwotną zdolność odróżniania. Jej istota sprowadza się do oceny z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, zdolności oznaczenia do realizowania funkcji właściwej znakowi ze względu na konkretny towar. Po drugie, właściwość wynikająca z faktu znajomości znaku towarowego wśród odbiorców towarów jako środka identyfikacji pochodzenia towaru na rynku. Jest ona wynikiem przede wszystkim obecności towaru pod tym znakiem na rynku. Ta obecność towaru, włącznie z jego reklamą, może niekiedy spowodować przezwyciężenie braku pierwotnej i powstanie wtórnej zdolności odróżniania, a następnie rozszerzenie kręgu osób identyfikujących pochodzenie towaru na podstawie znaku towarowego. W odniesieniu do tego rodzaju właściwości znaczenie ma zakres oddziaływania znaku towarowego na rynku. Znajomość znaku towarowego (jego upowszechnienie) wśród rzeczywistych lub potencjalnych nabywców określonych towarów (usług) jest podstawowym kryterium określenia rozpoznawalności znaku. O znajomości znaku towarowego na rynku świadczy przede wszystkim udział towarów pod tym znakiem w określonych segmentach rynku, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku oraz nakłady na reklamę i promocję. Przy ocenie rozpoznawalności znaku towarowego należy także uwzględniać wewnętrzne cechy znaku towarowego, włączając w to fakt posiadania lub nieposiadania elementu opisowego dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Wskazane dwa rodzaje właściwości składają się na rozpoznawalność znaku towarowego.

Stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego^[185] powinien być uwzględniany przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Jest to element wyznaczania zakresu ochrony prawa ochronnego na znak towarowy. Według utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego^[186]. Należy zatem przyjąć niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, nawet przy niewielkim stopniu podobieństwa pomiędzy towarami (usługami), jeżeli jest duże podobieństwo znaków i duży stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd może powstać także w sytuacji, gdy pomimo niewielkiego podobieństwa przeciwstawionych znaków, obok dużego stopnia podobieństwa towarów (usług), występuje podwyższona rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego^[187].

W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego ma, z punktu widzenia oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd, mniejsze znaczenie niż podobieństwo przeciwstawionych znaków i oznaczanych towarów (usług)^[188]. To stanowisko sądów jest oceniane w piśmiennictwie jako wyraz statycznej ochrony praw ochronnych na znaki towarowe przed wskazanym niebezpieczeństwem. W myśl tej oceny potwierdzenie dostatecznego stopnia podobieństwa przeciwstawionych znaków i oznaczanych towarów (usług) jest w praktyce wymienionych sądów zasadniczo równoznaczne z potwierdzeniem kolizji znaków towarowych^[189]. Wydaje się jednak, że ta praktyka nie dezawuuje całkowicie rozpoznawalności znaku towarowego. W szczególności, właśnie to rozpoznawalność niejednokrotnie przesądza o niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd w razie słabszego stopnia podobieństwa znaków i stopnia podobieństwa towarów (usług)^[190].

-165-

Ma ona jednak mniejsze znaczenie niż kryteria podobieństwa towarów i oznaczeń, a większe znaczenie niż inne kryteria, których dotyczą poniższe uwagi.

4. Inne kryteria

Wyżej scharakteryzowane elementy niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (podobieństwo towarów, podobieństwo znaków i rozpoznawalność znaku wcześniejszego) mają charakter podstawowy. W toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd znaczenie mogą mieć również inne czynniki (czynniki dodatkowe). Chodzi w szczególności o fakt współistnienia w tych samych obszarach takich samych lub podobnych znaków towarowych, przynależność znaku wcześniejszego do serii znaków, dowody na rzeczywiste pomyłki ze względu na podobieństwo znaków nabywców towarów (usług), wcześniejsze orzeczenia dotyczące tych samych lub podobnych znaków towarowych.

W świetle stanowiska Trybunału^[191], argument co do pokojowej koegzystencji (współistnienia) na rynku obydwu znaków towarowych może uzasadniać brak niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem. Skuteczność tego argumentu zależy przede wszystkim od wykazania używania obydwu znaków towarowych w obrocie. Nie wystarczy zatem odwołanie się do sytuacji w rejestrze znaków towarowych^[192]. Ta zasada dotyczy zwłaszcza polskiego systemu prawnego, w którym UP przeprowadza z urzędu badanie zgłoszonego znaku pod kątem względnych przeszkód rejestracji^[193]. Ponadto należy mieć na uwadze, że możliwe są różne przyczyny koegzystencji znaków na rynku. Z tego powodu, argument koegzystencji znaków, przy ocenie kolizji znaków, należy traktować z dużą ostrożnością^[194].

Inne znaczenie ma odwołanie się do przynależności znaku wcześniejszego do serii (rodziny znaków). Fakt tej przynależności niejednokrotnie stanowi silny dowód na rzecz potwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd. Według Sądu Pierwszej Instancji, kwalifikacja rodziny znaków wcześniejszych wchodzi w rachubę „(…) w szczególności, jeśli w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający z dodatkiem elementu graficznego lub słownego, który pozwala na ich odróżnienie, lub też jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka występującego w znaku pierwotnym - okoliczność ta stanowi czynnik mający istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takich przypadkach prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z możliwości skojarzenia znaku zgłoszonego z należącymi do danej serii znakami wcześniejszymi, jeśli występują między nimi podobieństwa mogące doprowadzić konsumenta do przekonania, że znak zgłoszony należy do tej samej serii, i - co za tym idzie - że oznaczane nim towary mają to samo pochodzenie, co towary oznaczane znakami wcześniejszymi, lub pochodzenie zbliżone. Tego rodzaju prawdopodobieństwo skojarzenia znaku zgłoszonego z wcześniejszymi seryjnymi znakami towarowymi, mogące spowodować niejasność co do pochodzenia handlowego towarów oznaczanych będącymi w konflikcie oznaczeniami może występować również wtedy, gdy (…) na podstawie porównania znaku zgłoszonego z każdym ze znaków wcześniejszych z osobna nie da się stwierdzić istnienia bezpośredniego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takim wypadku prawdopodobieństwo, że konsument pomyli się co do pochodzenia handlowego odpowiednich towarów lub usług nie wynika z faktu, że może on pomylić zgłoszony znak towarowy z jednym czy drugim wcześniejszym seryjnym znakiem towarowym, lecz z możliwości uznania przez niego, że znak zgłoszony również do tej serii należy”. Jednocześnie, w świetle stanowiska Sądu Pierwszej Instancji, seria (rodzina) znaków wcześniejszych występuje tylko wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki: „Po pierwsze, podmiot, któremu przysługują prawa z tytułu wcześniejszych serii rejestracji, musi przedstawić dowód używania wszystkich znaków należących do serii lub przynajmniej pewnej liczby znaków, które mogą tworzyć «serię» z uwagi na to, że aby ryzyko pomylenia się odbiorców co do przynależności zgłoszonego znaku towarowego do serii mogło powstać, konieczna jest obecność na rynku znaków wcześniejszych należących do serii. (…) Po drugie, zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii. Może tak nie być w sytuacjach, w których na przykład wspólny element należących do serii znaków wcześniejszych umiejscowiony jest w zgłoszonym znaku towarowym inaczej niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii, lub też gdy ma on inną

-166-

zawartość semantyczną”^[195]. Znaczenie rodziny znaków dostrzega również Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, wyraźnie akcentując - dla potwierdzenia istnienia rodziny (serii) znaków wcześniejszych - wymóg konkretnej zdolności odróżniającej wspólnego elementu w znakach, tak, aby ten element był postrzegany jako główny „identyfikator” linii produktów^[196].

Dla potwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd mogą mieć znaczenie również rzeczywiste pomyłki odbiorców. Przesłanką ochrony jest wprawdzie niebezpieczeństwo (możliwość, prawdopodobieństwo) wprowadzenia w błąd, a nie wprowadzenie w błąd (jako stan istniejący). Jednak dowody na okoliczność rzeczywistych pomyłek mogą jednoznacznie potwierdzać to niebezpieczeństwo. Znaczenie tych dowodów, w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego, pozostaje w zależności od wielkości obrotu towarów pod znakami. Jeżeli ten obrót jest bardzo duży, a rzeczywiste pomyłki są nieliczne, to taki dowód nie powinien mieć istotnego znaczenia^[197].

Wcześniejsze decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (w tym Izb Odwoławczych) nie mają wiążącego prawnie charakteru dla Urzędu Patentowego. Jednakże sentencja decyzji i uzasadnienie może mieć pośrednie znaczenie dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. W szczególności może dostarczać istotnych w sprawie wskazówek interpretacyjnych^[198]. To samo odpowiednio dotyczy wyroków zagranicznych sądów.

III. Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd powinna mieć charakter całościowy przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego^[199]. Podstawowe znaczenie mają następujące czynniki: stopień podobieństwa towarów (usług), stopień podobieństwa oznaczeń oraz stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego. Te czynniki powinny być uwzględniane przy każdej ocenie przedmiotowej kolizji znaków towarowych. Dodatkowo, jeżeli pozwalają na to okoliczności konkretnego stanu faktycznego, należy uwzględnić możliwą kwalifikację znaku seryjnego (rodzinę znaków wcześniejszych), obecność na tym samym terytorium podobnych znaków towarowych, rzeczywiste pomyłki nabywców towarów oraz wcześniejsze orzeczenia organów właściwych w sprawach znaków towarowych (w tym orzecznictwo Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem nie określa relacji pomiędzy wymienionymi elementami niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Dlatego w toku jego stosowania należy odwołać się do akapitu 11 preambuły dyrektywy 2008/95, który przewiduje, że ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd „zależy od wielu czynników, w szczególności od rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem zarejestrowanym lub używanym oraz podobieństwo między znakiem towarowym a oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami”.

Należy odróżnić dwie możliwe płaszczyzny oceny oddziaływania wymienionych elementów: relację horyzontalną oraz relację wertykalną. W pierwszym przypadku chodzi o kwestię wzajemnej zależności następujacych^[200] elementów konstytuujących niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd: stopień podobieństwa towarów, stopień podobieństwa oznaczeń oraz stopień rozpoznawalności na rynku wcześniejszego znaku towarowego. Nie istnieje wzajemna zależność podobieństwa towarów i oznaczeń (zależność w płaszczyźnie horyzontalnej). Stopień podobieństwa towarów, nie ma bowiem znaczenia przy ocenie istnienia podobieństwa oznaczeń i odwrotnie. Jak już wyżej wskazano, nawet identyczność towarów oraz wysoka rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego nie może przełamać - na tle art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 i art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem - braku podobieństwa oznaczeń. I odwrotnie, nawet identyczność oznaczeń i wysoka rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego nie może przełamać braku podobieństwa towarów.

W przypadku stosunku wertykalnego chodzi o relacje, z jednej strony pomiędzy stopniem podobieństwa towarów,

-167-

stopniem podobieństwa oznaczeń oraz stopniem rozpoznawalności znaku towarowego, a z drugiej strony niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd. Im większe podobieństwo oznaczeń, im większe podobieństwo towarów i im większy stopień rozpoznawalności znaku towarowego, tym łatwiej przyjąć niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. Niższy stopień podobieństwa towarów może być skompensowany, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, wyższym stopniem podobieństwa oznaczeń i odwrotnie (zasada współzależności). Powinno się także uwzględnić stopień rozpoznawalności znaku towarowego.

IV. Przeciętny odbiorca

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem uzależnia wyłączenie od rejestracji znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem, po spełnieniu innych przesłanek, od powstania ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast przepis art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 odnosi, w oficjalnej wersji w języku polskim, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd do opinii publicznej^[201]. Zakres znaczeniowy tych określeń w powołanych przepisach, pomimo odmiennej terminologii, jest tożsamy. Bez wątpienia chodzi o opinię odbiorców towarów funkcjonujących pod określonym znakiem w zwykłych warunkach obrotu.

W każdym przypadku punktem odniesienia oceny, czy znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem może wywołać wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towarów ze względu na wcześniejszy znak towarowy, jest opinia odbiorców oznaczanych towarów w zwykłych warunkach obrotu (właściwy krąg odbiorców). Reakcja tych osób, w następstwie kontaktu z towarami (usługami) pod znakiem towarowym, ma podstawowe znaczenie na tle powołanych przepisów.

Właściwy krąg odbiorców składa się z aktualnych lub potencjalnych nabywców towarów pod znakiem towarowym. Jest on wyznaczany przede wszystkim poprzez charakter towarów (usług), do których jest adresowany oznaczany towar^[202]. We wcześniejszym orzecznictwie sądów państw członkowskich dzisiejszej Unii Europejskiej wyróżnić można było, z pewnym uproszczeniem, dwa sposoby kwalifikowania osoby przeciętnego nabywcy. Po pierwsze, model świadomego i racjonalnego konsumenta (model romański). Po drugie, model konsumenta mało zorientowanego, dość nieuważnego i podejmującego pochopne decyzje o nabyciu towarów lub usług (model germański).

Trybunał Sprawiedliwości, najpierw w odniesieniu do reklamy wprowadzającej w błąd^[203], a później na tle prawa znaków towarowych, zarówno w odniesieniu do bezwzględnych^[204], jak i względnych przeszkód rejestracji^[205], opowiedział się za przeciętnym odbiorcą jako osobą dobrze (właściwie) poinformowaną, uważną i racjonalną. Dobrze poinformowaną jest osoba dysponująca określoną wiedzą o otaczającym ją świecie. Druga cecha odbiorcy odnosi się do zdolności percepcji (spostrzegania) tych informacji. Natomiast racjonalność odbiorcy zakłada, że odbiorca podchodzi z pewną dozą krytycyzmu do komercyjnych przekazów, w tym „wykonywanych” przez znaki towarowe.

Powyższy wzorzec przeciętnego konsumenta ma charakter jednolity na terytorium wszystkich państw-członków Unii Europejskiej. Jest to wiążący standard oceny we wszystkich państwach członkowskich w prawie reklamy i prawie oznaczeń wyróżniających, w tym w prawie znaków towarowych. Wiąże zatem również UP i polskie sądy jako organy państwa członkowskiego Unii^[206].

Stanowisko Trybunału w kwestii rozumienia pojęcia przeciętnego odbiorcy w prawie znaków towarowych ma następujące konsekwencje. Przede wszystkim istotnie redukuje, w stosunku do systemu germańskiego, liczbę możliwych kolizji znaków towarowych na terytorium państwa członkowskiego. Ponadto, umożliwia realizację w szerszym zakresie swobody przepływu towarów ze znakami towarowymi w ramach jednolitego rynku (art. 34-36 TFUE, dawniej art. 28-30 TWE). Kryterium mało zorientowanego, nieuważnego i pochopnego odbiorcy prowadzi do podwyższenia poziomu ochrony znaków towarowych i zmniejsza grupę towarów ze znakami, które mogą być dystrybuowane, bez przeszkód ze strony uprawnionego z rejestracji znaku towarowego, w państwie członkowskim Unii Europejskiej będącym państwem przywozu towarów pod danym znakiem. Natomiast na gruncie modelu odwołującego się do „świadomego” odbiorcy uprawniony z rejestracji w kraju przywozu w większym stopniu jest

-168-

zmuszony tolerować znaki towarowe „kolizyjne” w jego ocenie, co w sposób oczywisty zwiększa znaczenie swobody przepływu towarów na jednolitym rynku i prowadzi do wzmocnienia integralności tego rynku.

Jak już wskazano, właściwy krąg odbiorców składa się z aktualnych lub potencjalnych nabywców towarów. Chodzi o wszystkie osoby, które co najmniej potencjalnie mogą nabyć towary w toku kolejnych etapów dystrybucji. Są to przede wszystkim finalni nabywcy towarów zbywanych pod tym znakiem. Do grupy właściwych odbiorców należą jednak również osoby uczestniczące w produkcji lub dystrybucji (obrót hurtowy lub detaliczny). Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Mogą to być osoby nabywające towary dla celów osobistej konsumpcji, jak i w celach gospodarczych. Odbiorcami są, w zależności od rodzaju towaru (usługi), „nabywcy w ogólności lub odbiorcy wyspecjalizowani”^[207]. Ponieważ rodzaj towaru (usług), których dotyczy znak towarowy, może być bardzo zróżnicowany, to również ich potencjalni lub aktualni nabywcy różnią się stosownie do okoliczności. Zdarza się, że w rachubę wchodzą dwie (lub więcej) odrębne grupy osób. Przykładowo, w przypadku farmaceutyków wydawanych na receptę, jedną grupę tworzą lekarze specjaliści, lekarze ogólni i farmaceuci, drugą natomiast finalni nabywcy - pacjenci^[208]. W takim przypadku należy każdą z tych grup uwzględnić przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd. Wywołanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, chociażby tylko nabywców towarów należących do jednej grupy, przesądza o istnieniu kolizji obydwu znaków towarowych.

Z punktu widzenia UP oraz sądów administracyjnych, na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem^[209], kluczowe znaczenie ma sposób ustalania reakcji osoby, której stanowisko jest miarodajne. Z perspektywy historycznej, w praktyce państw dzisiejszej Unii, można było wyróżnić dwie dominujące metody ustalania tej reakcji przeciętnego odbiorcy: metoda empiryczna (stosowana przede wszystkim w krajach systemu germańskiego) i metoda normatywna (preferowana w krajach systemu romańskiego). Pierwsza metoda zmierza do ustalenia rzeczywistych reakcji potencjalnych nabywców, przy wykorzystaniu badań rynkowych, opinii biegłych, a nawet ustalenia faktycznego zachowania osób, które już nabyły towary z danym znakiem. Po przyjęciu a priori określonego progu procentowego rozstrzyga się, czy w konkretnym stanie faktycznym, odsetek osób jest już wystarczający do przyjęcia wprowadzenia w błąd. W świetle tej metody nie mają znaczenia cechy przeciętnego odbiorcy, jako osoby dobrze poinformowanej, uważnej i racjonalnej. Druga metoda natomiast polega na określeniu, na tle konkretnych okoliczności, typowego, hipotetycznego wzorca (normy) zachowania przeciętnego nabywcy. Chodzi zatem o ustalenie in abstracto reakcji potencjalnego lub aktualnego nabywcy towaru pod danym znakiem. Ta metoda umożliwia odwołanie się do modelu osoby dobrze poinformowanej, uważnej i racjonalnej.

W prawie unijnym, w obszarze reklamy oraz prawa znaków towarowych, Trybunał Sprawiedliwości opowiedział się za metodą normatywną. Jednakże dopuszcza metodę empiryczną w tych sytuacjach, gdy organ orzekający w danej sprawie (UP, sądy) napotyka szczególne trudności w ustaleniu hipotetycznej reakcji przeciętnego nabywcy^[210]. Innymi słowy, gdy nie ma innych możliwości ustalenia hipotetycznej opinii adresata towaru ze znakiem, to jest dozwolona metoda empiryczna. W tych przypadkach, które mogą, jak to wynika ze stanowiska Trybunału, powstać jedynie wyjątkowo w praktyce, należy ustalić odsetek osób (próg procentowy), których reakcja będzie miarodajna dla oceny powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Opowiedzenie się przez Trybunał za metodą normatywną, przy ustalaniu zachowania przeciętnego odbiorcy nie oznacza generalnego wyłączenia możliwości przedkładania w postępowaniu przed organami administracyjnymi lub sądami rezultatów badań opinii publicznej, opinii ekspertów i innych środków dowodowych. W sytuacji, gdy organ administracyjny lub sąd dąży do zrekonstruowania hipotetycznego poglądu przeciętnego odbiorcy w powyższym rozumieniu, to powyższe środki dowodowe służą jedynie ustaleniu wzorca (normy) typowego zachowania przeciętnego odbiorcy. Wymienione środki dowodowe mają charakter pomocniczy. Odmiennie natomiast należy ocenić sytuację, gdy nie można odwołać się, w okolicznościach konkretnego stanu faktycznego, do hipotetycznego wzorca (metody normatywnej). W takim wypadku wymienione środki pełnią zasadniczą rolę przy ustalaniu reakcji przeciętnego nabywcy (metoda empiryczna).

§ 4. Renomowane znaki towarowe

I. Geneza i ewolucja systemu ochrony prawnej

Wśród znaków towarowych funkcjonujących w obrocie gospodarczym można wyróżnić grupę oznaczeń, które, odróżniając, analogicznie do innych znaków towarowych, towary (usługi) na podstawie kryterium ich pochodzenia,

-169-

ucieleśniają zarazem wyobrażenia (najczęściej pozytywne) potencjalnych nabywców o towarach (usługach), a niekiedy nawet są nośnikami pewnych wartości niezależnie od tych towarów (usług). Takie znaki koncentrują w sobie rozmaite wyobrażenia nabywców, które składają się na wizerunek danego znaku. Znaki towarowe, o których mowa, realizują zatem, obok funkcji oznaczenia pochodzenia i funkcji jakościowej, szczególnie intensywnie funkcję reklamową. Ze względu na fakt, że te znaki najczęściej są nośnikami pozytywnych wyobrażeń (renomy), są często nazywane renomowanymi znakami towarowymi^[211]. Niekiedy określa się je również mianem znanych znaków towarowych, co ilustruje ich wysoką rozpoznawalność (znajomość) w obrocie gospodarczym. We wcześniejszym okresie były one rozmaicie nazywane. W niektórych krajach określano je jako znane lub sławne znaki (np. Niemcy). W innych krajach natomiast używano określenia „renomowane znaki towarowe” (np. Francja)^[212].

Renomowane znaki towarowe uzyskują niekiedy znaczącą wartość wśród aktywów przedsiębiorstwa. Są one też od wielu lat przedmiotem szczególnej uwagi uprawnionych przedsiębiorców, którzy dążą do uzyskania możliwie szerokiej ochrony prawnej tych znaków. Te dążenia pozostają jednak w sprzeczności z interesem innych przedsiębiorców zapewnienia sobie możliwie dużej dostępności do tych oznaczeń wyróżniających.

Sądy krajowe w niektórych państwach członkowskich dzisiejszej Unii Europejskiej, w okresie przed wejściem w życie dyrektywy 89/104, potwierdzały interes uprawnionych do znaków renomowanych (znaków znanych lub sławnych), przyznając im ochronę także dla towarów niepodobnych do tych, dzięki którym uzyskały renomę (rozpoznawalność lub znajomość) w obrocie. Uwzględnienie interesu innych przedsiębiorców znalazło natomiast wyraz w uzależnieniu przyznania takiej ochrony od realizacji wielu, dość rygorystycznych, warunków. Była to podstawowa przyczyna dość wyjątkowego przyznawania ochrony tym znakom towarowym poza granicami podobieństwa towarów.

Tradycyjną zasadą prawa znaków towarowych jest udzielenie ochrony znakom towarowym przed niebezpieczeństwem wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia towaru ze znakiem, w razie używania bez zgody uprawnionego, identycznego lub podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów. Renomowane znaki towarowe obejmowano w ramach systemów krajowych ochroną prawną także w braku takiego niebezpieczeństwa, w razie używania danego znaku towarowego przez osobę trzecią bez zgody uprawnionego dla towarów niepodobnych. Stąd można było w sposób uzasadniony mówić o wzmocnionej lub rozszerzonej ochronie prawnej tych znaków towarowych. Te określenia jasno informują, że wskazane znaki korzystały także z ochrony przed działaniami osób trzecich innego rodzaju niż używanie prowadzące do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów. Sądy krajowe przyznawały ochronę przed użyciem renomowanego (znanego, sławnego) znaku towarowego, jeżeli mogło to prowadzić, najogólniej rzecz biorąc, do osłabienia (rozwodnienia, rozmycia) znaku lub wykorzystania jego renomy przez osobę trzecią, poprzez używanie identycznego lub podobnego znaku dla „swoich” towarów. Podstawę ochrony w tych przypadkach stanowiły najczęściej normy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Problem ochrony renomy znaku towarowego pojawił się stosunkowo wcześnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku w sprawie Hoffman-La Roche Trybunał wskazał, przy okazji definiowania szczególnego przedmiotu prawa znaków towarowych, że uprawniony do znaku towarowego „korzysta z ochrony przeciwko konkurentom, którzy chcieliby korzystać ze statusu i renomy znaku towarowego poprzez sprzedaż towarów nielegalnie opatrzonych tym znakiem”^[213]. W wyroku w sprawie Deutsche Renault Trybunał wyraził pogląd, że: „szczególny przedmiot prawa do znaku towarowego polega na ochronie uprawnionego do znaku przeciwko niebezpieczeństwu wprowadzenia w błąd, które umożliwia osobom trzecim bezprawne wykorzystywanie renomy towaru uprawnionego”^[214]. Z tych wyroków wynika już sugestia, przyjętej w następujących latach, dychotomii ochrony znaków towarowych przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd i przed wyrządzeniem szkody wykorzystaniem renomy. Wymienione dwa wyroki dotyczyły używania znaku towarowego przez osoby trzecie dla tych samych towarów. Natomiast w sprawie Ideal Standard Trybunał wyraźnie wskazał, że używanie oznaczenia przez osobę trzecią dla innych towarów niż objęte rejestracją znaku towarowego może prowadzić do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i wykorzystania renomy związanej z tym znakiem towarowym^[215]. Natomiast w trzech wyrokach z 11.7.1996 r., orzekając o ograniczeniu wykonywania prawa do znaków towarowych, odwołał się także do renomy znaku towarowego. Według Trybunału dopuszczalne jest przepakowanie

-170-

towarów, jeżeli to nie prowadzi do osłabienia renomy znaku towarowego lub uprawnionego z rejestracji^[216]. Nawiązując do wcześniejszego orzecznictwa, Trybunał wypracował w późniejszym okresie, dwie odrębne kategorie, z własnymi przesłankami, ochrony praw do znaków towarowych: ochronę przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd oraz ochronę renomy.

Problem przyznawania rozszerzonej ochrony renomowanych (znanych, sławnych) znaków towarowych zarówno przed rejestracją kolizyjnego znaku, jak i na wypadek jego używania przez osobę trzecią, wyłonił się w toku prac nad dyrektywą 89/104, a następnie rozporządzeniem Nr 40/94. Prawodawca wspólnotowy uznał potrzebę udzielenia ochrony renomowanym znakom towarowym w obydwu wskazanych sytuacjach. Twórcy projektu tej dyrektywy, w toku prac legislacyjnych w tym zakresie, poruszali się w gruncie rzeczy pomiędzy dwoma modelami ochrony. Według pierwszego, realizowanego w orzecznictwie wielu krajów Europy Zachodniej, przyznawano ochronę znakom towarowym o wysokiej rozpoznawalności (renomowanym, znanym, sławnym) w razie ich używania dla towarów niepodobnych. Stosownie do drugiej koncepcji, przyjętej w systemie prawnym krajów Beneluksu, wszystkie znaki towarowe korzystały z bardzo szerokiej ochrony, niezależnie od ich rozpoznawalności na rynku, przeciwko wszystkim formom używania tych znaków, przez osobę trzecią, jeżeli to używanie, zarówno dla towarów takich samych, podobnych i niepodobnych, bez uzasadnionej podstawy, mogło wyrządzić szkodę uprawnionemu do znaku towarowego. Regulacja przyjęta w prawie unijnym (obecnie art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy) stanowi rozwiązanie kompromisowe pomiędzy tymi dwoma modelami ochrony^[217]. Z jednej strony bowiem rozszerzona ochrona jest udzielana tylko renomowanemu znakowi towarowemu (o wysokiej rozpoznawalności), przed kilkoma ściśle określonymi formami ingerencji przez osobę trzecią w prawo do takiego znaku (rozwiązanie przyjmowane we wcześniejszym orzecznictwie niektórych państw), a z drugiej strony ochrona nie jest uzależniona od identyczności lub podobieństwa towarów (rozwiązanie przyjmowane w krajach Beneluksu).

Z przepisem art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 (renomowany znak towarowy jako względna przeszkoda rejestracji) koresponduje art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie rozporządzenie Nr 207/2009). Natomiast art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 (ochrona renomowanego znaku towarowego przed używaniem przez osobę trzecią) odpowiada art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Nr 207/2009. Na przestrzeni lat Trybunał Sprawiedliwości w kolejnych wyrokach, wydanych w trybie art. 234 TWE (obecnie art. 267 TFUE), ustalił treść norm zawartych w przepisach art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Stanowisko Trybunału, przedstawione w trybie art. 234 TWE, ma bezpośrednie znaczenie dla wykładni art. 8 ust. 5 i art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia Nr 207/2009.

II. Podstawy prawne ochrony

De lege lata renomowany znak towarowy stanowi względną przeszkodę rejestracji znaków towarowych z późniejszym pierwszeństwem. W odniesieniu do postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przed UP podstawę prawną stanowi art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Przy stosowaniu tego przepisu podstawowe znaczenie ma norma art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 o treści ustalonej przez Trybunał Sprawiedliwości.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem, tak jak cała ustawa - Prawo własności przemysłowej, wszedł w życie 22.8.2001 r. Nie ma wątpliwości, że od tej daty sytuacja prawna renomowanych znaków towarowych, w postępowaniu przed UP dotyczącym kolizyjnego znaku towarowego, podlega ochronie przewidzianej w art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Dotyczy to nie tylko udzielenia prawa na znak towarowy, ale również unieważnienia tego prawa.

W praktyce powstaje istotne pytanie o sytuację prawną znaków towarowych zarejestrowanych pod rządami ZnTowU. Polska w ramach Układu Europejskiego zobowiązała się, do 31.12.1996 r., dostosować do prawa wspólnotowego (włącznie z dyrektywą 89/104) swoje prawo dotyczące ochrony własności intelektualnej, w tym prawo znaków towarowych (art. 122 w zw. z art. 68 i 69 Układu Europejskiego). W postępowaniu o unieważnienie praw z rejestracji znaków towarowych zgłoszonych w okresie pomiędzy 1.1.1997 r. a 22.8.2001 r., podstawę unieważnienia stanowi art. 8 pkt 1 ZnTowU. Przepis ten powinien być, w kontekście art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95, ze względu na zobowiązania prawnomiędzynarodowe Polski, przedmiotem wykładni prounijnej (wcześniej wykładnia prowspólnotowa). Treść przepisu art. 8 pkt 1 ZnTowU nie stanowi przeszkody w stosowaniu takiej wykładni.

Znacznie trudniej ocenić sytuację prawną zarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących przedmiot wniosku o unieważnienie, a zgłoszonych przed 1.1.1997 r. Jednak w odniesieniu do tych znaków towarowych, zgłoszonych w okresie pomiędzy 1.2.1994 r. (data wejścia w życie Układu Europejskiego) a 31.12.1996 r., jest nie tylko dopuszczalna, ale nawet konieczna, z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95, prounijna wykładnia art. 8 pkt 1 ZnTowU.

-171-

Jeżeli chodzi o znaki towarowe zgłoszone do rejestracji przed datą wejścia w życie Układu Europejskiego, to niewątpliwie w postępowaniu o unieważnienie praw z rejestracji takich znaków, jest dyskusyjna dopuszczalność odwoływania się do art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95, w toku wykładni art. 8 pkt 1 ZnTowU. Można jednak w sposób uzasadniony bronić poglądu, że taka wykładnia jest dozwolona także w odniesieniu do znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji w okresie pomiędzy 1.1.1993 r. a 31.1.1994 r. Wprawdzie wejście w życie Układu Europejskiego nastąpiło 1.2.1994 r., to jednak termin dostosowania prawa polskiego w dziedzinie znaków towarowych po wejściu w życie Układu biegnie już od 1.1.1992 r. (art. 122 w zw. z art. 68 i 69 tego Układu).

Nie istnieje natomiast obowiązek prounijnej wykładni w odniesieniu do znaków towarowych, zarejestrowanych w UP w okresie od 16.12.1991 r. (data podpisania Układu Europejskiego) do 31.12.1992 r. W tym okresie nie upłynął bowiem jeszcze termin dostosowania prawa krajowego „starych państw członkowskich” do dyrektywy 89/104. Termin ten upłynął bowiem dopiero z dniem 31.12. 1992 r. Co najmniej zatem w odniesieniu do części zgłoszeń znaków towarowych w okresie po podpisaniu przez Polskę Układu Europejskiego, przepisy art. 122 w zw. z art. 68 tego Układu nie tworzą zobowiązania traktatowego Polski do wykładni art. 8 pkt 1 ZnTowU z uwzględnieniem przepisów dyrektywy 2008/95 (dawniej dyrektywy 89/104).

Drugą, konkurencyjną wobec wykładni prounijnej, metodą usuwania sprzeczności pomiędzy prawem polskim a prawem unijnym jest, po spełnieniu określonych warunków, bezpośrednie stosowanie dyrektywy w stosunkach wertykalnych oraz trójstronnych (triangularnych). Ta możliwość jest przewidziana wyłącznie w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego wchodzi w rachubę w stosunku do znaków towarowych zgłoszonych do UP z pierwszeństwem późniejszym niż data 30.4.2004 r. Oznacza to, że art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 nie może być bezpośrednio powoływany przeciwko znakom zgłoszonym do polskiego Urzędu Patentowego przed 1.5.2004 r. Rzecz jasna, bezpośrednia skuteczność wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdyby nie była możliwa prounijna wykładnia przepisu prawa krajowego.

III. Charakterystyka ogólna

W odróżnieniu od art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1, przepisy art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 mają charakter fakultatywny^[218]. Państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia do swojego prawa krajowego regulacji odpowiadającej normom tych przepisów dyrektywy 2008/95. Jeżeli jednak decydują się na przyznanie rozszerzonej ochrony renomowanym znakom towarowym, to powinny uczynić to w sposób odpowiadający tym normom. Swoboda państw członkowskich dotyczy zatem jedynie, „czy przyznać ochronę renomowanym znakom towarowym”, nie odnosi się natomiast do tego, „jaka powinna być przyznawana ochrona tym znakom towarowym”^[219].

Celem implementacji do systemu prawa krajowego państw członkowskich norm zawartych w art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 jest zapewnienie jednolitego poziomu ochrony renomowanych znaków towarowych na całym terytorium Unii Europejskiej. Prawidłowa implementacja, poza właściwą transpozycją odpowiednich norm unijnych do ustawodawstwa krajowego, bezwzględnie wymaga także uwzględnienia wyroków Trybunału Sprawiedliwości, wydanych na podstawie art. 234 TWE (obecnie art. 267 TFUE). Do tej pory Trybunał Sprawiedliwości wydał w tym trybie kilka orzeczeń odnoszących się do sytuacji prawnej renomowanych znaków towarowych. Przedmiotem pytań prejudycjalnych sądów krajowych stanowiły kwestie związane ze sposobem wykładni przepisów art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, obecnie obowiązujących jako art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95^[220]. Z tymi orzeczeniami pozostają w związku, wydane także w trybie art. 234 TWE, judykaty Trybunału dotyczące wprawdzie innych kwestii w obszarze unijnego prawa znaków towarowych, w których jednak wyrażono poglądy istotne z punktu widzenia sytuacji prawnej renomowanych znaków towarowych^[221].

Niezależnie od orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, którego podstawą były pytania prejudycjalne sądów państw członkowskich, sam Trybunał Sprawiedliwości^[222], Sąd Pierwszej Instancji^[223] i Urząd Harmonizacji Rynku

-172-

Wewnętrznego^[224] obszernie wypowiadały się w sprawie ochrony renomowanych znaków towarowych [art. 230 TWE (obecnie art. 263 TFUE) w zw. z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94]. Orzecznictwo na tle art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94, w odróżnieniu od wyroków Trybunału Sprawiedliwości wydanych w trybie pytań prejudycjalnych, ma jedynie charakter pomocniczy przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego.

Polski ustawodawca skorzystał z fakultatywnej normy art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 i dokonał jej transpozycji w art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Przepis ten stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Z przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem wynikają następujące przesłanki ochrony renomowanego znaku towarowego w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy:

1) znak wcześniejszy jest znakiem zarejestrowanym w UP lub w OHIM;

2) znak wcześniejszy jest znakiem renomowanym;

3) znak późniejszy jest znakiem identycznym lub podobnym do renomowanego znaku towarowego;

4) znak późniejszy został zgłoszony dla „jakichkolwiek towarów” (identycznych, podobnych lub niepodobnych) do towarów objętych rejestracją renomowanego znaku towarowego);

5) udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy „mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego”.

Zestawienie art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem i art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 pozwala zidentyfikować, w porównaniu z normą prawa unijnego, następujące różnice. Po pierwsze, art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem ustanawia przeszkodę w rejestracji późniejszego znaku towarowego dla jakichkolwiek towarów, natomiast art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 stanowi o niepodobnych towarach. Po drugie, art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem stanowi expressis verbis, że udzielenie prawa ochronnego mogłoby wywołać określone skutki, natomiast przepis dyrektywy 2008/95 odwołuje się do używania znaku późniejszego jako przyczyny tych skutków. Po trzecie, art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem, inaczej niż art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95, nie wymienia przesłanki braku uzasadnionych podstaw używania późniejszego znaku towarowego.

Poniżej zostaną omówione poszczególne przesłanki zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Punktem wyjścia jest oczywiście treść tego przepisu. Jednak przy jego wykładni należy uwzględnić w pełnym zakresie normy art. 4 ust. 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 oraz dotyczące tych przepisów orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Znaczenie ma również orzecznictwo wydane na tle art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie rozporządzenie Nr 207/2009).

IV. Rejestracja renomowanego znaku towarowego

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem wyłącza od rejestracji znaki towarowe identyczne lub podobne do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby. W świetle powołanego przepisu nie ulega wątpliwości, że renomowany znak towarowy stanowi względną przeszkodę rejestracji znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem, o ile zostaną zrealizowane zawarte w tym przepisie inne przesłanki, w tym rejestracja tego znaku. W praktyce chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego uprawniony do renomowanego znaku towarowego legitymuje się już rejestracją wywodzącą się z wcześniejszego pierwszeństwa. Drugi przypadek polega na tym, że w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego renomowany znak towarowy został zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji, ale nie został jeszcze zarejestrowany. W tej sytuacji Urząd Patentowy powinien wstrzymać się z wydaniem decyzji w sprawie późniejszego znaku towarowego do chwili zakończenia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na wcześniejszy renomowany znak towarowy, chyba że jest uzasadnione wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na późniejszy znak na innej podstawie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na renomowany znak towarowy otwiera drogę do rejestracji późniejszego znaku towarowego, jeżeli zostaną spełnione przesłanki zdolności rejestrowej tego znaku.

Stanowisko ustawodawcy polskiego o nadaniu renomowanym znakom towarowym charakteru względnej przeszkody, jeżeli taki znak towarowy jest zarejestrowany, nie

-173-

budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z prawem UE. Wymóg rejestracji jest bowiem konieczną przesłanką ochrony renomowanych znaków towarowych w art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95. Również art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94 uzależnia ochronę renomowanego znaku towarowego od jego rejestracji.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 2 PrWłPrzem stanowi, że „przepis ten [art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 - przyp. aut.] stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego”. Stosownie do przytoczonego przepisu zasadę rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych stosuje się, chociaż tylko odpowiednio, także do znaków powszechnie znanych. Powstaje pytanie o znaczenie wymogu rejestracji dla rozszerzonej ochrony znaków towarowych powszechnie znanych. Innymi słowy, czy powszechnie znany znak towarowy korzysta z ochrony z art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany, czy też wymóg rejestracji nie dotyczy takich znaków towarowych, ponieważ niezależnie od rejestracji korzystają one z rozszerzonej ochrony. W celu ustalenia treści normy art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 2 PrWłPrzem, konieczne jest przeprowadzenie wykładni z odwołaniem się do art. 6^bis konwencji paryskiej, art. 16 ust. 3 TRIPS oraz art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 207/2009.

Przepis art. 6^bis konwencji paryskiej przewiduje ochronę w granicach podobieństwa oznaczeń i podobieństwa towarów. Nie ustanawia natomiast rozszerzonej ochrony znaków towarowych powszechnie znanych. Przepis art. 16 ust. 3 TRIPS przewiduje rozszerzoną ochronę tych znaków powszechnie znanych, które są zarejestrowane. Powołany przepis rozciąga zatem stosowanie art. 6^bis konwencji paryskiej na sytuacje, w których towary nie są podobne, pod warunkiem że znak towarowy powszechnie znany jest zarejestrowany. Z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 207/2009 wynika również, że przepis ten stosuje się do znaków powszechnie znanych tylko wtedy, gdy wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany^[225].

Z powyższego wynika, że znak towarowy powszechnie znany w rozumieniu art. 6^bis konwencji paryskiej korzysta na terytorium Polski z rozszerzonej ochrony tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany^[226]. Brak rejestracji powoduje, że ten znak towarowy stanowi względną przeszkodę rejestracji tylko w granicach podobieństwa towarów przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd (art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem)^[227].

V. Pojęcie renomowanego znaku towarowego

Stosownie do art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem przedmiotem ochrony jest renomowany znak towarowy. Termin „renomowany znak towarowy” występuje również w polskiej wersji językowej art. 4 ust. 4 lit. a oraz art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, jako znak, który cieszy się renomą. W języku angielskim jest natomiast użyty termin has a reputation, we francuskim - jouit d'une renommée, w hiszpańskim - goce de renombre, we włoskim - gode di notoriet?, w duńskim - er velrenommeret, w niemieckim - bekannt ist, w szwedzkim - är känt i w niderlandzkim - bekend is. Określenia w językach angielskim, francuskim, polskim i wielu innych, nawiązujących do określenia „renoma”, przekazują odbiorcom towarów pod znakiem informację o pewnych pozytywnych cechach towaru pod tym znakiem oraz o samym znaku, jako nośniku określonych wartości^[228]. Natomiast terminy w językach duńskim, niderlandzkim, niemieckim i szwedzkim odwołują się do znajomości znaku w obrocie gospodarczym, nie implikują one natomiast innych cech (pozytywnych lub negatywnych) związanych z towarem pod tym znakiem i znaku jako takim. Wskazane rozbieżności terminologiczne w oficjalnych językach dyrektywy i odmienna semantyka dwóch wyrazów, „renomowany” i „znany”, mogły być podstawą odmiennej praktyki sądów poszczególnych państw członkowskich^[229]. W świetle tekstów dyrektywy 2008/95 w językach angielskim, francuskim i polskim, odwołując się do znaczenia tego terminu w tych językach, można bowiem bronić poglądu, że osoba uprawniona z rejestracji znaku renomowanego, dochodząc ochrony, powinna wykazać, obok znajomości (rozpoznawalności) znaku wśród odbiorców towarów pod tym znakiem, na gruncie literalnego rozumienia tego określenia, że dany znak towarowy cieszy się dobrą opinią (renomą). Natomiast według tekstu dyrektywy 2008/95, przykładowo w języku niemieckim, niderlandzkim, osoba uprawniona powinna jedynie dowieść, że przedmiotowy znak jest znany (rozpoznawalny) wśród odbiorców towarów pod tym znakiem.

Trybunał Sprawiedliwości, w wyroku w sprawie General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy), wypracował jednolite rozumienie renomowanego znaku towarowego jako znaku towarowego znanego, wśród znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem, na znaczącym terytorium państwa członkowskiego.

-174-

W świetle tego wyroku, pojęcie normatywne renomowanego znaku towarowego wyczerpuje się w rozpoznawalności znaku towarowego wśród odbiorców. To pojęcie nie obejmuje prestiżu, luksusu, wysokiej jakości lub innych wyobrażeń o towarach pod tym znakiem i o samym znaku. Renomowany znak towarowy jest wprawdzie dość często nośnikiem tych wartości. Nie stanowią one jednak elementu treści normatywnego pojęcia renomowanego znaku towarowego. Renoma (rozumiana jako rozpoznawalność lub znajomość) znaku towarowego jest jedynym kryterium kwalifikującym dany znak towarowy jako renomowany^[230]. Warunki renomowanego znaku towarowego spełnia bowiem nawet znak towarowy, który stał się znany w wyniku wielu doniesień medialnych o bardzo niskiej jakości towarów pod tym znakiem^[231].

Definicja renomy znaku towarowego, rozumianej jako rozpoznawalność lub znajomość tego znaku we właściwych kręgach odbiorców, przyjęta w wyroku w sprawie Chevy, odbiega od sposobu rozumienia tego znaku we wcześniejszym orzecznictwie niektórych państw członkowskich. Sądy tych państw stały bowiem wcześniej na stanowisku, że obok rozpoznawalności dany znak towarowy musi również charakteryzować się wysoką pierwotną zdolnością odróżniającą, symbolizować prestiż, wysoką jakość towarów pod tym znakiem itp. Trybunał, nadając wymaganej znajomości znaku towarowego w obrocie charakter jedynej, konstytutywnej przesłanki kwalifikującej dany znak towarowy jako renomowany, istotnie uprościł w stosunku do wcześniejszej praktyki niektórych sądów krajowych badanie cech renomowanego znaku towarowego. Po wyroku w sprawie Chevy sądy krajowe państw członkowskich dostosowywały, chociaż z pewnymi oporami, swoje orzecznictwo do stanowiska Trybunału w kwestii rozumienia pojęcia renomowanego znaku towarowego^[232].

Treść przekazu zawartego w znaku towarowym (wizerunek znaku towarowego) jest istotna dopiero przy ustalaniu sposobu i zakresu ingerencji przez osobę trzecią w prawo ochronne na renomowany znak towarowy. Chodzi o przesłankę prawdopodobieństwa pasożytniczego wykorzystania zdolności odróżniającej lub renomy znaku wcześniejszego bądź osłabienia zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego lub wyrządzenia szkody renomie tego znaku przez używanie późniejszego znaku towarowego. Dopiero przy ocenie realizacji tej przesłanki, może być konieczne wykazanie, że aktualne lub przyszłe używanie znaku identycznego lub podobnego do wcześniejszego renomowanego znaku prowadzi do wyrządzenia szkody renomie lub do czerpania nienależnych korzyści z renomy znaku wcześniejszego. Innymi słowy, naruszenie polega na szkodzeniu lub czerpaniu nienależnych korzyści z renomy (rozumianej jako pozytywne wyobrażenia zlokalizowane w znaku towarowym). Nie jest natomiast niezbędne przeprowadzenie dowodu na istnienie renomy jako zespołu korzystnych wyobrażeń przy wykazywaniu renomowanego charakteru zarejestrowanego znaku. W tym przypadku wystarczy jedynie odwołanie się do wymaganej rozpoznawalności (znajomości) znaku towarowego wśród właściwych odbiorców towarów.

Z wywodów Trybunału w sprawie Chevy jednoznacznie wynika, że renomowanym znakiem towarowym powinien być znak rozpoznawany przez odbiorców, do których są adresowane towary pod tym znakiem. Dopiero osiągnięcie wymaganego progu znajomości (stopnia rozpoznawalności) znaku towarowego pozwala zakwalifikować dany znak jako renomowany. Jednakże w tym samym wyroku Trybunał podkreślił, że „ani litera, ani duch art. 5 ust. 2 dyrektywy, nie pozwalają na stosowanie wymogu, aby znak towarowy był znany określonemu odsetkowi odbiorców”^[233].

Przy badaniu, czy dany znak towarowy jest renomowany w powyższym znaczeniu (jest rozpoznawany przez wystarczającą grupę odbiorców towarów zbywanych pod danym znakiem), należy uwzględnić wszystkie istotne elementy stanu faktycznego. Generalnie można je podzielić na ilościowe i jakościowe. Pierwsze obejmują badania statystyczne na rynku zmierzające do ustalenia odsetka osób, którym jest znany dany znak towarowy. Drugie zostały

-175-

jedynie przykładowo wymienione w wyroku Trybunału w sprawie Chevy. Chodzi o udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg gospodarczy i okres używania znaku, wielkość inwestycji poniesionych przez przedsiębiorstwo w związku z promocją znaku. Wskazane jakościowe badania, co należy bardzo wyraźnie podkreślić, przy ustalaniu, czy dany znak towarowy należy do kategorii renomowanych, zmierzają jedynie do określenia poziomu znajomości (rozpoznawalności) znaku towarowego. Nie jest natomiast ich celem, w zakresie przesłanki wystarczającej znajomości znaku towarowego, ustalenie opinii odbiorców o towarach zbywanych pod tym znakiem lub o samym znaku towarowym.

Skoro ocena renomy (rozpoznawalności lub znajomości) znaku towarowego zmierza do ustalenia poziomu jego znajomości, to przy tej ocenie nie mają znaczenia środki dowodowe, które zmierzają do ustalenia wizerunku znaku towarowego wśród odbiorców. Te środki powinny być jednak uwzględnione w kolejnej fazie badania, przy badaniu ingerencji późniejszego znaku towarowego w prawo z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Przedmiotem ochrony przewidzianej art. 4 ust. 4 lit. a, jak również art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95, jest bowiem, obok charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, również jego renoma, rozumiana jako ogół korzystnych opinii odbiorców o towarach pod tym znakiem i o samym znaku towarowym.

Wcześniejszy znak towarowy może być znany (a nawet bardzo znany) w obrocie, a może nie zawierać czytelnego dla odbiorców przekazu co do cech towarów. Może również zawierać, co jest swoistym paradoksem, negatywny (a nawet bardzo negatywny) przekaz o towarach. Taki znak również powinien być kwalifikowany jako renomowany w rozumieniu art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Jednak w takim przypadku, w razie zgłoszenia identycznego lub podobnego znaku do UP w celu rejestracji, nie zostanie zrealizowana przesłanka nieuczciwego wykorzystywania lub szkodzenia renomie (rozumianej jako ogół pozytywnych wyobrażeń o znaku wcześniejszym), co w rezultacie może wyłączyć kolizję późniejszego znaku z renomowanym znakiem towarowym.

Znak towarowy powinien charakteryzować się renomą (rozpoznawalnością lub znajomością) ze względu na konkretny towar. Nie można zasadnie twierdzić, że znak towarowy renomowany dla jednego z towarów zbywanych pod tym znakiem staje się automatycznie renomowanym w powyższym znaczeniu dla innych towarów tego przedsiębiorstwa^[234].

Znak towarowy musi być rozpoznawalny przez odbiorców towarów pod tym znakiem. Mogą to być, w zależności od charakteru towaru (usługi), odbiorcy w ogólności bądź odbiorcy wyspecjalizowani. Jeżeli chodzi o produkt przeznaczony dla masowego odbiorcy, to właściwy krąg odbiorców jest bardzo szeroki. W sytuacji, gdy towary moją bardzo szczególne przeznaczenie bądź są przeznaczone dla profesjonalnego zastosowania, to właściwy krąg odbiorców składa się ze szczególnych odbiorców. Przy ustalaniu kręgu właściwych odbiorców należy mieć na uwadze zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nabywców towarów pod tym znakiem. Podstawowe znaczenie ma pogląd finalnych nabywców towarów.

W ramach uwzględnionego kręgu właściwych odbiorców nie muszą być brani pod uwagę wszyscy nabywcy towarów pod tym znakiem. Wystarczy, że znak towarowy jest znany znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem^[235]. Trybunał odwołał się do „znaczącej części odbiorców” jako kryterium miarodajnego, a zarazem wypowiedział się przeciwko generalnym kryteriom apriorycznego ustalania wymaganego stopnia rozpoznawalności znaku towarowego, co należy rozumieć jako potrzebę dostosowywania wymaganej rozpoznawalności znaku do konkretnej sytuacji rynkowej.

Jeżeli towar pod danym znakiem jest adresowany do wąskiej grupy odbiorców, to już stosunkowo mała liczba potencjalnych „nabywców” spełnia wymóg „znaczącej części odbiorców”. Niszowy charakter rynku określonych towarów nie może w żadnym przypadku wykluczać zastosowania art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95.

Punktem odniesienia kwalifikacji renomowanego charakteru znaku towarowego jest krąg odbiorców towarów pod tym znakiem. Przy tej ocenie nie bierze się pod uwagę poglądu osób, które nie są zainteresowane wskazanymi towarami. Nie oznacza to jednak uwzględnienia stanowiska wszystkich osób z kręgu właściwych odbiorców. Zgodnie z linią orzekania Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu znaków towarowych, miarodajna jest opinia przeciętnego nabywcy towarów, dobrze poinformowanego, uważnego i racjonalnego. Stąd przy ustaleniu realizacji cech renomowanego znaku towarowego należy odwołać się do właściwego kręgu odbiorców towarów pod tym znakiem, który składa się z przeciętnych nabywców dobrze poinformowanych, uważnych i racjonalnych^[236].

-176-

Wymagany stopień rozpoznawalności znaku zakłada osiągnięcie pewnej wartości progowej. To odróżnia przesłankę renomy (rozpoznawalności) znaku towarowego w art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 od rozpoznawalności w art. 4 ust. 1 lit. b tej dyrektywy, jako jednego z elementów przy ustalaniu powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. W pierwszym przypadku wymagana jest wystarczająca rozpoznawalność (znajomość) znaku, a w drugim należy uwzględnić każdą rozpoznawalność. Dlatego ustalenie, że znak towarowy jest rozpoznawalny w świetle art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95, nie może, w żadnym razie, prowadzić per se do potwierdzenia renomy (rozpoznawalności) znaku towarowego, w świetle art. 4 ust. 4 lit. a tego aktu.

Każdy znak towarowy, który charakteryzuje się powszechną znajomością w rozumieniu art. 6^bis konwencji paryskiej i jest zarejestrowany, spełnia wymagania renomowanego znaku towarowego. Poziom wymaganej rozpoznawalności (znajomości) znaku towarowego powszechnie znanego jest bowiem wyższy niż renomowanego znaku towarowego. Znak renomowany, pomijając fakt rejestracji, nie musi spełniać kryteriów rozpoznawalności (wysokiej) wśród odbiorców właściwych dla znaku towarowego powszechnie znanego^[237].

Znak towarowy powinien być renomowany (rozpoznawalny) w „państwie członkowskim” (art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95). Chodzi o to samo państwo, w którym renomowany znak towarowy jest zarejestrowany i dochodzi do bezprawnej ingerencji w prawo ochronne na ten znak. Poza zakresem regulacji tego przepisu jest zatem sytuacja, gdy wcześniejszy znak towarowy jest renomowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub też w państwie nienależącym do Unii Europejskiej. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym wcześniejszy znak towarowy może więc stanowić przeszkodę rejestracji (art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem) tylko wtedy, gdy charakteryzuje się renomą (rozpoznawalnością) na terytorium Polski. Przykładowo, wysoka renoma (rozpoznawalność lub znajomość) znaku towarowego w Portugalii nie może być podstawą odmowy udzielenia przez UP prawa ochronnego na znak towarowy w Polsce. I odwrotnie, renoma (rozpoznawalność lub znajomość) znaku towarowego w Polsce nie może być podstawą odmowy udzielenia prawa na znak towarowy w Portugalii lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Renomowany znak towarowy musi być znany na znaczącej części terytorium państwa członkowskiego^[238]. W świetle orzecznictwa Trybunału nie budzi wątpliwości, że brak wymaganej renomy (rozpoznawalności lub znajomości) znaku towarowego wśród znaczącej części odbiorców towarów zbywanych pod tym znakiem na znacznej części terytorium państwa członkowskiego wyłącza możliwość zastosowania przepisów krajowych wydanych w celu implementacji art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95. W braku takiej rozpoznawalności lub znajomości znaku towarowego nie ma już potrzeby podejmować dalszych działań w celu ustalenia istnienia pozostałych przesłanek zastosowania art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy.

Odnosząc powyższe do postępowania przed Urzędem Patentowym, można stwierdzić, że renoma (rozpoznawalność) znaku towarowego wśród znaczącej części odbiorców towarów pod tym znakiem na znaczącej części terytorium Polski umożliwia zastosowanie, w razie spełnienia innych wymaganych warunków, art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Brak realizacji wskazanych warunków (w tym renomy znaku wcześniejszego) wyłącza możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony. Uprawniony z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego może wtedy domagać się jedynie udzielenia ochrony, po spełnieniu wymaganych przesłanek, przed niebezpieczeństwem wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem).

VI. Identyczność lub podobieństwo późniejszego znaku towarowego do renomowanego znaku towarowego

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem stanowi, że nie udziela się ochrony na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego. Przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 również kwalifikuje przesłankę identyczności lub podobieństwa późniejszego znaku do renomowanego znaku towarowego jako jeden z warunków przeszkody rejestracji późniejszego znaku towarowego.

Podobieństwo lub identyczność późniejszego znaku towarowego do znaku renomowanego stanowią punkt wyjścia do stanowiska Trybunału o zachodzącym w umyśle odbiorców towarów z późniejszym znakiem towarowym związku myślowym (kojarzeniu) późniejszego oznaczenia z wcześniejszym znakiem, jako koniecznej przesłanki zastosowania art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95.

W wyroku sprawie Adidas-Salomon Trybunał Sprawiedliwości stanął na stanowisku, że naruszenia z art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywie 2008/95) są „konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznaczeniem, z powodu którego właściwi odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, nawet jeżeli ich nie

-177-

mylą”^[239]. Niebezpieczeństwo pomylenia obydwu znaków towarowych nie jest, w żadnym razie, przesłanką zastosowania rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych. Wymagane jest jedynie podobieństwo obydwu znaków, które skutkuje łączeniem oznaczenia ze znakiem wcześniejszym przez właściwych odbiorców^[240] i dochodzi do powstania w świadomości odbiorców towarów związku myślowego pomiędzy obydwoma znakami towarowymi. Przy ocenie podobieństwa tych znaków towarowych, jako podstawy tego związku myślowego, właściwe są metody oceny wypracowane we wcześniejszym orzecznictwie Trybunału. Powstanie tego związku musi być, analogicznie do oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, przedmiotem całościowej oceny, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników stanu faktycznego^[241].

Sposób rozumienia związku pomiędzy późniejszym znakiem a renomowanym znakiem towarowym był jednak przede wszystkim przedmiotem wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości w wyroku sprawie Intel Corporation. Zgodnie z tym wyrokiem, „fakt, że późniejszy znak towarowy przywodzi przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy, jest jednoznaczny z istnieniem takiego związku”^[242].

Z powyższego płyną następujące wnioski. Przede wszystkim, przesłanką zastosowania art. 4 ust. 4 lit. a, art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 jest powstanie związku pomiędzy znakiem późniejszym oraz wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym. Związek ten polega na wywołaniu skojarzenia przez późniejszy znak towarowy z wcześniejszym znakiem. Ponadto chodzi o skojarzenie przeciętnego odbiorcy, dobrze poinformowanego, uważnego i racjonalnego. Nie jest to natomiast rezultat procesu intelektualnego adresata towarów z późniejszym znakiem. Nie jest to również wynik bliżej niesprecyzowanego oddziaływania podprogowego na tego odbiorcę. Chodzi wyłącznie o związek myślowy wyrażający się w skojarzeniu przez przeciętnego odbiorcę znaku późniejszego z wcześniejszym. Wreszcie, ocena tego związku powinna być przeprowadzona całościowo, analogicznie do badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Przy ustalaniu związku myślowego pomiędzy późniejszym znakiem towarowym a wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym punkt odniesienia stanowi pogląd właściwych odbiorców towarów, zbywanych aktualnie lub w przyszłości pod późniejszym znakiem. W skład tej grupy wchodzą przeciętni odbiorcy tych towarów, dobrze poinformowani, uważni i racjonalni. Przesłanka związku myślowego jest spełniona wtedy, gdy odbiorcy tych towarów łączą w swojej świadomości późniejszy znak towarowy z wcześniejszym.

Jak już wskazano, przy ustalaniu dyskutowanego związku, na tle okoliczności konkretnej sprawy, należy uwzględnić wszystkie okoliczności danego stanu faktycznego. W rachubę wchodzą najczęściej identyczność lub podobieństwo obydwu znaków towarowych, zdolność odróżniająca renomowanego znaku towarowego (pierwotna lub wtórna), stopień powtarzalności w obrocie składników renomowanego znaku towarowego, charakter towarów, których dotyczą obydwa znaki towarowe. Te okoliczności były kolejno przedmiotem wnikliwej analizy w cytowanym wyroku Trybunału w sprawie Intel Corporation.

W kwestii podobieństwa obydwu oznaczeń Trybunał stwierdził, że obowiązuje zasada, że im bardziej są one podobne, tym bardziej jest prawdopodobne powstanie pomiędzy nimi związku myślowego. Jednak nawet identyczność obydwu znaków nie jest równoznaczna z istnieniem tego związku. Dotyczy to sytuacji, gdy różne są kręgi odbiorców, do których są adresowane towary (usługi) pod przeciwstawionymi znakami. Może się zatem zdarzyć, że: „krąg odbiorców właściwy jednemu z tych dwóch znaków nigdy nie zostanie skonfrontowany z tym drugim znakiem, a zatem nie dostrzeże między tymi znakami żadnego związku”. Trybunał podniósł również, że może dojść do sytuacji, gdy te kręgi odbiorców pokrywają się, jednak przeciwstawione znaki oznaczają towary „na tyle różne, że późniejszy znak towarowy nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywodzić na myśl wcześniejszego znaku towarowego”. Jest możliwa również odmienna sytuacja, że znak towarowy charakteryzuje się tak dużą renomą, że przekracza ona krąg właściwych odbiorców, do których kierowane są towary (usługi) z renomowanym znakiem towarowym. Dlatego odbiorcy towarów ze znakiem

-178-

towarowym z późniejszym pierwszeństwem, pomimo że nie są do nich adresowane towary z wcześniejszym renomowanym znakiem, mogą kojarzyć obydwa znaki towarowe^[243].

W kwestii stopnia zdolności odróżniającej Trybunał wyraził pogląd, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej jest prawdopodobne, że odbiorcom towarów z późniejszym znakiem towarowym może nasunąć się na myśl wcześniejszy znak towarowy.

Ze stopniem zdolności odróżniającej wiąże się niepowtarzalność (jednorazowość) znaku towarowego, rozumiana jako sytuacja, że dane słowo „nie było używane przez nikogo w odniesieniu do innego towaru (usługi)”. Jednak nawet brak powtarzalności w obrocie oznaczeń użytych w zarejestrowanym znaku towarowym, jak podkreśla Trybunał, nie musi być równoznaczny z istnieniem związku pomiędzy obydwoma znakami towarowymi^[244]. Można oczywiście uzupełnić ten wywód i zauważyć, że niepowtarzalność znaku może być jednak istotnym czynnikiem na rzecz potwierdzenia takiego związku. I odwrotnie, powtarzalność znaku nie musi wykluczać wskazanego związku kojarzeniowego. W praktyce częściej zdarza się, że powtarzalne są tylko niektóre składniki znaku. Ma to oczywiście dużo mniejsze znaczenie w porównaniu z powtarzalnością wszystkich składników wcześniejszego znaku towarowego.

Do elementów stanu faktycznego podlegających badaniu należy również charakter towarów, których dotyczą przeciwstawione znaki towarowe. Istnienie dyskutowanego związku należałoby potwierdzić, gdyby przeciętny nabywca uznał, że istnieje więź gospodarcza pomiędzy uprawnionym z rejestracji renomowanego znaku towarowego a zgłaszającym późniejszy znak towarowy. Natomiast w sytuacji, gdy towary pod tymi znakami są używane dla towarów w zupełnie odmiennych dziedzinach gospodarczych, to używanie znaku późniejszego nie musi prowadzić do powstania w świadomości odbiorców dyskutowanego związku obydwu oznaczeń.

Jeżeli powstaje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia, to bezwzględnie istnieje, w świetle stanowiska Trybunału, myślowy związek pomiędzy obydwoma znakami towarowymi^[245]. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd przesądza bowiem o istnieniu wskazanego związku pomiędzy znakami. Istnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd nie jest jednak równoznaczne z potwierdzeniem, że dana sytuacja wchodzi w zakres art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95. Konieczne jest zrealizowanie wszystkich pozostałych przesłanek określonych w tym przepisie. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd oznacza realizację tylko jednej z nich (potwierdzenie myślowego związku pomiędzy dwoma oznaczeniami).

Analiza art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 w świetle orzecznictwa Trybunału pozwala na stwierdzenie, że wymagany stopień podobieństwa obydwu oznaczeń, na tle tych przepisów, nie musi być taki sam, jaki zakłada art. 4 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95. W dyskutowanym przypadku chodzi o sytuację, w której przeciętny odbiorca jedynie łączy (kojarzy) późniejszy znak towarowy z wcześniejszym. Nie jest to natomiast sytuacja, w której przeciętny odbiorca, ze względu na podobieństwo przeciwstawionych znaków, może być wprowadzony w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów (bezpośrednie i pośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd). Badanie podobieństwa oznaczeń na tle art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 ma bowiem jedynie ustalić istnienie w świadomości odbiorców, związku myślowego wywołanego przez późniejszy znak towarowy z wcześniejszym znakiem.

Potwierdzenie związku myślowego pomiędzy późniejszym znakiem towarowym a znakiem renomowanym uzasadnia rozpoczęcie badania pozostałych przesłanek zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem (odpowiednio art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95). Natomiast brak takiego związku dezaktualizuje potrzebę ustalania istnienia kolejnych przesłanek zastosowania powołanych przepisów.

VII. Zastosowanie rozszerzonej ochrony do towarów niepodobnych i podobnych

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem wyłącza od rejestracji późniejszy znak towarowy identyczny lub podobny do wcześniejszego renomowanego znaku towarowego zgłoszony dla jakichkolwiek towarów, jeżeli są spełnione pozostałe przesłanki wymienione w tym przepisie. Określenie „jakichkolwiek towarów” obejmuje trzy kategorie towarów: identyczne, podobne oraz niepodobne do towarów, których dotyczy renomowany znak towarowy. Regulację art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem stosuje się odpowiednio do usług identycznych, podobnych oraz niepodobnych do usług świadczonych pod renomowanym znakiem towarowym.

Przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 odnosi się do „towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których został zarejestrowany znak wcześniejszy”. Na tle tego przepisu wkrótce po wejściu w życie tej dyrektywy powstały dwa odmienne poglądy.

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 może być tylko wtedy stosowany, kiedy towary (usługi) są niepodobne. Podstawą tego poglądu jest literalne rozumienie dyskutowanego przepisu. Stosownie do drugiego poglądu literalna wykładnia prowadziłby

-179-

jednak do powstania luki w prawnej ochronie renomowanych znaków towarowych. Byłaby ona przyznawana tylko w stosunku do niepodobnych towarów, a przecież taką ochronę tym bardziej należy przyznawać w odniesieniu do pozostałych towarów (identycznych lub podobnych), gdy nie może być stosowany art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95, a są spełnione wszystkie inne przesłanki przewidziane z art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy. W przeciwnym wypadku uprawniony z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku byłby lepiej chroniony w sytuacjach mniej dotkliwych z jego punktu widzenia (w zakresie towarów i usług niepodobnych). Z tego powodu część ówczesnej doktryny prawa opowiedziała się za odnoszeniem per analogiam art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 także do identycznych lub podobnych towarów^[246].

Powyższa kwestia stanowiła przedmiot rozstrzygnięcia w wyroku Trybunału w sprawie Davidoff II^[247]. Wcześniej Rzecznik Generalny F. Jacobs w swojej opinii rozważył argumenty na rzecz dwóch wyżej wymienionych poglądów i stwierdził, że art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywa 2008/95) powinien przyznawać ochronę jedynie w tych przypadkach, w których towary (usługi) nie są podobne do towarów (usług), których dotyczy znak późniejszy. W opinii rzecznika przepis ten nie powinien być natomiast stosowany w sytuacji, gdy towary objęte przeciwstawionymi znakami są podobne. Rzecznik Generalny przyznał również, że ochrona z art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy, w sporadycznych przypadkach, pomimo podobieństwa towarów, nie zostanie udzielona, ponieważ nie powstanie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd. W większości przypadków jednak takie niebezpieczeństwo występuje, co najmniej w szerokim rozumieniu tego słowa (nabywca jest przekonany, że dany znak na towarach podobnych wskazuje na gospodarcze związki między przedsiębiorstwami), co oznacza, że można skorzystać z ochrony przewidzianej w art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy. Według rzecznika generalnego zastosowanie art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy do podobnych towarów może doprowadzić do zatarcia granic do ochrony wynikającej z art. 4 ust. 1 lit. b i art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy. Umożliwienie takiej konkurencyjnej lub alternatywnej ochrony prowadziłoby także do braku pewności prawa^[248].

Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił jednak zdania rzecznika generalnego i stanął na stanowisku, że art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że nadają one państwom członkowskim kompetencje do przyznania szczególnej ochrony także zarejestrowanym renomowanym znakom towarowym, jeżeli późniejsze znaki towarowe są używane lub mają być używane dla towarów (usług), które są identyczne lub podobne do objętych zarejestrowanym znakiem. Według Trybunału w razie używania późniejszego oznaczenia dla towarów lub usług identycznych lub podobnych znak renomowany powinien korzystać z co najmniej tak szerokiej ochrony, jak w przypadku używania późniejszego oznaczenia dla towarów niepodobnych. Trybunał podkreślił, że przy wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy nie należy brać pod uwagę wyłącznie brzmienia tego przepisu, lecz należy uwzględnić również ogólną systematykę i cele dyrektywy. Uwzględniając powyższe, ten artykuł nie może być interpretowany w ten sposób, że znaki renomowane korzystałyby ze słabszej ochrony w przypadku używania oznaczania dla towarów lub usług identycznych lub podobnych niż w przypadku używania oznaczenia dla towarów lub usług niepodobnych. W świetle stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, tylko taki pogląd jest zgodny z wcześniejszą wykładnią art. 4 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy^[249]. We wcześniejszych wyrokach Trybunał przyjął bowiem, wbrew bardzo wyraźniej sugestii sądu krajowego stawiającego pytanie prejudycjalne, że niebezpieczeństwo skojarzenia obydwu znaków towarowych, w zakresie towarów identycznych lub podobnych, na tle art. 4 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy, nie stanowi samodzielnej podstawy ochrony^[250]. Zważywszy na powyższe, ograniczenie się do literalnej wykładni art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy prowadziłaby do sytuacji, w której renomowane znaki towarowe nie byłyby w ogóle chronione, w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów, w sytuacji, gdy nie powstaje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, a jedynie skojarzenie pomiędzy obydwoma znakami towarowymi. Tak więc, przyjęta wykładnia art. 4 ust. 1 lit. b i art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy prowadzi do przyznania ochrony znakom renomowanym - na tle art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy - w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów, także w sytuacji braku niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów.

Nie ulega wątpliwości, że regulacja art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem o przyznaniu ochrony renomowanym znakom towarowym dla jakichkolwiek towarów jest zgodna z art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95. Paradoksalnie, ustawodawca polski, jeszcze przed wyrokiem w sprawie Davidoff II, wprowadził do powołanego przepisu PrWłPrzem normę odbiegającą od treści art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95. Ten ostatni przepis jednak został rozszerzająco zinterpretowany we wskazanym wyroku Trybunału. To

-180-

spowodowało objęcie zakresem rozszerzonej ochrony renomowanych znaków także zgłoszenia późniejszego znaku dla towarów lub usług identycznych bądź podobnych do objętych wcześniejszym znakiem, jak to wynika expressis verbis z art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem.

VIII. Ingerencja w prawo ochronne na renomowany znak towarowy

1. Formy zjawiskowe

Prawo ochronne na renomowany znak towarowy wyłącza od rejestracji, po spełnieniu pozostałych warunków, późniejszy znak towarowy, gdy używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę (art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem). Powołany przepis literalnie przewiduje zatem następujące cztery formy ingerencji przez osobę trzecią w prawo wcześniejsze: czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego znaku towarowego, czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, działanie na szkodę renomy znaku towarowego. W praktyce jednak nie występują rozłącznie obydwie postacie czerpania nienależnej korzyści z używania cudzego zarejestrowanego renomowanego znaku towarowego. Przyjmuje się bowiem, że nie może być wykorzystany charakter odróżniający renomowanego znaku towarowego bez równoczesnego wykorzystania renomy tego znaku^[251]. Natomiast są możliwe w praktyce działania na szkodę charakteru odróżniającego bez działania na szkodę renomy znaku towarowego i odwrotnie. Te działania w praktyce mogą mieć zatem charakter rozłączny. Tak więc, na tle art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem, mogą wystąpić trzy formy ingerencji w prawo z rejestracji renomowanego znaku towarowego.

Ustalenie renomowanego charakteru zarejestrowanego znaku towarowego oraz związku myślowego pomiędzy późniejszym znakiem a renomowanym musi poprzedzać ustalenie istnienia jednej z trzech powyższych form naruszenia ingerencji. Wymienione przesłanki są niezbędne w odniesieniu do każdej z form ingerencji (aktualnej lub prawdopodobnej w przyszłości) w cudzy renomowany znak towarowy. Natomiast każda z tych form, niezależnie od siebie, po spełnieniu innych przesłanek, pozwala zastosować art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95. To samo dotyczy odpowiednio art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem transponuje do prawa krajowego wyżej wymienione formy ingerencji, których dotyczy art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95^[252]. Stąd można korzystać z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wydanego na podstawie tych przepisów.

2. Działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego

Wskazane działanie jest najbardziej rozpowszechnioną w praktyce formą ingerencji osoby trzeciej w prawo z rejestracji renomowanego znaku towarowego. Jest ono określane w piśmiennictwie i judykaturze jako rozwodnienie, rozmycie, pomniejszenie lub osłabienie znaku towarowego. Najogólniej biorąc, polega na użyciu późniejszego (najczęściej) identycznego lub (rzadziej) podobnego oznaczania do renomowanego cudzego znaku towarowego dla towarów niepodobnych, „gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od uprawnionego z tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób”^[253]. Cechą charakterystyczną oddziaływania na szkodę renomowanego znaku towarowego jest jego stopniowe pozbawianie siły oddziaływania na właściwych odbiorców. Następuje osłabienie lub stopniowe zanikanie wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jedności i wpływu na odbiorców^[254]. Poprzez upowszechnienie w obrocie dla towarów różnego rodzaju (towarów niepodobnych) znaku późniejszego, znak renomowany stopniowo zmniejsza bowiem swoją siłę przyciągania klienteli do towarów pod tym znakiem. Następuje zmniejszenie (a niekiedy nawet całkowita utrata) zdolności odróżniającej tego znaku towarowego. Znak towarowy nie wywołuje już bowiem, równie silnie jak poprzednio lub nie wywołuje w ogóle, bezpośrednich skojarzeń nabywców z towarami, dla których został zarejestrowany.

W przypadku dyskutowanej postaci ingerencji w cudzy znak towarowy nie ma znaczenia sposób powstania zdolności odróżniającej renomowanego znaku towarowego.

-181-

Ochronie podlega zdolność odróżniająca wynikająca ze struktury oznaczenia, jak i zdolność powstała w następstwie używania oznaczenia dla konkretnych towarów. Przy tej formie naruszenia nie ma znaczenia fakt istnienia renomy rozumianej jako ogół pozytywnych wyobrażeń o towarach pod tym znakiem i o samym znaku. Wystarczy bowiem, że osoba trzecia, poprzez użycie zbieżnego znaku, rozmywa (osłabia) zdolność renomowanego znaku towarowego do odróżniania towarów w obrocie.

Cechą charakterystyczną tej postaci naruszenia prawa z rejestracji renomowanego znaku towarowego jest uszczerbek wyrządzany zdolności odróżniającej znaku wcześniejszego. Dla ustalenia szkody powstałej w wyniku osłabienia renomowanego znaku nie mają natomiast znaczenia ewentualne korzyści uzyskane przez podmiot z późniejszym znakiem towarowym.

Używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, gdy dochodzi do zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów pod tym znakiem lub taka zmiana w przyszłości jest bardzo prawdopodobna^[255]. Jeżeli takie użycie jest jednak neutralne z punktu widzenia reakcji nabywców tych towarów, to nie dochodzi do wskazanej ingerencji w prawo na renomowany znak towarowy.

3. Działanie na szkodę renomy wcześniejszego renomowanego znaku towarowego

Analogicznie do działania na szkodę charakteru odróżniającego, działanie na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego stanowi uszczerbek w pozycji rynkowej tego znaku towarowego. Punktem odniesienia działania uprawnionego do znaku późniejszego jest renoma wcześniejszego znaku (rozumiana jako ogół pozytywnych wyobrażeń i asocjacji dotyczących towaru pod znakiem i samego znaku). W tym przypadku wyraz „renoma” w polskiej wersji językowej dyrektywy 2008/95 jest użyty zgodnie z semantyką tego słowa w języku polskim^[256]. W praktyce jest to najbardziej dotkliwa postać bezprawnej ingerencji w cudze prawo z rejestracji renomowanego znaku towarowego. Jest to znacznie silniejsze, w porównaniu z osłabieniem charakteru odróżniającego, „uderzenie” w renomowany znak towarowy. Naruszenie to stanowi „zamach” na renomowany znak towarowy, którego skutkiem może być nawet całkowite unicestwienie pozycji rynkowej tego znaku. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do zniszczenia wcześniejszego znaku towarowego (np. użycie renomowanego znaku dla kosmetyków jako znaku towarowego dla nawozów).

Ta szkodliwość występuje, jeżeli towary, dla których zgłasza się lub używa się późniejszego znaku „są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego”^[257]. Chodzi zatem w szczególności o te sytuacje, gdy towary pod późniejszym znakiem towarowym charakteryzują się cechami, które mogą wywołać negatywny wpływ na wyobrażenie właściwych odbiorców towarów pod wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym.

W świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału nie jest dostatecznie jasne, czy wykazanie, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego zakłada skuteczne przeprowadzenie dowodu na okoliczność zmiany rynkowego zachowania właściwych odbiorców towarów pod tym znakiem lub dużego prawdopodobieństwa takiej zmiany w przyszłości^[258]. Jak się wydaje, można bronić stanowiska o konieczności przeprowadzania takiego dowodu przez uprawnionego do znaku wcześniejszego, również przy działaniu osoby trzeciej na szkodę renomy tego znaku.

4. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego

Wskazane naruszenie jest tradycyjnie określone jako pasożytnictwo w dziedzinie znaków towarowych. Chodzi o uzyskanie, w wyniku używania późniejszego znaku, nienależnych korzyści z renomowanego znaku towarowego. W tych wszystkich sytuacjach, gdy wcześniejszy zarejestrowany znak towarowy charakteryzuje się wymaganym stopniem rozpoznawalności w obrocie, występuje związek

-182-

pomiędzy obydwoma znakami, ale używanie późniejszego znaku towarowego nie promuje towaru pod tym znakiem, zatem nie dochodzi do czerpania nienależnych korzyści. Brak promocji późniejszego znaku towarowego, pomimo realizacji wskazanych wyżej przesłanek, występuje, gdy skojarzenie w świadomości odbiorców jest neutralne lub zniechęcające do nabycia towarów z późniejszym znakiem towarowym. Dlatego niepoprawne metodycznie jest stanowisko, że użycie renomowanego znaku towarowego dla jakichkolwiek niepodobnych towarów zawsze prowadzi do czerpania nienależnych korzyści.

W kwestii czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego wypowiedział się Trybunał w wyroku w sprawie L'Oréal i in. Trybunał stwierdził, że ta forma ingerencji we wcześniejszy znak towarowy „odnosi się nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego”. Jednocześnie Trybunał skonstatował, że: „czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego (…) nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku”^[259].

Wymaga podkreślenia, że przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 operuje określeniem nienależnej korzyści. Nie chodzi zatem o każdą korzyść (korzyść w ogólności), ale korzyść nienależną, uzyskaną w następstwie używania znaku towarowego identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego. W rachubę wchodzi zwłaszcza korzyść, która powstała dzięki promowaniu znaku późniejszego przez znak renomowany. Promocja późniejszego znaku wyraża się osiąganiu lepszych wyników sprzedaży towaru pod tym znakiem w porównaniu z sytuacją, gdyby późniejszy znak nie kojarzył się z wcześniejszym. Taka korzyść może być nienależna również wtedy, gdy używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie działa na szkodę charakteru odróżniającego ani renomy znaku towarowego^[260].

5. Uzasadnione powody używania późniejszego znaku towarowego

W każdym przypadku ciężar dowodu wykazania jednej z trzech, scharakteryzowanych w poprzednich punktach, form ingerencji spoczywa na uprawnionym z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Uprawniony z rejestracji tego znaku musi zatem wykazać, że używanie późniejszego znaku rzeczywiście ingeruje (na jeden z trzech wskazanych sposobów) we wcześniejszy renomowany znak towarowy lub że jest prawdopodobne wystąpienie takiej ingerencji w przyszłości. Stąd, przykładowo, nie wystarczy samo przypuszczenie, że używanie późniejszego znaku towarowego może spowodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego^[261].

Nawet jednak sprostanie przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego powyższemu ciężarowi dowodu - przy jednoczesnej realizacji innych, już omówionych przesłanek rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych - nie musi uzasadniać jej udzielenia. Stosownie bowiem do art. 4 ust. 4 lit. a i art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 uprawniony do późniejszego znaku towarowego w celu obrony swojego prawa może wykazać, że ma uzasadnione powody^[262] do używania swojego znaku towarowego. Treść pojęcia „uzasadnione powody” nie została dotąd bliżej określona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Ta kwestia była jednak przedmiotem uwagi Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Ze stanowiska Izby Odwoławczej tego Urzędu wynika, że uzasadnione powody używania występują przykładowo

-183-

w sytuacji, gdy znak późniejszy był już używany przed powstaniem prawa do znaku wcześniejszego^[263].

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem nie zawiera odwołania się do braku uzasadnionych powodów używania późniejszego znaku towarowego. Przepis art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 nie został zatem w pełni transponowany do prawa polskiego. Nie uwzględniono bowiem konstytutywnego elementu hipotezy tego przepisu, jakim jest brak po stronie zgłaszającego późniejszy znak (lub uprawnionego do takiego znaku) uzasadnionych podstaw używania późniejszego znaku. Powstaje zatem pytanie o możliwość usunięcia wskazanej sprzeczności art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem z art. 4 ust. 4 lit a dyrektywy 2008/95. Jak wiadomo, w rachubę wchodzą następujące metody uzgodnienia prawa krajowego z prawem unijnym: wykładnia prounijna prawa polskiego, a w sytuacji, gdy jest to niedopuszczalne, po spełnieniu wymaganych warunków, bezpośrednie stosowanie odpowiednich przepisów dyrektywy.

Zbieżny rezultat z normą art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 można uzyskać, odwołując się do art. 5 KC. Osoba trzecia „obroni” zatem swój znak późniejszy, jeżeli wskaże, iż powołanie się na wcześniejsze prawo podmiotowe osoby uprawnionej z rejestracji renomowanego znaku towarowego, jako na przeszkodę w rejestracji znaku późniejszego (lub podstawę unieważnienia prawa ochronnego na znak późniejszy), stanowi nadużycie prawa podmiotowego, ponieważ jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności, w postępowaniu o unieważnienie na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem, konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego może pozwolić na obronę późniejszego oznaczenia, które jest zbieżne z renomowanym wcześniejszym znakiem, w tych wszystkich sytuacjach, które orzecznictwo wspólnotowe kwalifikuje jako uzasadnione powody używania późniejszego znaku towarowego.

§ 5. Znaki towarowe powszechnie znane

I. Charakterystyka ogólna

Kolejną względną przeszkodę rejestracji znaku towarowego stanowi wcześniejsze prawo do znaku towarowego powszechnie znanego. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95, wcześniejszymi znakami, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a i b tej dyrektywy są „znaki towarowe, które w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są notorycznie znane w państwie członkowskim, w znaczeniu, w jakim wyrażenie «notorycznie znane» jest używane w art. 6a konwencji paryskiej”^[264].

W kwestii określenia statusu znaku towarowego jako powszechnie znanego, dyrektywa 2008/95 odsyła zatem do art. 6bis konwencji paryskiej. W myśl tego przepisu, „Państwa będące członkami Związku zobowiązują się bądź z urzędu, jeżeli ustawodawstwo danego państwa zezwala na to, bądź na wniosek zainteresowanego odmówić rejestracji lub unieważnić rejestrację oraz zakazać używania znaku towarowego, który stanowi odtworzenie, naśladownictwo lub tłumaczenie mogące spowodować jego pomylenie ze znakiem, który właściwy organ państwa rejestracji lub używania uzna za powszechnie tam znany, jako znak należący już do osoby uprawnionej do korzystania z niniejszej konwencji, i używany na tych samych lub podobnych produktach. To samo stosuje się, gdy istotna część znaku stanowi odtworzenie takiego znaku powszechnie znanego lub naśladownictwo mogące spowodować pomylenie z tym znakiem”.

W toku ustalania sytuacji prawnej znaku towarowego powszechnie znanego należy również uwzględnić art. 16 ust. 2 i 3 TRIPS. Polska oraz Unia Europejska, jako odrębne podmioty prawa międzynarodowego, są bowiem związane postanowieniami TRIPS. Przepis art. 16 ust. 2 TRIPS stanowi: „art. 6bis konwencji paryskiej (1967) będzie miał zastosowanie odpowiednio do usług przy określeniu, czy znak towarowy jest powszechnie znany, członkowie wezmą pod uwagę znajomość tego znaku towarowego w odpowiednim kręgu odbiorców, włączając jego znajomość na terytorium zainteresowanego członka będącego wynikiem promocji tego znaku towarowego”. Natomiast przepis art. 16 ust. 3 TRIPS stanowi, że: „art. 6bis konwencji paryskiej (1967) będzie miał zastosowanie odpowiednio do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, jeżeli używanie tego znaku w stosunku do tych towarów lub usług wskazywałoby na związek pomiędzy tymi towarami lub usługami i właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, a także jeżeli interesy właściciela zarejestrowanego znaku towarowego mogą doznać uszczerbku z powodu takiego użycia znaku”.

W prawie polskim przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem stanowi podstawę rozstrzygania kolizji zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem towarowym powszechnie znanym z wcześniejszym pierwszeństwem. Według tego przepisu nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, był powszechnie znany i używany, jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby. Przepis art. 132 ust. 2

-184-

pkt 3 zd. 2 PrWłPrzem nakazuje do znaku powszechnie znanego stosować odpowiednio zasady dotyczące renomowanego znaku towarowego^[265].

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem przewiduje następujące przesłanki wyłączenia od rejestracji zgłoszonego znaku towarowego:

1) zgłoszony znak towarowy legitymuje się późniejszym pierwszeństwem w stosunku do daty powstania znaku towarowego powszechnie znanego;

2) wcześniejszy znak towarowy jest znakiem powszechnie znanym;

3) wcześniejszy znak towarowy powszechnie znany jest używany;

4) zgłoszony znak towarowy dotyczy identycznych lub podobnych towarów do towarów, dla których stał się powszechnie znany znak wcześniejszy;

5) zgłoszony znak towarowy jest identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku towarowego powszechnie znanego.

Wśród warunków stosowania art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem nie jest wymienione niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów. Ta przesłanka występuje natomiast w art. 301 PrWłPrzem, który reguluje sytuację naruszenia prawa do znaku towarowego powszechnie znanego.

II. Pojęcie znaku towarowego powszechnie znanego

Przepisy prawa polskiego, tak jak unijnego i międzynarodowego, nie definiują pojęcia znaku towarowego powszechnie znanego. Ustalenie treści tego określenia pozostawiono nauce prawa i orzecznictwu sądów oraz praktyce właściwych organów państwowych.

Na tle art. 9 ust. 1 pkt 2 i art. 24 ZnTowU zostały zaproponowane w krajowej doktrynie prawa^[266] następujące kryteria uznania znaku towarowego za powszechnie znany:

1) znak towarowy jest łączony z określonym towarem przez potencjalnych nabywców;

2) musi być znany na większości terytorium Polski; nie ma znaczenia sposób, w jaki znak towarowy stał się znany, ponieważ ta znajomość może powstać zarówno w wyniku używania oznaczenia na towarze, jak i wyłącznie w reklamie telewizyjnej;

3) musi być znany powszechnie wśród potencjalnych nabywców, co oznacza, że jest znany więcej niż połowie osób, potencjalnych nabywców towarów pod tym znakiem;

4) znajomość znaku towarowego nie obejmuje wyobrażenia o szczególnej (wysokiej) jakości wyrobu pod tym znakiem.

Powyższe rozumienie znaku towarowego, jako powszechnie znanego, zostało zaakceptowane, na tle art. 9 i 24 ZnTowU, w krajowej judykaturze^[267] i piśmiennictwie^[268]. Przystąpienie Polski do TRIPS oraz uzyskanie członkowstwa w Unii Europejskiej, a zwłaszcza wejście w życie PrWłPrzem aktualizuje pytanie o przydatność dotychczasowych kryteriów uznania znaku towarowego za powszechnie znany.

Przede wszystkim należy zauważyć, że dane oznaczenie musi być znane jako znak towarowy. Powinno być zatem łączone z określonym towarem w sposób właściwy dla znaków towarowych, a zatem poprzez wskazywanie pochodzenia handlowego towaru (usługi) i tym samym odróżnienia towarów pod znakiem od innych towarów. Nie wystarczy, że dane oznaczenie jest szeroko znane (np. jako tytuł filmu, nazwisko bohatera filmu, jako postać z komiksu, nazwisko wybitnego artysty, polityka). Konieczne jest zawsze uzyskanie wymaganej znajomości jako oznaczenia wyróżniającego dany towar na rynku^[269].

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem stanowi ogólnie o powszechnej znajomości znaku towarowego przed datą pierwszeństwa do uzyskaniu prawa ochronnego. Termin „powszechna znajomość znaku towarowego” sugeruje, że jest to znajomość wśród większości odbiorców, czyli więcej niż połowy. Mniejszy stopień znajomości tego znaku towarowego nie pozwalałby na określenie znaku towarowego jako powszechnie znanego. Jednak Trybunał wyraźnie wskazuje, że przy ocenie znajomości znaku towarowego nie można wymagać, by znak ten był znany procentowo określonej liczbie odbiorców^[270].Wydaje się, że w świetle stanowiska Trybunału nie można już wymagać znajomości znaku przez więcej niż połowę odbiorców, ponieważ to zakładałoby jednak procentowo określoną liczbę odbiorców^[271].

Praktyczne znaczenie ma określenie punktu odniesienia wymaganej (powszechnej) znajomości znaku towarowego.

-185-

W rachubę wchodzi znajomość znaku towarowego tylko wśród potencjalnych odbiorców towarów pod tym znakiem towarowym bądź wśród odbiorców wszystkich towarów (całej opinii publicznej). W przypadku znaków towarowych powszechnie znanych prawidłowe jest pierwsze stanowisko. Przemawia za tym fakt, iż powszechna znajomość znaku towarowego powstaje jedynie ze względu na konkretny towar adresowany do odbiorców z określonymi potrzebami^[272].

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem nie zawiera, inaczej niż art. 24 ZnTowU, literalnego odesłania do terytorium Polski. Powstaje zatem pytanie o terytorium, na którym znak towarowy powinien charakteryzować się powszechną znajomością. W szczególności znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy do wykluczenia rejestracji znaku towarowego w Polsce wystarczy międzynarodowa znajomość znaku towarowego bądź tylko powszechna znajomość znaku towarowego w dowolnym państwie-sygnatariuszu konwencji paryskiej lub tylko państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przede wszystkim należy zauważyć, że art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95 odsyła do art. 6^bis konwencji paryskiej. Chodzi zatem o wykluczenie rejestracji znaku towarowego ze względu na znak powszechnie znany w danym państwie członkowskim (art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95 w zw. z art. 6^bis konwencji paryskiej). Wykluczenie od rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP RP wymaga w Polsce powszechnej znajomości znaku towarowego w rozumieniu art. 6^bis konwencji. To stanowisko znajduje aprobatę w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Najpierw w wyroku w sprawie Chevy Trybunał stwierdził, że kwalifikacja znaku towarowego jako renomowanego wymaga, aby zostały zrealizowane przesłanki ochrony w państwie członkowskim^[273]. W późniejszym wyroku, w sprawie Alfredo Nieto Nuńo, dotyczącym geograficznego zakresu wymaganej znajomości znaku towarowego powszechnie znanego, Trybunał, niejako na marginesie, wyraził pogląd, że wcześniejszy znak towarowy, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95, powinien być powszechnie znany na terytorium państwa członkowskiego rejestracji^[274]. To stanowisko koresponduje z treścią art. 16 ust. 2 TRIPS. Wynika z tego, że osoba wywodząca skutki prawne (na tle art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem) z powszechnej znajomości znaku towarowego powinna wykazać ten fakt na terytorium Polski^[275]. Dlatego powszechna znajomość (nawet bardzo silna) danego znaku towarowego w innych krajach, chociażby nawet sąsiedzkich, jak również rejestracja tego znaku w innych krajach, chociażby nawet bardzo wielu, nie zastępuje wymogu powszechnej znajomości tego znaku w Polsce.

Z powyższym jest związana kwestia koniecznego do uznania za powszechnie znany terytorialnego zakresu znajomości danego znaku towarowego w danym państwie członkowskim. Najczęściej znak towarowy jest powszechnie znany na całym terytorium tego państwa. Powstaje jednak pytanie o ocenę statusu znaków towarowych, które są powszechnie znane jedynie na części tego terytorium. Trybunał Sprawiedliwości, w sprawie Alfredo Nieto Nuńo, stwierdził, że: „wcześniejszy znak towarowy musi być powszechnie znany na całym terytorium państwa członkowskiego rejestracji lub na jego znaczącej części”. Do organów państwa członkowskiego należy ocena, na tle okoliczności konkretnego stanu faktycznego, czy znaczącą częścią jest terytorium, na którym znak towarowy jest powszechnie znany. Biorąc pod uwagę stan faktyczny, który stanowił podstawę powyższego werdyktu Trybunału, można w sposób uzasadniony wyrazić opinię, że znajomość znaku towarowego wyłącznie w mieście (nawet bardzo dużej wielkości) i jego okolicach, czy też na obszarze jednego województwa nie pozwala na kwalifikacje tego znaku jako powszechnie znanego w Polsce. Wydaje się jednak, że już znajomość na obszarze kilku województw (np. Polski południowej) powinna spełniać wymóg znajomości na znaczącej części terytorium^[276].

III. Problem używania znaku towarowego powszechnie znanego

Jak już wyżej wskazano, w myśl art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem, przeszkodą w rejestracji znaku towarowego jest znak, który „był powszechnie znany i używany jako znak towarowy dla towarów pochodzących od innej osoby”.

-186-

Wyłania się zatem praktyczna kwestia, z punktu widzenia możliwości wyłączenia od rejestracji kolizyjnego znaku towarowego, znaczenia używania znaku towarowego powszechnie znanego. Inaczej mówiąc, czy używanie znaku towarowego na terytorium Polski (na całym lub znaczącej części) jest dodatkową, konieczną, obok powszechnej znajomości znaku, przesłanką zastosowania wymienionego przepisu.

Przede wszystkim wyjść trzeba od stwierdzenia, że powszechna znajomość znaku towarowego na całym terytorium Polski lub jej znaczącej części jest najczęściej następstwem używania (intensywnego i w dłuższym horyzoncie czasu) oznaczenia jako znaku towarowego na tym obszarze. W praktyce powszechna znajomość znaku powstaje poprzez wprowadzenie towarów pod tym znakiem do obrotu oraz reklamie tych towarów (np. w telewizji, radiu, prasie drukowanej). Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy jest odbierana na terytorium Polski, w dłuższym okresie, reklama telewizyjna danych towarów ze znakiem nadawana z obszaru innych państw lub emisja popularnych filmów pokazujących określone znaki towarowe, którym nie towarzyszy wprowadzenie towarów do obrotu w Polsce. Innymi słowy, zdarzają się w praktyce sytuacje, chociaż wyjątkowo, gdy znak towarowy jest powszechnie znany w Polsce, a nie jest prowadzona sprzedaż towarów (świadczenie usług) pod tym znakiem. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy dane określenie jest znane w Polsce jako tytuł filmu, książki, nazwisko postaci literackiej itd. Taka znajomość jest bowiem obojętna z punktu widzenia art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem.

Przepis art. 16 ust. 2 TRIPS reguluje powyższą sytuację. W myśl tego przepisu, wystarczy „znajomość na terytorium zainteresowanego Członka [państwa członkowskiego TRIPS - przyp. aut.] będąca wynikiem promocji tego znaku towarowego”. Przepis art. 16 ust 2 TRIPS przyznaje ochronę znakom towarowym powszechnie znanym niezależnie od ich używania w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu w tym kraju. Powstaje zatem potrzeba rozstrzygnięcia, czy przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem jest sprzeczny z art. 16 ust. 2 TRIPS, czy też jest dopuszczalna wykładnia pozwalająca ustalić istnienie normy, iż używanie znaku towarowego powszechnie znanego nie jest warunkiem zastosowania tego przepisu. W celu zapewnienia zgodności normy prawa krajowego z art. 16 ust. 2 TRIPS należy przyjąć, że pojęcie używania w art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem obejmuje promocję znaku, której nie musi towarzyszyć używanie znaku na towarach (usługach). Praktyczne znaczenie tego stanowiska wyraża się w tym, że uprawniony do znaku towarowego powszechnie znanego w sporze ze zgłoszonym do UP zbieżnym oznaczeniem, powinien wykazać wymaganą znajomość znaku towarowego, nie ma natomiast obowiązku przeprowadzania dowodu używania znaku towarowego^[277].

IV. Zakres prawa do znaku towarowego powszechnie znanego

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem wyłącza od rejestracji znak towarowy identyczny lub podobny do znaku powszechnie znanego dla towarów identycznych lub podobnych do tych, dzięki którym znak towarowy stał się powszechnie znany. Językowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że przesłankami wyłączającymi rejestrację znaku towarowego są identyczność (podobieństwo) oznaczeń (zgłoszonego i powszechnie znanego) i identyczność (podobieństwo) towarów, dla których zgłaszający ubiega się o ochronę w stosunku do towarów, dzięki którym wcześniejszy znak towarowy stał się powszechnie znany. W świetle tej wykładni, do przesłanek wyłączających od rejestracji zgłoszony znak towarowy, ze względu na znak towarowy powszechnie znany, nie należy niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów. Do kolizji zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem powszechnie znanym dochodziłoby zatem w następujących sytuacjach:

1) podwójnej identyczności oznaczeń (znaków towarowych) i towarów (usług);

2) identyczności oznaczeń oraz podobieństwa towarów (usług);

3) podobieństwa oznaczeń i identyczności towarów (usług);

4) podobieństwa oznaczeń i podobieństwa towarów (usług).

Powyższy rezultat wykładni językowej art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem pozostaje w jawnej sprzeczności z art. 301, który jako cechę konstytutywną naruszenia prawa do znaku towarowego powszechnie znanego ustanawia wymóg, by używanie znaków identycznych lub podobnych do znaku towarowego powszechnie znanego dla towarów identycznych lub podobnych do towarów, dzięki którym znak towarowy stał się powszechnie znany, mogło wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Przepis art. 301 PrWłPrzem obok identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków oraz identyczności lub podobieństwa oznaczanych tymi znakami towarów (usług) wprowadza zatem dodatkowo wymóg niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów. Wskazaną rozbieżność regulacji art. 132 ust. 1 pkt 2 i art. 301 PrWłPrzem należy ocenić bardzo krytycznie. Brak bowiem jakiegokolwiek racjonalnego argumentu na rzecz stanowiska, że w toku postępowania przed UP odmawia się udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy, pomimo braku niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów, natomiast w razie używania tego znaku to niebezpieczeństwo jest koniecznym warunkiem naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Regulacja art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem,

-187-

rozpatrywana wyłącznie w aspekcie językowej wykładni tego przepisu, prowadziłaby do konkluzji o bardzo znacznym uprzywilejowaniu, bez racjonalnego uzasadnienia, znaków towarowych powszechnie znanych w stosunku do zarejestrowanych znaków towarowych.

Wskazany wynik wykładni językowej art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem uzasadnia potrzebę skorzystania także z innych metod wykładni przepisów prawa. Przede wszystkim należy ponownie wskazać, że Rzeczypospolita Polska, jako sygnatariusz konwencji paryskiej, jest zobowiązana do respektowania art. 6^bis tej konwencji. Powołany przepis przewiduje, jako warunek ochrony znaku towarowego powszechnie znanego, możliwość powstania pomyłek w wyniku używania kolizyjnego znaku towarowego. Dotyczy to również ochrony znaku towarowego powszechnie znanego na wypadek zgłoszenia kolizyjnego znaku towarowego do rejestracji. Znak towarowy powszechnie znany, w świetle przepisu konwencji, korzysta zatem z takiego samego zakresu ochrony w postępowaniu rejestracyjnym w Urzędzie Patentowym i w postępowaniu przed sądami z tytułu naruszenia. Przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem nie uwzględnia zatem w sposób właściwy normy art. 6^bis konwencji paryskiej.

Konieczna jest również ocena art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem z punktu widzenia właściwych przepisów dyrektywy 2008/95. Przepis art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/95 wyłącza od rejestracji zgłoszone znaki towarowe ze względu na kolizję z wcześniejszymi znakami towarowymi. Do wcześniejszych znaków towarowych należą również znaki towarowe powszechnie znane (art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95). Przepisy art. 4 ust. 1 lit. a (podwójna identyczność) oraz art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95 (niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd) mają charakter obligatoryjny. W rezultacie każde państwo członkowskie Unii Europejskiej było zobowiązane wprowadzić do systemu swojego prawa wewnętrznego odpowiednie regulacje. Brak odpowiedniej normy stanowi naruszenie obowiązków wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem nie zawiera przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd^[278]. Dlatego w celu uniknięcia skutków tego niedopatrzenia ustawodawcy w zakresie transpozycji do prawa wewnętrznego właściwego przepisu dyrektywy, w odniesieniu do kolizji ze znakiem powszechnie znanym, niezbędne jest bezpośrednie zastosowanie przepisów dyrektywy 2008/95. W rezultacie art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem będzie stosowany w sytuacji „podwójnej identyczności” zgłoszonego znaku towarowego i znaku towarowego powszechnie znanego. W tym zakresie, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95, nie jest wymagana przesłanka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Natomiast w pozostałych przypadkach kolizji zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem towarowym powszechnie znanym (poza podwójną identycznością) znajdzie bezpośrednie zastosowanie art. 4 ust. 1 lit. b w zw. z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95. Są bowiem spełnione wszystkie warunki bezpośredniego zastosowania tych przepisów dyrektywy, wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości^[279]. W tych przypadkach nie znajduje już zastosowania art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem.

§ 6. Prawa osobiste lub majątkowe

I. Charakterystyka ogólna

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem stanowi, iż nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Przytoczony przepis implementuje do prawa polskiego normę (fakultatywną) art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95. Ten przepis stanowi, że znak towarowy nie podlega rejestracji, jeżeli „używanie znaku towarowego może być zakazane na podstawie wcześniejszego prawa innego niż określone w ust. 2 i lit. b [art. 4 ust. 2 i ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95 - przyp. aut.], a zwłaszcza prawa do nazwiska, prawa do osobistego wizerunku, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej„^[280]. Jak wynika z literalnego zestawienia powołanych przepisów, redakcja art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem odbiega od art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95. Polski ustawodawca, również w tym przypadku, inaczej niż prawodawcy w innych państwach członkowskich, zredagował przepis prawa krajowego, w sposób odbiegający od powołanego przepisu dyrektywy. Pomimo tych rozbieżności w redakcji można jednak przyjąć, że obydwa przepisy zasadniczo zawierają tożsame normy.

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem zawiera normę odpowiadającą regulacji art. 8 pkt 2 ZnTowU. Jednak

-188-

w odróżnieniu od art. 8 pkt 2 ZnTowU, art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, wyłącza od rejestracji oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe. Przepis art. 8 pkt 2 ZnTowU stanowił natomiast, iż od rejestracji są wyłączone znaki, które naruszają prawa osobiste i majątkowe osób trzecich. Przepis art. 8 pkt 2 ZnTowU był jednak uważany za podstawę wyłączenia z rejestracji tych znaków, których używanie stanowiłoby naruszenie prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich, ponieważ sama rejestracja znaku towarowego, nie stanowi naruszenia prawa podmiotowego osoby trzeciej^[281]. Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem uwzględnia zatem stanowisko orzecznictwa i piśmiennictwa wypowiedziane jeszcze pod rządami art. 8 pkt 2 ZnTowU^[282].

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, analogicznie do art. 8 pkt 2 ZnTowU, operuje ogólnym określeniem praw osobistych lub majątkowych. Wyłącza zatem generalnie od rejestracji znaki towarowe ze względu na wszystkie prawa osobiste lub majątkowe, które byłyby naruszone w następstwie używania zarejestrowanego znaku towarowego. Jednak ustawodawca, pomimo tej ogólnej regulacji, odrębnie unormował kolizję zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego z geograficznym oznaczeniem pochodzenia z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 132 ust. 1 pkt 1, 1¹, 1² PrWłPrzem) oraz częściowo nazwą z wcześniejszym pierwszeństwem (art. 131 ust. 5 PrWłPrzem). Wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że kolizja zgłoszonego znaku towarowego, z prawem z rejestracji oznaczenia geograficznego jest wyłączona z art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Natomiast art. 131 ust. 5 PrWłPrzem jedynie doprecyzowuje rozumienie naruszenia prawa do nazwy. Zasadnicze znaczenie w kwestii tej kolizji ma natomiast art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem.

Przepis art. 4 ust. 4 lit. c dyrektywy 2008/95 zawiera przykładowe wyliczenie kolizyjnych praw osobistych lub majątkowych. Wymienione zostały następujące prawa: prawo do nazwiska, prawo do osobistego wizerunku, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej. Przykładowy charakter tego wyliczenia oznacza, że chodzi o wszystkie prawa podmiotowe, które mogą być podstawą zakazu używania zgłoszonego znaku towarowego. W art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95 została natomiast odrębnie uregulowana sytuacja prawna niezarejestrowanego znaku towarowego oraz innych oznaczeń wyróżniających używanych w obrocie. Według tego przepisu „każde państwo członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak towarowy, jeżeli prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie zostały nabyte przed datą złożenia wniosku o rejestrację późniejszego znaku towarowego oraz w jakim niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi, prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego”. Porównywanie regulacji art. 4 ust. 4 lit. c i b dyrektywy 2008/95 pozwala zauważyć, że pierwszy z powołanych przepisów dotyczy kolizji wszystkich wcześniejszych praw podmiotowych ze zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym z późniejszym pierwszeństwem, w tym praw własności przemysłowej, drugi natomiast odnosi się do oznaczeń wyróżniających, w tym znaków towarowych, do których prawa zostały nabyte poprzez używanie. Prawodawca unijny zatem odrębnie uregulował sytuację prawną niezarejestrowanych znaków towarowych i innych oznaczeń, a prawa do niezarejestrowanych oznaczeń wyróżniających nie zaliczył do praw własności przemysłowej. Przyznał państwom członkowskim możliwość wprowadzenia do prawa wewnętrznego odpowiedniej regulacji uznającej, pod pewnymi warunkami, prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako przeszkodę rejestracji znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem. Polski ustawodawca nie skorzystał z tej możliwości i nie wydał odpowiednich przepisów.

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem wyłącza od rejestracji znaki towarowe, których używanie narusza „prawa osobiste lub majątkowe”. Użycie spójnika „lub” wyraża myśl, że współcześnie (w dobie komercjalizacji dóbr osobistych) nie można już każdorazowo precyzyjnie rozgraniczyć interesów osobistych od majątkowych^[283]. Dlatego w świetle powołanego przepisu nie ma potrzeby określenia, jakie interesy osoby trzeciej (osobiste czy majątkowe) mają charakter przeważający. W każdym przypadku, gdy używanie znaku towarowego może prowadzić do naruszenia praw osobistych lub majątkowych, Urząd Patentowy powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy jest obowiązany, badając zgłoszony znak towarowy, uwzględnić z urzędu przeszkody rejestracji z art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Najczęściej UP nie dysponuje jednak wystarczającą wiedzą o istnieniu przeszkód z art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Stąd bardzo przydatne są uwagi osób trzecich. Te osoby, podmioty praw osobistych lub majątkowych, mogą zgłaszać uwagi dotyczące przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (art. 143 PrWłPrzem). Wniesienie takich uwag nie nadaje jednak statusu strony danej osobie w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Taka osoba, jeżeli UP udzielił prawa ochronnego na znak towarowy, może natomiast wystąpić ze sprzeciwem (w okresie 6 miesięcy od daty publikacji decyzji o udzieleniu prawa ochronnego - art. 246 PrWłPrzem) bądź z wnioskiem o unieważnienie tego prawa z rejestracji w terminie późniejszym (art. 164 PrWłPrzem). W tych postępowaniach osoba trzecia występuje już jako strona. Wcześniejsze

-189-

przedstawienie Urzędowi Patentowemu uwag dotyczących przeszkód w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy nie pozbawia zatem osoby trzeciej możliwości wystąpienia w przyszłości ze sprzeciwem bądź wnioskiem o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego.

Praktyczne pytanie dotyczy możliwości wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania i wezwania zgłaszającego do dostarczenia orzeczenia sądu o braku naruszenia praw osobistych lub majątkowych poprzez używanie zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego. Taką podstawę mógłby stanowić ewentualnie art. 189 KPC (powództwo o ustalenie) w sytuacji, gdy zgłaszający pragnie uprzedzić zarzut UP o naruszeniu prawa osobistego lub majątkowego osoby trzeciej. W praktyce bardziej prawdopodobne jest przedstawienie UP wyroku wydanego w następstwie wniesienia powództwa przez osobę trzecią, w którym zakazano używania danego oznaczenia jako naruszającego prawo osobiste lub majątkowe tej osoby. Ubocznym skutkiem zawieszenia postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy byłoby jednak dodatkowe, znaczne wydłużenie tego postępowania. De lege lata przepisy nie przewidują expressis verbis możliwości odsyłania na drogę sądową w celu uzyskania wyroku sądowego. Urząd Patentowy został bowiem wyposażony w kompetencję do samodzielnego rozstrzygania kolizji na tle art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Tego stanowiska nie zmienia, na gruncie obowiązującego stanu prawnego, okoliczność braku dostatecznej wiedzy o możliwych konfliktach rynkowych z udziałem zgłoszonego znaku towarowego i dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeżeli jednak osoba trzecia dostarczy prawomocny wyrok sądu stwierdzający naruszenia prawa osobistego lub majątkowego, to UP jest obowiązany uwzględnić ten wyrok i odmówić zgłaszającemu znak towarowy udzielenia prawa ochronnego^[284].

II. Prawa osobiste

Od rejestracji są wyłączone znaki towarowe ze względu na kolizję z prawami osobistymi osób trzecich (art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem w zw. z art. 23 i 24 KC). Podstawą do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy są takie prawa osobiste, jak prawo do nazwiska, pseudonimu a nawet do charakterystycznego imienia, czy też prawo do własnego wizerunku. Nazwisko, pseudonim, wizerunek są bowiem oznaczeniami identyfikującymi, chociaż w rozmaitym stopniu, osoby fizyczne w społeczeństwie. Ponieważ znak towarowy służy przede wszystkim odróżnianiu towarów (usług) jednego przedsiębiorcy od towarów (usług) innego przedsiębiorcy, to używanie w charakterze znaku towarowego oznaczenia takiego samego lub podobnego do cudzego nazwiska, pseudonimu lub wizerunku może spowodować naruszenie prawa do tych dóbr osobistych.

Odpowiednikiem nazwiska osoby fizycznej jest nazwa osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz wyposażonej w zdolność prawną (ułomnej osoby prawnej). Naruszenie dobra osobistego osoby prawnej w postaci jej nazwy może nastąpić także w razie używania przez nieuprawnionego jedynie części tej nazwy, jeżeli ta część w sposób wystarczający spełnia funkcję indywidualizującą osobę prawną i posiada dostateczną moc dystynktywną^[285]. Nazwa spółki cywilnej albo innej jednostki organizacyjnej pozbawionej zdolności prawnej stanowi wspólne dobro osobiste podmiotów ją tworzących^[286].

Wizerunek został również wymieniony w katalogu dóbr osobistych z art. 23 KC, a także w art. 81 PrAut^[287]. Szczegółowe regulacje dopuszczające publikację wizerunku zawiera art. 13 ust. 3 PrPras, art. 279 § 1 i art. 280 oraz art. 357 § 1 KPK. Z powodu braku definicji legalnej wizerunku nauka prawa proponuje własne definicje. Z punktu widzenia art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem najbardziej przydatna jest wypowiedź, że są to dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród ludzi^[288] lub ustalenie obrazu fizycznego zdatne do zwielokrotniania i rozpowszechniania^[289]. Przy rozpowszechnianiu wizerunku należy przestrzegać zasad wynikających z art. 81-83 PrAut. Rozpowszechnianie oznacza publiczne udostępnienie wizerunku niezamkniętemu gronu osób^[290]. Wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej (art. 81 ust. 1 zd. 1 PrAut)^[291]. Zgoda może być udzielona w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany^[292]. Ustawodawca przewidział w art. 81 ust. 2 pkt 1 i 2 PrAut sytuacje, w których rozpowszechnianie wizerunku bez zgody uprawnionego nie jest bezprawne. Wskazane normy

-190-

nie upoważniają jednak do wykorzystywania wizerunku osoby fizycznej bez zgody zainteresowanego w znaku towarowym. W szczególności przyjmuje się, że dozwolone rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej nie może być dokonywane w celach typowo komercyjnych^[293]. Przepisy prawnoautorskie nie eliminują ochrony wizerunku przewidzianej w Kodeksie cywilnym (art. 24 § 3 KC).

Odmowa udzielenia prawa ochronnego ze względu na cudze prawa osobiste - na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - zakłada, że są zrealizowane przesłanki naruszenia w rozumieniu powołanych przepisów Kodeksu cywilnego. Używanie tego znaku „zagraża lub narusza” dobro podmiotu uprawnionego (stanowi ingerencję w cudze dobro) i jest bezprawne. Zagrożenie lub naruszenie zachodzi wtedy, gdy używanie zbieżnego oznaczenia (nazwiska, wizerunku) jako znaku towarowego godziłoby w obiektywnie uzasadnione interesy uprawnionego. Przeciętny odbiorca towarów pod tym znakiem mógłby błędnie przypuszczać, że podmiot tego nazwiska rozpoczął działalność gospodarczą lub udzielił innej osobie zezwolenia na używanie swojego nazwiska jako znaku towarowego. Jeżeli chodzi o drugą przesłankę, to prawo polskie ustanawia domniemanie bezprawności (art. 24 KC). Ocena bezprawności może nastąpić dopiero po potwierdzeniu wskazanej ingerencji w cudze dobro osobiste. Brak takiej ingerencji czyni bowiem bezprzedmiotową dyskusję o bezprawności.

Zgłaszający może uwolnić się od zarzutu naruszenia cudzego dobra osobistego (np. nazwiska, wizerunku), jeżeli wykaże, że zgłoszenie znaku towarowego jest zgodne z wyraźną lub dorozumianą zgodą uprawnionego. Jednak zgoda osoby uprawnionej na rejestrację znaku towarowego, pomimo że uchyla zarzut bezprawności, nie wiąże UP. Ustawodawca, co należy ocenić krytycznie, nie skorzystał bowiem z możliwości przewidzianej w art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95 i nie wydał odpowiednich przepisów^[294]. Dlatego zgłaszający znak towarowy, jeżeli uzyska stosowne zezwolenie podmiotu praw osobistych, to może używać danych oznaczeń jako niezarejestrowane.

Jeżeli zgłaszający wnosi o rejestrację jako znaku towarowego swojego własnego nazwiska, to UP powinien w takim przypadku udzielić prawa ochronnego. Nie zachodzi bowiem nie tylko naruszenie prawa osobistego osoby trzeciej, ale znajduje wyraz zasada, iż każda jednostka może dowolnie korzystać ze swoich dóbr osobistych^[295]. Dotyczy to także sytuacji, gdy to nazwisko jest tożsame lub podobne z nazwiskiem innej osoby. Przeszkodą rejestracji jednak może być kolizja z cudzym znakiem towarowym.

III. Prawa majątkowe

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem wyłącza również od rejestracji znaki towarowe, których używanie naruszyłoby takie prawa majątkowe, jak prawo do firmy, oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego część^[296], prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo do tytułu prasowego, autorskie prawa majątkowe. Poza zakresem tego przepisu, jak już wyżej wskazano, zostały usytuowane oznaczenia geograficzne, jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego (art. 132 ust. 1, pkt 1, 1¹ i 1² PrWłPrzem oraz właściwe przepisy prawa unijnego^[297]).

Jedno i to samo dobro majątkowe może jednocześnie stanowić przedmiot wymienionych praw podmiotowych oraz charakteryzować się cechami właściwymi znakom towarowym. Stąd jest możliwe w praktyce, że używanie, jako znaku towarowego, zgłoszonego oznaczenia stanowiłoby ingerencję w zakres tych praw podmiotowych osoby trzeciej.

Kwalifikacja naruszenia praw majątkowych z art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, analogicznie do praw osobistych, jest przeprowadzona na podstawie przepisów regulujących wcześniejsze prawo podmiotowe. Naruszenie występuje wtedy, gdy są spełnione w świetle tych przepisów wszystkie przesłanki bezprawnej ingerencji we wcześniejsze prawo podmiotowe.

Firma jest uregulowana w przepisach art. 43¹ i n. KC. Firmą jest oznaczenie, pod którym działa przedsiębiorca (art. 43² § 1 KC). Prawo do firmy przysługuje tylko tym podmiotom, które legitymują się statusem przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ KC. Powstaje z chwilą rozpoczęcia jej używania i podlega ochronie na podstawie art. 43¹⁰ KC^[298]. Dlatego UP, w następstwie kolizji zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym prawem do firmy (naruszenia prawa do firmy), jest obowiązany wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Do sytuacji zgłoszenia znaku towarowego zawierającego nazwę stosuje się także art. 131 ust. 5 PrWłPrzem. Uważna analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że w gruncie rzeczy przesądza on, kiedy nie dochodzi do naruszenia praw do wcześniejszych oznaczeń wyróżniających zawierających nazwę. Ten przepis nie może być natomiast rozumiany jako samoistna podstawa umożliwiająca udzielenie prawa ochronnego, pomimo że używanie znaku towarowego stanowiłoby naruszenia odpowiedniego prawa podmiotowego.

Oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego część podlegają ochronie przede wszystkim na podstawie art. 5 ZNKU. Ta ochrona powstaje poprzez używanie

-191-

oznaczenia w obrocie. Ze względu na zbieżne funkcje realizowane w obrocie przez oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo oraz znak towarowy powstaje kolizja w razie identyczności bądź podobieństwa znaku towarowego z oznaczeniem oraz identyczności lub podobieństwa towarów (usług) zbywanych przez przedsiębiorcę i zawartych w zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 5 ZNKU nie kreuje jednak bezwzględnego prawa podmiotowego. Ochrona na podstawie tego przepisu ma bowiem charakter właściwy przepisom deliktowym. Z tego punktu widzenia przepis art. 5 ZNKU nie ustanawia przeszkody rejestracji w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, który odnosi się bowiem jedynie do praw podmiotowych. Rzecz jasna, określone oznaczenie wyróżniające jest przeszkodą rejestracji, gdy jest przedmiotem prawa podmiotowego (np. na podstawie art. 43² KC i n.).

Tytuł prasowy jest terminem wieloznacznym. Z punktu widzenia dyskutowanego zagadnienia istotne są następujące sposoby rozumienia tytułu prasowego. Po pierwsze, jako nazwa każdego publikatora lub materiału prasowego (drukowanego, radiowego, telewizyjnego, internetowego) spełniającego wymogi prasy z art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPras, dziennika z art. 7 ust. 2 pkt 2 PrPras, czasopisma z art. 7 ust. 2 pkt 3 PrPras czy nawet materiału prasowego z art. 7 ust. 2 pkt 4 PrPras^[299]. Po drugie, tytuł prasowy jako oznaczenie identyfikujące w obrocie przedsiębiorcę prowadzącego prasową działalność wydawniczą.

Prawo prasowe nie gwarantuje szczególnej ochrony tego typu nazw i innego rodzaju oznaczeń odróżniających. Ustawa o radiofonii i telewizji także nie przewiduje odrębnej ochrony dla nazw stacji i programów radiowych i telewizyjnych. Oznacza to, że w konkretnych stanach faktycznych do ochrony prawnej tytułu prasowego zastosowanie znajdują przepisy KC o ochronie dóbr osobistych i firmy, PrAut, ZNKU.

Z punktu widzenia art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem tytuł prasowy wyłącza od ochrony znaki towarowe z późniejszym pierwszeństwem. Dotyczy to sytuacji, gdy ten tytuł jest przedmiotem prawa podmiotowego. Rejestracja tytułu prasowego we właściwym rejestrze nie stanowi przeszkody w udzieleniu prawa na kolizyjny znak towarowy, ponieważ nie konstytuuje prawa podmiotowego^[300]. Także przepis art. 5 ZNKU nie nadaje tytułowi prasowemu charakteru przeszkody rejestracji późniejszego znaku towarowego, ponieważ nie konstytuuje prawa podmiotowego.

Tytuł dzieła (np. filmu, książki, utworu muzycznego) podlega ochronie ustawodawstwa prawnoautorskiego. Prawo autorskie do tytułu powstaje z chwilą, gdy tytuł danego dzieła charakteryzuje się samoistną zdolnością prawnoautorską. Stąd tytuł dzieła, jako utwór prawnoautorski, stanowi przeszkodę rejestracji w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem.

To samo dotyczy zgłoszenia do rejestracji w charakterze znaku towarowego cudzego utworu prawnoautorskiego (np. sloganu, melodii, zdjęcia fotograficznego). Korzystanie z takiego utworu przez osobę zgłaszającą znak towarowy stanowiłoby naruszenie autorskich praw majątkowych.

Do katalogu tych praw podmiotowych, których dotyczy art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, należy także prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Wzór przemysłowy, jak również znak towarowy, mogą bowiem posiadać zdolność odróżniania towaru w obrocie. W rezultacie używanie znaku towarowego może wkraczać w zakres wcześniejszego prawa z rejestracji określonego wzoru.

Nie ma zasadniczo przeszkód, aby pojęciem majątkowych praw podmiotowych objąć również patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe. Jednak zgłoszony znak towarowy nie wejdzie w kolizję z tymi prawami, ponieważ takie znaki towarowe zawierają dane techniczne (charakteryzują się techniczną funkcjonalnością) i dlatego są pozbawione per se zdolności odróżniającej. W konsekwencji powinny zostać wyłączone od rejestracji już we wcześniejszej fazie postępowania ze względu na art. 131 ust. 2 pkt 6 PrWłPrzem. Może to dotyczyć zarówno formy towaru lub opakowania, jak i rozmaitych słownych lub graficznych danych technicznych.

IV. Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające

Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, wymieniając ogólnie prawa osobiste lub majątkowe, nie przesądził expressis

-192-

verbis, które prawa podmiotowe wyłączają od rejestracji znak towarowy zgłoszony przez osoby trzecie do Urzędu Patentowego. W praktyce szczególne znaczenie ma pytanie o zastosowanie tego przepisu do niezarejestrowanego znaku towarowego, którego pierwszeństwo wywodzące się z faktu używania jest wcześniejsze niż data pierwszeństwa znaku towarowego zgłoszonego do UP. Chodzi o to, czy niezarejestrowany znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem z używania stanowi - na tle art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - przeszkodę rejestracji znaku towarowego zgłoszonego do UP przez inną osobę. Stanowisko w tej kwestii wymaga pogłębionej wykładni przepisów obowiązującego prawa.

Przede wszystkim wskazany problem nie dotyczy znaków towarowych powszechnie znanych. Także znaki towarowe wyłączają od rejestracji znaki towarowe z późniejszym pierwszeństwem (art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem i art. 4 ust. 1 lit. b w zw. z art. 4 ust. 2 lit. d dyrektywy 2008/95). W tym miejscu chodzi natomiast o możliwość wyłączenia od rejestracji zgłoszonego znaku towarowego ze względu na wcześniej używany na terytorium Polski znak towarowy, który nie legitymuje się cechą powszechnej znajomości. Są to wszystkie znaki towarowe o mniejszym, w porównaniu ze znakami powszechnie znanymi, stopniu znajomości w obrocie. Najogólniej biorąc, w rachubę wchodzą dwie kategorie znaków towarowych. Po pierwsze, są to znaki towarowe używane lokalnie w działalności gospodarczej o niewielkim rozmiarze. Po drugie, znaki towarowe używane na większym obszarze, w działalności gospodarczej o większym rozmiarze.

Znaki towarowe należące do pierwszej grupy, w razie uzyskania rejestracji przez późniejszy znak towarowy, stają się przedmiotem prawa używacza uprzedniego (art. 160 PrWłPrzem). Ratio legis prawa używacza uprzedniego wyraża się w przyznaniu kompetencji do używania znaku towarowego w rozmiarze określonym w dacie pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego, w sytuacji udzielenia przez UP innej osobie prawa używania kolizyjnego oznaczenia na terytorium Polski. Nie ma zatem wątpliwości, że osoba używająca lokalnie wcześniej znak towarowy w działalności gospodarczej o niewielkim rozmiarze nie może powołać się na swoje wcześniejsze pierwszeństwo i skutecznie wyłączyć od rejestracji znak towarowy z późniejszym pierwszeństwem. Prawo używacza uprzedniego powstaje bowiem dopiero z chwilą udzielenia prawa ochronnego. Wyłączenie od rejestracji znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem w razie wcześniejszego używania znaku towarowego, w zakresie określonym w art. 160 PrWłPrzem uniemożliwiłoby powstanie prawa używacza uprzedniego. Objęcie dyspozycją art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem takich znaków towarowych pozostawałoby w sprzeczności z normą art. 160 PrWłPrzem. Dlatego wcześniejsze używanie znaku towarowego w zakresie wymaganym do powstania prawa używacza uprzedniego nie może być podstawą decyzji odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem).

Znacznie trudniej określić, z punktu widzenia art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem, sytuację osób używających znaków towarowych należących do drugiej kategorii. Przedstawienie stanowiska w tej kwestii należy poprzedzić twierdzeniem, że w świetle PrWłPrzem jedynym źródłem, z zastrzeżeniem znaków towarowych powszechnie znanych, prawa ochronnego na znak towarowy jest konstytutywna decyzja UP. Lege non distinguente używanie znaku towarowego (zwykłe używanie) nie konstytuuje, w świetle powołanej ustawy, prawa wyłącznego używania znaku towarowego w Polsce. Dlatego nie można przeciwstawić, na podstawie powołanej ustawy, zgłoszeniu znaku towarowego wcześniejszego prawa wywodzącego się z faktu używania takiego samego lub podobnego znaku towarowego dla takich samych lub podobnych towarów.

W związku z powyższym wyłania się pytanie o powstanie na podstawie innych ustaw skutecznego prawa do niezarejestrowanego znaku jako przeszkody rejestracji w świetle art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Chodzi w szczególności o art. 10 ZNKU. Ten przepis kwalifikuje jako czyn nieuczciwej konkurencji używanie oznaczenia, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów. Krajowe sądy, na przestrzeni wielu lat, na podstawie tego przepisu wypracowały koncepcję przyznawania ochrony znakom towarowym przed późniejszym używaniem takiego samego lub podobnego znaku towarowego dla takich samych lub podobnych towarów, jeżeli to używanie wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. Uprawniony na podstawie wcześniejszego używania może wystąpić z roszczeniem zakazowym z art. 18 ZNKU, gdy używanie takiego samego lub podobnego znaku dla takich samych lub podobnych towarów wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. W praktyce przedsiębiorcy wytaczają powództwa zarówno z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 PrWłPrzem), jak i z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji (art. 10 ZNKU). Niekiedy jednak podstawą jest wyłącznie art. 10 ZNKU i ewentualnie art. 3 ZNKU. Jak się wydaje, jest to wyraz przekonania niektórych przedsiębiorców, że orzecznictwo sądów pozwala na łatwiejsze uzyskanie ochrony na podstawie art. 10 i 3 ZNKU (podstawą jest używanie) niż art. 296 PrWłPrzem (podstawą jest rejestracja).

W świetle powyższej, już utrwalonej, praktyki krajowej judykatury powstaje pytanie o możliwość skutecznego powołania się na art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem w celu wyłączenia od rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem. W literaturze można wyodrębnić dwa poglądy. Zgodnie z pierwszym, używanie znaku towarowego, które spełnia przesłanki powstania ochrony z art. 10 ZNKU, nie jest prawem podmiotowym, o którym mowa w art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem (wcześniej art. 8 pkt 2 ZnTowU). Dlatego niezarejestrowany znak

-193-

towarowy, używany ponadlokalnie, nie może być podstawą odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony przez osobę trzecią^[301]. Według odmiennego stanowiska takie używanie kreuje prawo podmiotowe do znaku niezarejestrowanego, które może być podstawą odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. To stanowisko zostało ostatnio, w sposób najbardziej obszerny w literaturze krajowej, przedstawione przez M. Trzebiatowskiego. Powołany autor podnosi, że przepisy ZNKU stanowią równoległy system ochrony oznaczeń wyróżniających, w tym znaków towarowych w stosunku do ochrony zapewnionej przez regulację PrWłPrzem. Wskazuje również na wyroki sądowe, w których akcentowano zasadę pierwszeństwa używania znaku towarowego w sytuacji kolizji wcześniejszego używania z późniejszym pierwszeństwem zarejestrowanego znaku towarowego^[302].

Przede wszystkim, należy zauważyć, że akceptacja drugiego z powyższych stanowisk miałaby następujące konsekwencje. Przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem ustanawia jako przeszkodę rejestracji bezwzględne prawa podmiotowe osobiste lub majątkowe. Dlatego zaliczenie prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego do tych praw byłoby równoznaczne w prawie polskim z przyznaniem, również zwykłemu używaniu, obok decyzji o rejestracji i powstaniu powszechnej znajomości znaku towarowego, charakteru równorzędnego źródła konstytuującego wyłączne prawo do znaku towarowego. To stanowisko faktycznie zakłada, bez ingerencji ustawodawcy, radykalną zmianę systemu prawnego w Polsce w dziedzinie znaków towarowych. Związanie z faktem zwykłego używania znaku towarowego powstania bezwzględnego prawa wymaga jednak wyraźnej woli ustawodawcy. Powstanie prawa wyłącznego oddziaływuje bowiem wielopłaszczyznowo na interesy osób trzecich.

Co się tyczy szczegółowych twierdzeń dotyczących powstania prawa podmiotowego w następstwie zwykłego używania, to należy stwierdzić, co następuje. Po pierwsze, wykształcona w praktyce sądowej ochrona równoległa w stosunku do przepisów PrWłPrzem, na podstawie art. 10 ZNKU, nie oznacza, iż używanie znaku towarowego w świetle tego przepisu kreuje prawo podmiotowe. Jak wiadomo, interesy osób fizycznych i prawnych mogą być chronione również przy pomocy innego instrumentarium prawnego niż prawa podmiotowe. Po drugie, powoływane przez M. Trzebiatowskiego wyroki sądowe odnoszą się do kolizji zarejestrowanego znaku towarowego z wcześniejszą nazwą handlową. Nie można nie dostrzegać różnic pomiędzy tymi dwiema instytucjami i zasady rozstrzygania kolizji pomiędzy znakiem towarowym a oznaczeniem wyróżniającym przedsiębiorstwa mechanicznie przenosić na kolizję niezarejestrowanego i zarejestrowanego znaku towarowego. Po trzecie, sytuacja prawna osoby używającej znaku towarowego nie może być na tle art. 10 ZNKU kwalifikowana jako prawo podmiotowe. Przepisy art. 415 i n. KC nie kreują prawa podmiotowego. Przepisy ustanawiające ochronę przed nieuczciwą konkurencją mają bezspornie rodowód deliktowy. Należy to odnieść także do sytuacji prawnej osoby używającej niezarejestrowanego znaku towarowego. Po czwarte, w prawie polskim obowiązuje zasada numerus clausus bezwzględnych praw podmiotowych. Chociaż osoba używająca znaku towarowego uzyskuje korzystną sytuację na rynku, to jednak sytuacja jej i osób trzecich nie jest dostatecznie jasno i wyczerpująco określona, aby można było stwierdzić, że art. 10 ZNKU respektuje zasadę numerus clausus. Po piąte, ustawodawca nie skorzystał z kompetencji zawartej w art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95. Nie zostały bowiem wydane przepisy nadające niezarejestrowanemu znakowi towarowemu charakter przeszkody rejestracji znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem. Skoro NSA stoi na stanowisku, że brak krajowych przepisów wydanych na podstawie art. 4 ust. 5 dyrektywy 2008/95 wyłącza związanie UP wolą uprawnionego z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem^[303], to należy ten pogląd bezdyskusyjnie odnieść także do sytuacji z art. 4 ust. 4 lit. b tej dyrektywy. Po szóste, art. 1 ust. 2 PrWłPrzem stanowi, że przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów własności przemysłowej przewidzianej w innych ustawach. Jednocześnie według art. 2 PrWłPrzem zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa. Z tych przepisów wynika, że ochrona przewidziana w obydwu ustawach jest niezależna.

Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, że używanie znaku towarowego, jeżeli nawet jest dostatecznie znaczące rynkowo, nie stanowi podstawy do wydania decyzji o odmowie rejestracji znaku towarowego na podstawie wcześniejszego prawa podmiotowego (art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Osoba z wcześniejszym pierwszeństwem używania może się oczywiście powołać na złą wiarę zgłaszającego. Można bowiem zasadnie twierdzić, że w przypadku zgłoszenia znaku towarowego, zbieżnego z oznaczeniem wcześniej używanym na rynku dla tych samych towarów, zgłaszający powinien dysponować stosowną wiedzą o sytuacji rynkowej, a zgłoszenie znaku towarowego należy odczytywać jako zamiar wykorzystania pozycji zbudowanej na rynku przez podmiot używający niezarejestrowanego znaku towarowego.

Powyższe uwagi dotyczą odpowiednio innych niż znaki towarowe niezarejestrowanych oznaczeń wyróżniających. Jeżeli są one przedmiotem praw podmiotowych na podstawie odrębnych przepisów, to stanowią przeszkodę rejestracji w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem. Jeżeli natomiast korzystają jedynie z ochrony na podstawie art. 5 ZNKU, to nie mogą być taką przeszkodą, choćby tylko dlatego,

-194-

że ustawodawca nie skorzystał z możliwości zawartej w art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95.

Powyższy pogląd o sytuacji prawnej niezarejestrowanych znaków towarowych oraz innych oznaczeń wyróżniających, do których prawo powstało w wyniku używania, jest wynikiem analizy obowiązującego prawa polskiego oraz dyrektywy 2008/95. Stanowisko ustawodawcy jest wewnętrznie niespójne. Wśród przeszkód rejestracji znaku towarowego nie jest przewidziany niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie wyróżniające, którego ochrona powstaje na podstawie używania. Nie można bowiem przyjąć, że określenie „prawa osobiste lub majątkowe” obejmuje także prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych niezarejestrowanych oznaczeń. Ustawa nie zawiera również odrębnego przepisu, który taki charakter nadawałby niezarejestrowanym oznaczeniom. W rezultacie UP powinien udzielać praw ochronnych oznaczeniom, które są już używane przez inne osoby, a nie są przedmiotem praw podmiotowych, nawet jeżeli z innych przepisów zdaje się wynikać, że używanie takiego oznaczenia może być zakazane. Stąd konieczna jest interwencja ustawodawcy, która w minimalnym zakresie powinna polegać na wykonaniu normy art. 4 ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95^[304]. Sądy i nauka prawa nie mogą zastępować ustawodawcy w poszukiwaniu właściwego rozwiązania. Granicą dopuszczalnej wykładni jest bowiem treść przepisu prawa. Interpretacja przepisów sprzeczna z treścią przepisów jest wykładnią contra legem. Nie ulega wątpliwości, że taki charakter miałaby uwzględniona w ramach art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem przeszkoda rejestracji niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego niezarejestrowanego oznaczenia wyróżniającego.

§ 7. Oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia

Szczególny status mają prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych (art. 132 ust. 1 pkt 1, 1¹ i 1² PrWłPrzem). W świetle tej regulacji stanowią one względne przeszkody rejestracji, ponieważ wyłączają od ochrony podobne lub identyczne znaki towarowe z późniejszym pierwszeństwem zgłoszone dla towarów identycznych lub podobnych do zarejestrowanych oznaczeń geograficznych^[305]. Poza zakresem regulacji z art. 132 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem pozostaje natomiast kwestia współistnienia wcześniej zgłoszonego (o ile został zarejestrowany) znaku towarowego i później zarejestrowanego kolizyjnego oznaczenia geograficznego^[306].

Ustawodawca uznał zarejestrowane oznaczenia geograficzne, jak zdaje się wynikać z ich lokalizacji w art. 132 ust. 1 PrWłPrzem, za najważniejszą przeszkodę rejestracji znaku towarowego. Przeszkodę rejestracji stanowi oznaczenie geograficzne zarejestrowane przez UP (art. 132 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem), wpisane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (art. 132 ust. 1 pkt 1² PrWłPrzem) oraz wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych prowadzonego przez Komisję Europejską (art. 132 ust. 1 pkt 1¹ i 1² PrWłPrzem).

Wskazana regulacja, w odniesieniu do oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zarejestrowanych przez Komisję Europejską, z punktu widzenia zasad obowiązywania w Polsce prawa unijnego, budzi następujące zastrzeżenia. Przede wszystkim przepis art. 132 ust. 1 pkt 1, 1¹ i 1² PrWłPrzem nie respektuje zasady bezpośredniego obowiązywania rozporządzeń unijnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej^[307]. Na terytorium wszystkich państw

-195-

członkowskich UE obowiązują bowiem jednolicie przepisy rozporządzeń unijnych, które wyłączają znak towarowy od rejestracji w UP w sytuacji kolizji z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym i nazwą pochodzenia.

Przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem zawiera odesłanie poprzez art. 4 PrWłPrzem do systemu prawa UE. To stanowisko ustawodawcy nie może być zaakceptowane również z wyżej wskazanych powodów. Oznaczenia zarejestrowane na podstawie rozporządzeń unijnych korzystają bezpośrednio z ochrony na terytorium państw członkowskich i niezgodne z zasadami prawa unijnego jest wydawanie przepisów ustawowych ustanawiających obowiązek stosowania rozporządzeń lub zawierających normy zbieżne z regulacją rozporządzeń^[308].

Przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem nakazuje także stosowanie art. 132 ust. 1 i 2 PrWłPrzem do oznaczeń geograficznych zarejestrowanych na podstawie norm międzynarodowych. Rzeczypospolita nie jest jednak stroną umowy międzynarodowej, która przewiduje szczególny tryb udzielenia ochrony na oznaczenia geograficzne. Dlatego przepis art. 132 ust. 5 PrWłPrzem nie znajduje zastosowania do takich oznaczeń geograficznych. W rezultacie przeszkody rejestracji znaku towarowego nie stanowią oznaczenia geograficzne zarejestrowane na podstawie umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą.

Według art. 132 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia, a udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie ograniczy nadmiernie możliwości używania zarejestrowanego oznaczenia geograficznego przez innych uprawnionych. Przytoczony przepis wyłącza od ochrony znaki towarowe ze względu na zarejestrowane w UP oznaczenia geograficzne. Przepis ten został wprowadzony już do pierwotnego tekstu ustawy (wszedł w życie 22.8.2001 r.). Obecnie w rejestrze UP nie ma nawet jednego prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego^[309]. Niezależnie od tego, przepisy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2081/92 (obecnie rozporządzenie Nr 510/2006) od daty uzyskania członkowstwa Polski w Unii, wyłączyły od ochrony poprzez rejestrację w krajowych rejestrach (np. w Urzędzie Patentowym) kwalifikowane oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych^[310]. Natomiast oznaczenia geograficzne win^[311] oraz oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych^[312] podlegać mogą ochronie w płaszczyźnie krajowej. Jest to ochrona uregulowana odrębnymi przepisami^[313]. Z powyższego wynika, że de lege lata przepis art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem może odnosić się jedynie do oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla innych produktów niż produkty będące produktami rolnymi lub spożywczymi, winami oraz napojami spirytusowymi. Są to produkty przemysłowe, dla których geograficzne oznaczenia pochodzenia i nazwy pochodzenia mają bardzo niewielkie znaczenie gospodarcze. Jest to jedną z przyczyn braku stosowania w praktyce art. 132 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem jako podstawy odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Przepis art. 132 ust. 1 pkt 1¹ PrWłPrzem stanowi, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywczego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) 20.3.2006 r. Nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych^[314]. W świetle tego przepisu przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy stanowią zarejestrowane oznaczenia geograficzne lub nazwy pochodzenia chronione na podstawie rozporządzenia Nr 510/2006. Przepis art. 132 ust. 1 pkt 1¹ PrWłPrzem został uchwalony i wszedł w życie już po dacie uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.

-196-

Tymczasem z faktu członkostwa w Unii Europejskiej wynika zasada bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia przez państwa członkowskie. Ponadto, przepisy prawa unijnego mają pierwszeństwo w stosunku do prawa krajowego. Sprzeczne z tymi zasadami jest zatem powtórzenie normy rozporządzenia w krajowej ustawie. W razie zgłoszenia kolizyjnego znaku towarowego UP powinien odmówić udzielenia prawa ochronnego na ten znak towarowy na podstawie art. 14 ust. 1 w zw. z art. 13 rozporządzenia Nr 510/2006^[315]. Dlatego norma art. 132 ust. 1 pkt 1¹ PrWłPrzem nie może być stosowana, ponieważ jej uchwalenie oraz stosowanie jest sprzeczne z prawem unijnym.

Stosownie do art. 132 ust. 1 pkt 1² PrWłPrzem, nie udziela się również prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89^[316], oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z 18.10.2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. Nr 208, poz. 1539 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056). Przepis art. 23 ust. 1 rozporządzenia Nr 110/2008, zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami prawa unijnego, wyłącza od rejestracji jako znaki towarowe zarejestrowane oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych. Dlatego przepis art. 132 ust. 1 pkt 1² PrWłPrzem nie może być stosowany w odniesieniu do zarejestrowanych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (załącznik III do rozporządzenia Nr 110/2008). Jeśli chodzi natomiast o wymienioną ustawę, nie można postawić przepisowi art. 132 ust. 1 pkt 1² PrWłPrzem w odniesieniu do krajowej listy oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, analogicznego zarzutu, jaki został postawiony art. 132 ust. 1 pkt 1¹ PrWłPrzem. Krajowa lista oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych odnosi się bowiem do oznaczeń, które podlegają odrębnemu reżimowi państwa członkowskiego. W rezultacie należy przyjąć, że oznaczenia wpisane na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych mogą stanowić podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy.

Kolizja zgłoszonego znaku towarowego z zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym lub nazwą pochodzenia jest unormowana również w art. 44 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 479/2008 z 29.4.2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1493/1999, (WE) Nr 1782/2003, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 2392/86 i (WE) Nr 1493/1999^[317]. Przepis art. 44 ust. 1 rozporządzenia Nr 479/2008 dotyczący kolizji zgłoszonych znaków towarowych z oznaczeniem geograficznym win obowiązuje bezpośrednio. Stąd w razie kolizji Urząd Patentowy jest obowiązany zastosować ten przepis i w razie spełnienia przewidzianych przesłanek wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Jednak rozporządzenie Nr 479/2008 dopuszcza ochronę krajową oznaczeń geograficznych dla niektórych kategorii win. W odniesieniu do tych oznaczeń podstawę odmowy rejestracji może stanowić art. 129 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

Dyskutowane zagadnienie jest uregulowane również w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z 18.6.2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych^[318]. Nazwy geograficzne tych wód zarejestrowane na podstawie rozporządzenia Nr 2081/92 korzystają z ochrony do 31.12.2013 r. [art. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 692/2003 z 8.4.2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych^[319]]. Stosuje się zatem zasady rozstrzygania kolizji określone w tym rozporządzeniu (obecnie rozporządzenie Nr 510/2006). Niezarejestrowane nazwy geograficzne, stosownie do tego rozporządzenia, są natomiast wpisane do wykazu wód mineralnych prowadzonego przez Komisję Europejską. Wydaje się, że w razie zgłoszenia znaku towarowego kolizyjnego do nazwy geograficznej wody mineralnej UP powinien odmówić udzielenia ochrony na podstawie przepisów PrWłPrzem odnoszących się do zdolności odróżniającej.

Oznaczenia geograficzne stanowiące załącznik do Aktu dotyczącego przystąpienia do Unii Europejskiej Rzeczypospolitej Polski^[320] zostały wprowadzone do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych i obecnie stosuje się do nich zasady określone w rozporządzeniu Nr 510/2006.

Urząd Patentowy w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy bada najpierw zgłoszenie w zakresie bezwzględnych przeszkód rejestracji, a następnie względnych przeszkód rejestracji. Regulacja kolizji znaku towarowego i oznaczeń geograficznych w art. 132 ust. 1 pkt 1, 1¹ i 1² PrWłPrzem jest skutkiem założenia, że

-197-

do zgłoszonego do UP znaku towarowego składającego się z oznaczeń geograficznych nie mogą być zastosowane wszystkie bezwzględne przeszkody rejestracji i dlatego jest konieczne ustanowienie reguł rozstrzygania kolizji pomiędzy oznaczeniem geograficznym i nazwą pochodzenia a znakiem towarowym. Innymi słowy, takie oznaczenie może charakteryzować się zdolnością odróżniania wymaganą dla udzielenia ochrony na znak towarowy i nie być znakiem mylącym. W świetle tego stanowiska są zatem możliwe sytuacje, że do zgłoszonego znaku towarowego zawierającego oznaczenie geograficzne nie stosuje się art. 129 ust. 2 pkt 2, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 4 zd. 1 PrWłPrzem, a stosuje się art. 132 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem (kolizja zgłoszonego znaku towarowego i zarejestrowanego oznaczenia geograficznego). To stanowisko zakłada zatem, że zgłoszony znak towarowy składający się z oznaczenia geograficznego jest zdolny do wskazywania na przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw w sytuacji, gdy jest już zarejestrowane oznaczenie geograficzne dla identycznych lub podobnych towarów, które wskazuje na pochodzenie towaru z określonego miejsca geograficznego. Taka sytuacja jest w pełni wykluczona w odniesieniu do kolizji znaku towarowego identycznego z oznaczeniem geograficznym, zgłoszonego dla identycznych towarów. Podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego będą już stanowić powołane przepisy ustawy dotyczące braku zdolności odróżniającej. Natomiast nie można a priori całkowicie wykluczyć w praktyce przypadków kolizji znaków towarowych podobnych do zarejestrowanych oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla towarów podobnych. W odniesieniu do tych kategorii znaków towarowych może znaleźć, co w praktyce wydaje się być wyjątkowe, zastosowanie norma art. 132 ust. 1 pkt 1¹ i 1² PrWłPrzem^[321].

§ 8. Zgłoszenie lub rejestracja znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela

I. Charakterystyka ogólna

Przepis art. 161 PrWłPrzem reguluje sytuację prawną zgłoszenia w celu rejestracji w UP na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na taki znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie. Osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działa bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Może również domagać się udzielenia jej prawa ochronnego na jej znak, a także przeniesienia już udzielonego prawa (ust. 1). Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, będąc świadoma tego używania nie sprzeciwiała się temu (ust. 2).

Przepis art. 161 PrWłPrzem stanowi implementację do prawa krajowego normy art. 6^septies konwencji paryskiej^[322]. Dyrektywa 2008/95 nie reguluje sytuacji „nielojalnego agenta”^[323] (podobnie jak wcześniej dyrektywa 89/104)^[324]. Natomiast zbieżną regulację z art. 6^septies konwencji paryskiej zawarto w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie rozporządzenie Nr 207/2009)^[325].

Nieuprawnione zgłoszenie w UP w celu rejestracji na swoją rzecz znaku towarowego, a następnie jego rejestrację przez agenta albo przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w innym kraju, stanowi szczególnie naganne, nieuprawnione zawłaszczenie cudzego znaku towarowego. Zgłaszający podejmuje bowiem próbę wykorzystania wiedzy i doświadczeń, które uzyskał w toku, najczęściej długotrwałej, współpracy z wyłącznie uprawnionym w innym kraju do tego znaku towarowego.

-198-

Ratio legis art. 161 PrWłPrzem polega na zabezpieczeniu interesów uprawnionego do znaku w innym kraju, przed bezprawnym zawłaszczaniem jego znaku przez osobę trzecią (w kraju żądanej ochrony), poprzez przyznanie kompetencji do wnioskowania o umorzenie postępowania zgłoszeniowego przed UP, a w razie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy - jego unieważnienia. Uprawniony do znaku towarowego może wystąpić wobec agenta lub przedstawiciela z roszczeniem o przeniesienie na swoją rzecz prawa ochronnego udzielonego przez UP.

Do zastosowania art. 161 PrWłPrzem wymagana jest realizacja następujących przesłanek. Po pierwsze, zgłaszający jest agentem albo przedstawicielem osoby uprawnionej do znaku towarowego w innym kraju. Po drugie, zgłaszający znak towarowy uzyskał rejestrację na swoją rzecz. Po trzecie, zgłoszenie następuje bez zgody osoby uprawnionej. Po czwarte, znaki towarowe (późniejszy zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela oraz znak wcześniejszy osoby uprawnionej) są identyczne albo podobne i obejmują identyczne albo podobne towary (usługi). Po piąte, agent albo przedstawiciel osoby uprawnionej nie są w stanie usprawiedliwić swojego postępowania.

Uprawniony do znaku towarowego w innym kraju może wystąpić w Polsce z roszczeniami wymienionymi w art. 161 ust. 1 PrWłPrzem. Jednak dochodzenie tych roszczeń jest ograniczone pięcioletnim terminem (art. 161 ust. 2 PrWłPrzem). Po upływie tego terminu uprawniony nie może już domagać się skutecznie unieważnienia prawa ochronnego lub przeniesienia prawa ochronnego. W każdym czasie może natomiast domagać się umorzenia postępowania o udzielenie prawa ochronnego. Termin, o którym mowa, rozpoczyna się w dacie rejestracji. Jeżeli nie zostało udzielone prawo ochronne, to nie rozpoczął się bieg tego terminu.

II. Stosunek zgłaszającego do osoby uprawnionej

Stosownie do ratio legis art. 161 PrWłPrzem, nieuprawnione zawłaszczenie znaków towarowych przez agenta lub przedstawiciela dotyczy wszystkich stosunków gospodarczych, jakie łączą uprawnionego do znaku towarowego w innym kraju z agentem lub przedstawicielem w Polsce. Do zastosowania tego przepisu wystarczy wykazanie gospodarczej współpracy między stronami. Nie można z żadnym razie ograniczać zastosowania art. 161 PrWłPrzem do umów agencji lub przedstawicielstwa w rozumieniu prawa polskiego^[326]. Podstawą tego stosunku jest wyraźny lub dorozumiany ogólny obowiązek agenta lub przedstawiciela do respektowania interesów uprawnionego. Taka współpraca zakłada bowiem istnienie stosunku zaufania pomiędzy stronami. Z powodu znacznych różnic, możliwych stosunków kontraktowych pomiędzy stronami, nie można ustalić jednoznacznych reguł współpracy. Istotny jest jedynie rodzaj i intensywność relacji pomiędzy uprawnionym a agentem. Kryterium wystarczającej współpracy stanowi jedynie odpowiedź na pytanie, czy współpraca między uprawnionym a jego „nielojalnym agentem” była ukształtowana tak, że ten ostatni miał możliwość poznać pozycję rynkową znaku towarowego i został w ten sposób zachęcony do zgłoszenia tego znaku w celu rejestracji na swoją rzecz.

Z powyższego wynika, że końcowy konsument towarów (usług) uprawnionego nie jest ani agentem, ani przedstawicielem w rozumieniu powołanego przepisu. Nie pozostaje bowiem w stosunku zaufania z uprawnionym. Nie ma natomiast znaczenia, czy stosunek kontraktowy między stronami (zgłaszającym, a następnie uprawnionym z tytułu rejestracji znaku towarowego) ma charakter wyłączny. Przepis art. 161 PrWłPrzem dotyczy bowiem także nietypowych stosunków współpracy, które zawierają w sobie obowiązek lojalności pomiędzy stronami (np. współpraca z adwokatami, rzecznikami patentowymi, doradcami finansowymi). Przepis art. 161 PrWłPrzem może zatem odnosić się także do licencjobiorcy uprawnionego, jak również do upoważnionego przez uprawnionego przedstawiciela.

W każdym przypadku bezwzględnie musi istnieć związek między stronami^[327]. Jeżeli zgłaszający działa w pełni niezależnie, bez jakiegokolwiek związku z uprawnionym, to nie może być kwalifikowany jako „nielojalny agent” w rozumieniu powołanego przepisu^[328]. Nawet jednak fakt nabycia jednorazowo albo kilkakrotnie towarów pod tym znakiem przez uprawnionego nie musi oznaczać, że powstała współpraca, której dotyczy art. 161 PrWłPrzem. W takim przypadku nie można jednak wykluczyć zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Współpraca gospodarcza pomiędzy stronami nie musi opierać się na umowie pisemnej. Taka umowa zawarta wcześniej między stronami oczywiście ułatwia zidentyfikowanie wzajemnych praw i obowiązków. Jeżeli jednak nawet nie ma pisemnej umowy, to na podstawie różnego rodzaju pośrednich dowodów można wnioskować o istnieniu stosunku zaufania pomiędzy zgłaszającym a uprawnionym do znaku towarowego w innym kraju. Takim dowodem może być korespondencja handlowa między stronami, faktury, umowy itp. Jednak wcześniejsza oferta

-199-

zgłaszającego, nawet przedstawiona w formie pisemnej, nawiązania współpracy gospodarczej z uprawnionym, jeżeli nie doprowadziła do powstania takiej więzi, nie wystarcza do potwierdzenia stosunku zaufania. Potencjalni agenci lub przedstawiciele nie są bowiem objęci zakresem art. 161 PrWłPrzem.

Przepis art. 161 PrWłPrzem rozciąga się na wszystkie państwa należące do konwencji paryskiej i do TRIPS. Wystarczy zatem, że agent lub przedstawiciel, który zgłosił lub uzyskał rejestrację w Polsce, pozostawał w stosunku zaufania z osobą uprawnioną do znaku w jednym z państw-sygnatariuszy TRIPS.

Przepis art. 161 PrWłPrzem nie reguluje stosunków pomiędzy podmiotami krajowymi w Polsce. Brak bowiem w ustawie normy, która rozszerzałaby zakres zastosowania także do czysto krajowych stanów faktycznych.

III. Zgłoszenie bez zgody uprawnionego

Przepis art. 161 PrWłPrzem zakłada, że zgłoszenie znaku nastąpiło we własnym imieniu agenta lub przedstawiciela. Jest jednak możliwe, że agent albo przedstawiciel osoby uprawnionej próbuje ten przepis obejść, przenosząc prawa z rejestracji znaku towarowego na osobę trzecią. W takiej sytuacji stosuje się również art. 161 PrWłPrzem. Typowym przypadkiem jest zgłoszenie znaku przez osobę fizyczną, której interesy są zbieżne z interesami gospodarczymi agenta (np. zgłoszenie znaku towarowego przez członka zarządu spółki działającej w charakterze przedstawiciela obcej spółki uprawnionej do znaku towarowego).

Brak zgody uprawnionego jest bezwzględną przesłanką do stosowania art. 161 PrWłPrzem. Jednak uprawniony do znaku towarowego nie musi wykazywać, że zgłaszający nie ma tej zgody. Wystarcza samo twierdzenie, zgodnie z ogólną zasadą negativa non sunt provanda, że zgłoszenie nastąpiło bez zgody uprawnionego. Dochodzi zatem do przesunięcia ciężaru dowodu i zgłaszający, w następstwie twierdzenia o braku zgody uprawnionego na zgłoszenie i rejestrację, powinien wykazać taką zgodę albo usprawiedliwić swoje działanie^[329]. Przepis art. 161 PrWłPrzem nie może być stosowany, jeżeli zgoda uprawnionego jest jasna i bezwarunkowa. Jeżeli uprawniony do znaku towarowego w innym kraju zaakceptował zgłoszenie znaku towarowego do UP w celu rejestracji, to nie oznacza jeszcze, że wyraził wolę, by zgłoszenie nastąpiło w Polsce na rzecz agenta lub przedstawiciela. Jeżeli uprawniony ogólnie akceptuje zgłoszenie znaku towarowego, to również taka zgoda nie wystarcza, ponieważ nie jest dostatecznie jasne, jakiego znaku dotyczy. Dorozumiana zgoda może być uznana za wystarczającą. Należy przyjąć, że nie ma takiej zgody w braku okoliczności wskazujących na wyraźną lub milczącą akceptację zgłoszenia i rejestracji. Jeżeli istnieją pośrednie dowody na dorozumianą zgodę, to wątpliwości, które powstają, powinny być rozstrzygnięte jednak na korzyść uprawnionego. Przykładowo fakt, że uprawniony do znaku tolerował nieuprawnione zgłoszenia przez agenta w innych krajach, nie tworzy po stronie zgłaszającego prawnie uzasadnionego oczekiwania, iż uprawniony nie sprzeciwi się zgłoszeniu znaku także w polskim Urzędzie Patentowym^[330].

Należy przyjąć milczącą zgodę na zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego, jeżeli uprawniony w ciągu określonego terminu nie podejmował działań przewidzianych w art. 161 ust. 1 PrWłPrzem, pomimo że już dowiedział się o wniesieniu zgłoszenia do UP. Brak reakcji uprawnionego (jego bezczynność) stanowi zresztą ratio legis regulacji z art. 161 ust. 2 PrWłPrzem^[331].

IV. Zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku dla identycznych lub podobnych towarów

Przepis art. 161 PrWłPrzem przewiduje działanie w razie zgłoszenia znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela. Ten przepis powinien być stosowany nie tylko do identycznych oznaczeń i identycznych towarów (usług). Należy go stosować również do znaków podobnych. W przeciwnym razie przepis art. 161 PrWłPrzem w znacznym stopniu utraciłby znaczenie, ponieważ zgłaszający mógłby obchodzić skutki wskazanej regulacji poprzez niewielkie zmiany znaków albo zmiany wykazu towarów w stosunku do towarów, których dotyczy znak towarowy osoby uprawnionej w obcym państwie. To szkodziłoby interesom uprawnionego w szczególności wtedy, gdy znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem był już używany, a zmiany dokonane przez zgłaszającego byłyby tak niewielkie, że dochodziłoby do powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Przyzwolenie na rejestrację podobnych znaków towarowych przez zgłaszającego byłoby równoznaczne z prawem zgłaszającego, aby w przyszłości sprzeciwić się rejestracji i używaniu znaku towarowego uprawnionego w sytuacji, gdyby ten samodzielnie zamierzał podjąć działania na rynku polskim.

Z powyższego wynika potrzeba szerokiej interpretacji art. 161 PrWłPrzem. Przepis ten należy stosować także wtedy, gdy znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela zawiera w sobie znak wcześniejszy z niewielkimi zmianami lub uzupełnieniami lub też jest pozbawiony

-200-

niektórych elementów, ale te zmiany nie mają wpływu na całościową zdolność odróżniającą znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Ten przepis należy stosować nie tylko w przypadku zgłoszenia przez agenta znaku dla towarów (usług) identycznych do objętych znakiem uprawnionego, ale również dla towarów (usług) podobnych. Chodzi co najmniej o te podobne towary (usługi), które mogą być postrzegane przez odbiorców jako „autoryzowane” i których jakość jest nadal, w ocenie odbiorców, w jakiś sposób „gwarantowana” przez uprawnionego^[332].

V. Usprawiedliwienie zgłoszenia

Stosownie do art. 161 PrWłPrzem zgłaszający może usprawiedliwić zgłoszenie i rejestrację znaku towarowego na swoją rzecz. Jednak, jak wynika to ze stanowiska Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, nie wystarcza odwoływanie się do gospodarczych interesów zgłaszającego. Przykładowo, nie można uznać, że zgłaszający usprawiedliwił swoje zachowanie, jeżeli wskazał na konieczność zabezpieczenia swoich inwestycji związanych z reklamą czy z budową sieci handlowej na rynku polskim. Nie stanowi również usprawiedliwienia odwoływanie się przez zgłaszającego do roszczeń odszkodowawczych z tytułu współpracy zgłaszającego z uprawnionym do znaku towarowego. Usprawiedliwione zachowanie zgłaszającego (agenta) można natomiast zasadnie rozważać w sytuacji, gdy uprawniony mógł wywołać racjonalne i uzasadnione przeświadczenie swojego agenta lub przedstawiciela, że zrzekł się prawa do znaku towarowego lub nie jest zainteresowany uzyskaniem bądź utrzymaniem jakichkolwiek praw na danym terytorium (np. poprzez zawieszenie używania znaku na względnie długi okres^[333]).

VI. Sytuacja prawna „nielojalnego agenta” a zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze

U podstaw normy art. 161 PrWłPrzem leży idea uzyskania rejestracji i używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym zgodnie z zasadami uczciwości kupieckiej. Przeciwdziałanie zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze stanowi również przejaw tej zasady (art. 131 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem^[334]). Powstaje zatem w praktyce problem rozstrzygnięcia konkurencji powołanych przepisów. Chodzi o rozgraniczenie sytuacji prawnej zgłoszenia znaku towarowego przez „nielojalnego agenta” od sytuacji zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że skutkiem realizacji wszystkich przesłanek z art. 161 PrWłPrzem jest konieczność stosowania tego przepisu. Nie ma w takim przypadku możliwości zastosowania przepisów o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze. Przepis art. 161 PrWłPrzem, jak to wynika ze stopnia szczegółowości regulacji, jako norma szczególna, wyłącza zastosowanie przepisów art. 131 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem (odpowiednio art. 164 w zw. z art. 131 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem). W szczególności nie można zaakceptować stanowiska, że do sytuacji „nielojalnego agenta” po upływie okresu pięciu lat stosuje się art. 165 ust. 2 PrWłPrzem. Zgłoszenie znaku towarowego mocodawcy przez „nielojalnego agenta” jest typowym przypadkiem zgłoszenia w złej wierze. Jeżeli zatem uprawniony tolerował przez okres pięciu kolejnych lat używanie zarejestrowanego znaku towarowego, będąc świadomym tego używania, to sprzeczne z normą art. 161 ust. 2 PrWłPrzem byłoby dopuszczenie po upływie okresu pięciu lat, unieważnienia prawa ochronnego na podstawie art. 165 ust. 2 PrWłPrzem. Możliwość powołania się na przepis art. 165 ust. 2 PrWłPrzem w takiej sytuacji jest wykluczona przez normę art. 161 PrWłPrzem, ale również byłaby wyrazem nieuzasadnionego preferowania interesów uprawnionego do znaku towarowego w innym kraju w sytuacji, gdy on sam swoim zachowaniem w długim okresie czasu zaakceptował rejestrację znaku towarowego przez „nielojalnego agenta”.

Nie ulega wątpliwości, że zgłoszenie i rejestracja znaku towarowego (art. 161 PrWłPrzem) jest w większym stopniu obciążona złą wiarą niż zgłoszenie znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego (art. 165 PrWłPrzem). Ustawodawca polski, inaczej niż ustawodawcy innych krajów (np. Niemiec, Francji), skorzystał ze swobody stworzonej przez art. 6^septies konwencji paryskiej i wprowadził pięcioletni termin. Dlatego lege non distinguente w sytuacji z art. 161 PrWłPrzem uprawniony do znaku towarowego po upływie tego terminu nie może skutecznie występować z żądaniami określonymi w tym przepisie.

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że UP nie jest właściwy do stosowania art. 161 PrWłPrzem. Według tego sądu „Właściwość Urzędu Patentowego działającego w trybie postępowania spornego normuje zaś art. 255 PrWłPrzem. Przepis ten nie odwołuje się do przepisu art. 161 PrWłPrzem, jako ewentualnej podstawy dla unieważnienia prawa ochronnego z tytułu znaku towarowego”^[335]. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrażając ten pogląd, nie uwzględnił jednak w pełni normy

-201-

art. 255 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem (zgodnie z tym przepisem UP - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga spory o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji). Przepis ten stosuje się, co należy podkreślić, do każdego przypadku unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, a przecież art. 161 PrWłPrzem expressis verbis ustanawia jako podstawę unieważnienia uzyskanie rejestracji przez nielojalnego agenta. Stanowisko NSA jest również co najmniej dyskusyjne w świetle obowiązku państwa-sygnatariusza konwencji paryskiej wykonania obowiązku z art. 6^septies konwencji paryskiej. Ten przepis ma charakter autowykonalny i dlatego powinien być stosowany bezpośrednio^[336]. Skoro jednak art. 161 ust. 1 PrWłPrzem zawiera tożsamą normę, to powinna ona być stosowana. Odmowa zastosowania art. 161 PrWłPrzem w zakresie unieważnienia prawa ochronnego „nielojalnego agenta” stanowi zatem, niezależnie od naruszenia tego przepisu, zachowanie sprzeczne z regulacją art. 6^septies konwencji paryskiej. Stąd nie ulega wątpliwości, że powołany przepis art. 161 ust. 1 PrWłPrzem, może być podstawą odmowy udzielenia prawa ochronnego, a w razie rejestracji - unieważnienia.

-202-

[1] Termin ten stanowi powtórzenie określenia używanego w poprzednio obowiązującej ustawie (np. art. 29 ZnTowU).

[2] Prowadzenie zorganizowanej działalności gospodarczej (prowadzenie przedsiębiorstwa) nie stanowi de lege lata przesłanki udzielenia prawa ochronnego. Jednakże brak zamiaru używania znaku towarowego jest jedną z postaci zjawiskowych zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze (zob. wyr. ETS z 11.6.2009 r., w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken LindtandSprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, niepubl., pkt 44; tekst w języku polskim tego i innych orzeczeń sądów Unii Europejskiej na stronie internetowej http://europa.curia.eu). Brak prowadzenia działalności gospodarczej może świadczyć o braku zamiaru używania znaku towarowego przez zgłaszającego. Jest jednak dozwolone udzielenie przez uprawnionego z prawa ochronnego upoważnienia do używania znaku towarowego przez inną osobę.

[3] W polskiej wersji językowej wyroków ETS stosuje się najczęściej określenie „podstawy odmowy rejestracji”.

[4] Zob. M. Kępiński, glosa do wyr. WSA w Warszawie z 18.10.2004 r., 6 II SA 3199/03, OSP 2008, Nr 5, poz. 53a, s. 361; zob. również: J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy, s. 75.

[5] Por. np. E. Gastinel, M. Milford, The Legal Aspects, s. 70.

[6] Nadal jest aktualna krytyczna ocena podziału na bezwzględne i względne przeszkody rejestracji w prawie polskim (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 70).

[7] J. Phillips (Trade Mark Law, s. 61) odnosi charakter samego oznaczenia do bezwzględnych przeszkód rejestracji, natomiast względne przeszkody wiąże z prawami podmiotowymi innych podmiotów. W. Cornish i D. Llewelyn (Intellectual Property, s. 691-692) bezwzględne podstawy odmowy wiążą z zastrzeżeniami dotyczącymi zdolności odróżniającej znaku oraz z przeszkodami wynikającymi z interesu publicznego. Względne podstawy odmowy powołani autorzy odnoszą natomiast, podobnie jak J. Phillips, do wcześniejszych praw innych podmiotów.

[8] Zob. przykładowo art. 15 ust. 2 pkt (i) lit. a duńskiej ustawy z 6.6.1991 r. o znakach towarowych, art. 4 ust. 2 lit a greckiej ustawy z 16.9.1994 r. o znakach towarowych, art. 11 lit. a irlandzkiej ustawy z 16.3.1996 r. o znakach towarowych, art. 76c ust. 1 węgierskiej ustawy z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych - teksty wyżej wymienionych ustaw (oraz ustaw z innych państw członkowskich UE) są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej: http://www.wipo.int/clea/en/.

[9] Zob. np. wyr. ETS z 27.4.2006 r. w sprawie C-441/02 Komisja v. Niemcy, Zb.Orz. 2006, s. I-03449, pkt 73 i powołane tam orzecznictwo.

[10] Wyr. WSA w Warszawie z 25.5.2009 r., VI SA/Wa 79/09, sprawa JO!/jogurt, niepubl. Teksty tego i innych wyroków WSA i NSA dostępne są na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

[11] Rozporządzenie Nr 207/2009 reguluje natomiast kolizję zgłoszenia do OHIM znaku wspólnotowego z wcześniejszym krajowym prawem z rejestracji znaku towarowego [art. 8 ust. 2 lit. a pkt (ii) tego rozporządzenia].

[12] W następstwie poglądu o braku prawidłowej implementacji należałoby wskazać na akceptowaną, pod określonymi warunkami, w orzecznictwie ETS zasadę bezpośredniego stosowania postanowień dyrektyw. Bezpośrednie stosowanie przepisu dyrektywy jest zatem uzależnione od wykazania wstępnego warunku w postaci braku prawidłowej implementacji dyrektywy do prawa krajowego oraz przesłanek testu bezpośredniej skuteczności prawa wspólnotowego (przepis dyrektywy powinien być jasny i precyzyjny, doskonały pod względem prawnym oraz bezwarunkowy). Zob. wyr. ETS z 19.1.1982 r. w sprawie 8/81 Becker v. Finanzamt Münster-Innenstadt, Zb.Orz. 1982, s. 53, wyr. w tłum. D. Miąsika, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 17; zob. również późniejsze orzecznictwo, m.in. wyr. ETS z 20.5.2003 r. sprawy połączone C465/00, C138/01 i C139/01 Österreichischer Rundfunk, Zb.Orz. 2003, s. I-04989, pkt 98. Przepis art. 4 ust. 2 lit. a pkt (i) dyrektywy 2008/95 nadaje się do bezpośredniego stosowania. Bezpośrednie stosowanie przepisu dyrektywy jest jednak równoznaczne ze stwierdzeniem, że państwo członkowskie, niezależnie od przyczyn, nie wykonało obowiązku prawidłowej implementacji.

[13] Tak, trafnie wyr. SA w Warszawie z 24.8.2009 r., XII GWzt 7/08, niepubl.; zob. obszernie w tej kwestii: A. von Mühlendahl, The Enlargement of the European Union, s. 5 i n.; J. Dudzik, M. Mazurek, Kolizja, s. 20 i n.

[14] W kwestii ochrony międzynarodowych znaków towarowych na podstawie porozumienia zob. M. Kępiński, B. Rokicki, Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków. Komentarz, Warszawa 1995.

[15] Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129.

[16] Rozdział 4¹ został dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy z 29.6.2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Dz.U. Nr 136, poz. 958.

[17] Zob. niżej § 6.

[18] Zgoda osoby uprawnionej z prawa ochronnego na znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem na rejestrację znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem nie wiąże UP (zob. wyr. NSA z 20.12.2007 r., II GSK 279/07, ONSAiWSA 2009, Nr 4, poz. 70; to i inne orzeczenia sądów administracyjnych dostępne są na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Natomiast zezwolenie uprawnionego z prawa ochronnego na wcześniejszy znak towarowy do używania znaku osoby trzeciej wyłącza naruszenie tego prawa (art. 296 ust. 2 PrWłPrzem).

[19] Wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, Zb.Orz. 2003, s. I-02799, pkt 41, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 15.

[20] Zob. wyr. ETS z 22.6.2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG, Adidas Benelux BV, Zb.Orz. 2000, s. I-04861, pkt 27-28, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 7.

[21] Zob. wyr. ETS z 12.6.2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings Limited v. Hutchison 3G UK Limited, Zb.Orz. 2008, s. I04231, pkt 65 i n. Zob. również: J. Dudzik, R. Skubisz, Używanie znaku towarowego, s. 36 i n.

[22] Zob. w szczególności wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. 2008, s. I-08823, pkt 25.

[23] W szerszym znaczeniu termin „podwójna identyczność” należy także odnieść do jednej z trzech postaci naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, określonej w art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem. W literaturze i orzecznictwie na określenie wskazanej postaci jest niekiedy stosowany termin „reprodukcja” (zob. m.in. U. Promińska, w: Prawo własności przemysłowej, s. 263; wyr. SN z 15.12.2006 r., III CSK 299/06, sprawa lord, OSN 2007, Nr 11, poz. 172). Ten termin, wyraźnie nawiązujący do prawa francuskiego, nie występuje we właściwych przepisach prawa UE (w szczególności w art. 4 ust. 1 lit. a i art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 2008/95) oraz prawa polskiego (w art. 132 ust. 2 pkt 1 i art. 296 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem). Nie znajduje również potwierdzenia w polskiej terminologii, tradycyjnie przyjmowanej w piśmiennictwie i orzecznictwie. Dlatego nie jest uzasadniona kontynuacja stosowania tego terminu (podobnie jak terminu „imitacja” na określenie sytuacji z art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem).

[24] W takim wypadku można zasadnie rozważać wyłączenie z rejestracji późniejszego znaku także na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem (zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze).

[25] Zgodnie z tym przepisem, w przypadku użycia identycznego znaku dla identycznych towarów niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd będzie domniemane. Powoływany przepis powinien zostać uwzględniony przy interpretacji art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem, już z uwagi na potwierdzony przez Trybunał wymóg interpretacji przepisów prawa krajowego o znakach towarowych z uwzględnieniem TRIPS (zob. m.in. wyr. ETS z 16.11.2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik, Zb.Orz. 2004, s. I10989, pkt 57.

[26] W literaturze zdaje się przeważać pogląd o nieobalalnym charakterze tego domniemania (por. R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne używanie, s. 108; A. Tischner, Odpowiedzialność majątkowa, s. 43). Tak również SN: „w przypadku znaku identycznego i towaru identycznego (…) ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd jest oczywiste” (wyr. z 22.2.2007 r., III CSK 323/06., sprawa Butle z gazemI, niepubl.) oraz: „wprowadzanie identycznego towaru pod identycznym znakiem, przewidziane w art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p., nie wymaga wykazywania możliwości konfuzji u odbiorcy, ta bowiem jest oczywista” (wyr. z 14.3.2008 r., IV CSK 445/07, sprawa Butle z gazem II, niepubl.).

[27] Domniemanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd być może legło u podstaw określenia przez prawodawcę, w jedenastym akapicie preambuły dyrektywy 2008/95 (wcześniej - w dziesiątym akapicie preambuły dyrektywy 89/104) ochrony w przypadkach podwójnej identyczności mianem absolutnej. Zob. opinia Rzecznika Generalnego E. Sharpston z 10.2.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. v.Bellure NV i in., pkt 38.

[28] Przykładem błędnego utożsamienia identyczności towarów z ich jednorodzajowością - na tle art. 132 ust. 2 pkt 1 PrWłPrzem - jest wyr. WSA w Warszawie z 14.3.2007 r., VI SA/Wa 2314/06, niepubl. Zgodnie z tym wyrokiem, „przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak: przeznaczenie towarów, zasada działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd wyrobów”. Określenie „jednorodzajowość” jest konsekwencją silnego utrwalenia w polskiej praktyce pojęcia „towarów tego samego rodzaju”. To pojęcie - użyte w treści art. 9 ust. 1 ZnTowU - nie jest de lege lata terminem ustawowym (zob. np. art. 132 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem).

[29] Zob. M. Mazurek, Naruszenie, s. 35.

[30] Por. J. Dudzik, M. Mazurek, Komentarz do orzeczeń Nr 25-32, s. 530. Przykładowo, zwrot „to jest” poprzedzający grupę towarów (usług) w specyfikacji znaku wcześniejszego oznacza, że ochrona tego znaku dotyczy tylko tych towarów (usług). Odczytanie zwrotu „to jest” w inny sposób - jako „w tym” czy „w szczególności” - prowadzi do potwierdzenia szerszego zakresu ochrony znaku wcześniejszego.

[31] W szczególności wykaz towarów (usług) objętych znakiem towarowym, zarejestrowanym w trybie międzynarodowym ze skutkiem na Polskę, jest sporządzany w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Z tego powodu, na tle art. 132 ust. 2 pkt 1-3 PrWłPrzem, jest konieczny uprzedni przekład specyfikacji znaku na język polski.

[32] Przykładowo, pojęcie „ubrania” może być interpretowane jako obejmujące (lub nieobejmujące) obuwie. W klasie 25 pozycja „ubrania” występuje jednak obok pozycji „obuwie”. Dlatego w orzecznictwie unijnym uznaje się, że obuwie nie jest tym samym towarem co ubrania (zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 1: Identity, Final Version: November 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition identity en.pdf, s. 8).

[33] Ciekawym przykładem jest podawany dawniej przez Urząd w Alicante kazus „artykułu upominkowego” oraz „koszuli”. Oba te towary mogą być oferowane jako prezent. Jednak z perspektywy komercyjnej „artykuły upominkowe” są rozumiane jako „przedmioty dekoracyjne albo pamiątki w szczególny sposób zaprojektowane i sprzedawane w specyficznych punktach sprzedaży”. Do tej kategorii koszule zazwyczaj nie należą. Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 1: Identity, Status: March 2004, http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelinesArchive.en.do, s. 7).

[34] Wyr. SPI z 7.9.2006 r. w sprawie T-133/05 Meric v. OHIM - Arbora and Ausonia (PAM-PIM'S BABY - PROP), Zb.Orz. 2006, s. II-02737, pkt 29.

[35] Wyr. SPI z 18.2.2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi v. OHIM - Flabesa (CONFORFLEX), Zb.Orz. 2004, s. II-00719, pkt 41-42.

[36] Wyr. SPI z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme GmbH v. OHIM - ELS Educational Services, Inc. (ELS), Zb.Orz. 2002, s. I-04301, pkt 53, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 26.

[37] Tak właśnie trzeba rozumieć pogląd sądu, że: „przy ustalaniu identyczności towarów lub usług należy się kierować, w pierwszym rzędzie, ich przynależnością do tych samych klas towarów lub usług według klasyfikacji nicejskiej” (zob. wyr. SO w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z 22.2.2007 r., XXII GWzt 8/06, sprawa ICEBAR, niepubl. i z 2.6.2008 r., XXII GWzt 1/08, sprawa REYNOLDS, niepubl.; tekst obydwu wyroków na stronie internetowej: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/judgementsCTMCourtsList.en.do). Ta wypowiedź nie może być natomiast interpretowana w ten sposób, że w każdym przypadku przynależności towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami do tej samej klasy towarowej (usługowej), należy potwierdzić ich identyczność.

[38] Tytułem innego przykładu - różne gatunki jabłek różnią się m.in. smakiem, kolorem i wielkością. Osoba, która raz ich spróbowała, nigdy ich nie pomyli. Jednak są to te same towary (jabłka), co pozwala na ich odróżnienie od każdego innego owocu (zob. J. Phillips, Trade Mark Law, s. 333).

[39] Zob. jednak również przykłady z praktyki brytyjskiej: B. Isaac, R. Joshi, What Does Identical Mean?, s. 184.

[40] W świetle obowiązującego we Francji art. L 713-2 ustawy Nr 92-697 z 1.7.1992 r. - Kodeks własności intelektualnej, bez zgody uprawnionego z rejestracji znaku wcześniejszego zakazana jest m.in. reprodukcja tego znaku dla towarów lub usług identycznych do objętych znakiem wcześniejszym.

[41] Omówienie tej praktyki: M. Mazurek, Naruszenie, s. 35; w nowszej literaturze francuskiej: J. Passa, Droit de la propriété industrielle, s. 239-240, 295.

[42] Zob. wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA (zob. przyp. 19).

[43] Zob. pkt 54 wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA (zob. przyp. 19).

[44] Konieczność ścisłej interpretacji identyczności znaków podkreśla się m.in. w literaturze francuskiej (zob. J. Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris 2003, s. 490; A. Bertrand, Droit des marques, s. 171).

[45] Zgodnie z pkt 50 wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA (zob. przyp. 19), „sama definicja identyczności nasuwa wniosek, że dwa porównywane elementy powinny być pod każdym względem te same. Rzeczywiście, zagwarantowana przez art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy absolutna ochrona w przypadku oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami objętymi rejestracją znaku towarowego nie może być rozciągnięta poza przypadki, dla których została przewidziana, w szczególności na te przypadki, które są chronione w sposób bardziej szczegółowy na podstawie art. 5 ust. 1 lit. b dyrektywy”.

[46] Zgodnie z pkt 53 wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA (zob. przyp. 19), „percepcja identyczności oznaczenia i znaku towarowego nie jest wynikiem bezpośredniego porównania cech charakterystycznych porównywanych elementów, nieistotne różnice pomiędzy oznaczeniem i znakiem towarowym mogą pozostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta”.

[47] Wskazany problem zauważa J. Phillips, Trade Mark Law, s. 315-316.

[48] Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 1: Identity, Status: March 2004 (zob. przyp. 33), s. 13-15.

[49] Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 1: Identity, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 32), s. 13-14.

[50] Decyzja IV IO OHIM z 12.4.2007 r. w sprawie R 1061/2006-4, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1061 2006-4.pdf, pkt 19.

[51] Decyzja II IO OHIM z 27.5.2004 r. w sprawie R 470/2001-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2001/en/R0470 2001-2.pdf, pkt 18.

[52] Wyr. SPI z 22.1.2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy v. OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. 2009, s. II-43, pkt 39 i 44.

[53] Decyzja II IO OHIM z 11.1.2007 r. w sprawie R-796/2006-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0796 2006-2.pdf, pkt 14.

[54] Decyzja II IO OHIM z 23.1.2007 r. w sprawie R-787/2005-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R0787 2005-2.pdf, pkt 24.

[55] Decyzja WS OHIM z 29.5.2007 r. w sprawie B 778953, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2007/es/000778953.pdf, s. 5.

[56] Decyzja WUn OHIM z 5.9.2005 r. w sprawie 889C00247047, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C002474047 493.pdf, pkt 15.

[57] Wyr. SPI z 14.7.2005 r. w sprawie T-126/03 Reckitt Benckiser (Espańa) v. OHIM - Aladin (ALADDIN), Zb.Orz. 2005, s. II-02861, pkt 87.

[58] Wyr. SPI z 24.9.2008 r. w sprawie T-116/06 Oakley v. OHIM - Venticinque (O STORE), Zb.Orz. 2005, s. II-2455, pkt 71.

[59] Decyzja II IO OHIM z 26.4.2006 r. w sprawie R-574/2005-2, pkt 27, tekst w tłum. K. Wernickiej, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 30.

[60] Decyzja IV IO OHIM z 18.7.2007 r. w sprawie R 1089/2006-4, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/fr/R1089 2006-4.pdf, pkt 12.

[61] Decyzja WS OHIM z 10.12.2004 r. w sprawie B 518938, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2004/en/4158-2004.pdf, s. 4.

[62] Decyzja WS OHIM z 21.12.2005 r. w sprawie B 619322, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2005/en/000619322.pdf, s. 3.

[63] Decyzja WS OHIM z 29.9.2008 r. w sprawie B 1230111, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2008/en/001230111.pdf, s. 2.

[64] Decyzja WS OHIM z 19.12.2008 r. w sprawie B 943789, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2008/en/000943789.pdf, s. 2.

[65] Decyzja WS OHIM z 28.8.2008 r. w sprawie B 848442, http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2008/en/000848442.pdf, s. 3.

[66] Decyzja II IO OHIM z 18.9.2007 r. w sprawie R 258/2007-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2007/en/R0258 2007-2.pdf, pkt 16.

[67] Decyzja IV IO OHIM z 18.7.2007 r. w sprawie R 1089/2006-4, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/fr/R1089 2006-4.pdf, pkt 12.

[68] Pogląd ten nie oznacza przyzwolenia na nadmiernie elastyczną interpretację pojęcia identyczności oznaczeń. Jak się wydaje, przykład takiej właśnie interpretacji stanowi wyr. SN z 22.2.2007 r., III CSK 300/06, sprawa MIXEŁKO/MIXEŁKO ŁACIATE, OSN 2008, Nr 1, poz. 11. W tym wyroku SN trafnie potwierdził kolizję pomiędzy znakiem słownym „MIXEŁKO„ i znakiem słowno-graficznym „MIXEŁKO ŁACIATE„. Wątpliwości budzi jednak wyraźne upatrywanie przez SN podstawy takiego rozstrzygnięcia w art. 296 ust. 2 pkt 1, a nie w art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem.

[69] Zob. powołany w przyp. 37 wyr. SO w Warszawie z 22.2.2007 r., XXII GWzt 8/06. To stanowisko, na tle praktyki europejskiej nie jest odosobnione. Przykładowo, już po wydaniu wyr. ETS z 20.3.2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion SA (zob. przyp. 19), szwedzki SN potwierdził identyczność znaków „Check Point„ i „Check-Point„ (zob. szerzej IIC 2004, Nr 9, s. 1059 i n.), natomiast angielski sąd do spraw wspólnotowych znaków towarowych potwierdził identyczność znaków „WEBSPHERE„ i „Web-Sphere„ (zob. http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Websphere.pdf).

[70] Zob. J. Dudzik, M. Mazurek, Komentarz do orzeczeń Nr 25-32, s. 533-534. Ta zasada ma swoją genezę w decyzji II IO OHIM z 5.12.2000 r. w sprawie R 165/1998-2 ENIGMA/ENIGMA ITALY, pkt 31-35; http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/fr/R0165 1998-2.pdf. W kwestii zastosowania tej zasady w nowszym orzecznictwie zob. m.in. decyzja WS OHIM z 2.4.2008 r. w sprawie B 1110933, s. 2-3; http://oami.europa.eu/LegalDocs/Opposition/2008/en/001110933.pdf.

[71] W oficjalnej polskiej wersji językowej dyrektywy 2008/95 i rozporządzenia Nr 207/2009 występuje termin „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”. Taki sam termin występuje w oficjalnej wersji językowej dyrektywy 89/104 (obecnie dyrektywa Nr 2008/95) i rozporządzenia Nr 40/94 (obecnie rozporządzenie Nr 207/2009). W polskich wersjach językowych wyroków ETS i SPI używa się terminu „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” (najczęściej), ale występuje także określenie „ryzyko wprowadzenia w błąd” oraz „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd”. Termin „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd” nawiązuje do określenia w języku angielskim (likelihood of confusion), „ryzyko wprowadzenia w błąd” do określenia w języku francuskim (risque de confusion), natomiast „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd” do określenia używanego w języku niemieckim (Verwechslungsgefahr). Terminy te są tożsame znaczeniowo. Przepisy PrWłPrzem używają terminu „ryzyko wprowadzenia w błąd” (art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem). Występuje zatem rozbieżność terminologiczna pomiędzy oficjalną wersją w języku polskim w wymienionych aktach prawa europejskiego i PrWłPrzem. Charakterystyczne, że dyrektywa używa w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej terminologii tradycyjnie stosowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Wydanie dyrektywy nie spowodowało również zmiany terminu wcześniej stosowanego w ustawach tych państw. Jak się wydaje, jedynie polski ustawodawca odstąpił, z nierozumiałych powodów, od terminologii tradycyjnie stosowanej. W niniejszym tekście używany jest termin „niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd”, który odpowiada tradycyjnej, datującej się od lat 20. XX w., terminologii używanej w Polsce w języku prawnym w tekstach ustaw oraz w orzecznictwie i w nauce prawa.

[72] Zob. zamiast wielu R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 128 i n.; w orzecznictwie, na tle art. 9 ust. 1 pkt 1 ZnTowU, zob. np. wyr. WSA w Warszawie z 23.2.2006 r., VI SA/Wa 1441/05, sprawa OREGONMARK/OREGON, niepubl. oraz z 7.12.2006 r., VI SA/Wa 1783/06, sprawa KRET/BISKRET, niepubl.

[73] Wyr. ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL v. Puma AG Rudolf Dassler Sport, Zb.Orz. 1997, s. I-06191, pkt 16-18. To stanowisko ETS podtrzymuje konsekwentnie w późniejszym orzecznictwie (np. w wyr. z 29.9.1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Zb.Orz. 1998, s. I-05507, pkt 29; tekst obydwu powoływanych wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 1 i 3.

[74] Por. wyr. ETS z 6.5.2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, Zb.Orz. 2003, s. I03793, pkt 49, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 18.

[75] Jeszcze na tle przepisów ZnTowU SN zaakcentował, że ochrona przed niebezpieczeństwem wprowadzania w błąd ma na celu zabezpieczenie funkcji oznaczania pochodzenia wcześniejszego znaku towarowego. W wyr. z 14.11.2003 r., I CK 176/02, sprawa Butelka kątówka, niepubl., stwierdził, że zakres ochrony zarejestrowanego znaku towarowego „(…) ujęty został (…) jedynie w granicach zabezpieczających realizację zasadniczej funkcji znaku towarowego, tj. oznaczenia pochodzenia towaru. Znalazło to wyraz w nadaniu przez ustawodawcę w art. 19 u.z.t. niebezpieczeństwu konfuzji znaczenia konstytutywnej przesłanki naruszenia prawa do znaku towarowego”.

[76] Zob. wyr. ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL (zob. przyp. 73), pkt 18 oraz z 22.6.2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV (zob. przyp. 20), pkt 39.

[77] Tak SN na podstawie art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem, w wyr. z 12.10.2005 r., III CK 160/05, sprawa Braun/Brown, OSN 2006, Nr 7-8, poz. 132; później jednak odmiennie - na tle art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia Nr 40/94 - w wyr. z 13.4.2007 r., I CSK 16/07, sprawa Zajączki I, Rz. Pat. 2007, Nr 4, s. 75; por. glosę apr. W. Włodarczyka, Uwagi; kryt. E. Wojcieszko-Głuszko, Kolizja znaków towarowych; polemikę W. Włodarczyka, Kolizja znaków towarowych, s. 33 i n. W najnowszym orzecznictwie SN wprost wyraził pogląd, że: „samo skojarzenie znaku ze znakiem wcześniej zarejestrowanym nie jest wystarczające do wypełnienia warunków art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem” (zob. wyr. z 4.3.2009 r., IV CSK 335/08, sprawa Panorama Firm/Panorama Internetu, OSN 2009, Nr C, poz. 85). Ten pogląd trafny także na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem - był już wcześniej reprezentowany w krajowym piśmiennictwie (zob. I. Wiszniewska, Znaki towarowe, s. 13-14; K. Szczepanowska-Kozłowska, Znaki towarowe, s. 6-7).

[78] Zob. niżej § 4 VI.

[79] Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem zawiera określenie „towary identyczne lub podobne”. Natomiast przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 ZnTowU odwoływał się do towarów tego samego rodzaju. Ta terminologia jest charakterystyczna dla całości obydwu wymienionych aktów prawnych. Zastąpienie terminu jednorodzajowość towarów przez ich identyczność lub podobieństwo towarów jest następstwem dostosowania prawa polskiego do prawa UE.

[80] W praktyce może jednak zdarzyć się, chociaż bardzo wyjątkowo, że pomimo braku podobieństwa towarów dochodzi do powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów. W takim przypadku uprawniony z rejestracji może uzyskać, po spełnieniu innych przesłanek, ochronę przewidzianą w art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, jako jeden z czynników uwzględnianych przy ustalaniu związku pomiędzy późniejszym a wcześniejszym znakiem towarowym przesądza o istnieniu tego związku jako przesłanki ochrony renomowanych znaków towarowych w konkretnym stanie faktycznym (zob. powoływany w przyp. 22 wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, pkt 42 i 57).

[81] Zob. wyżej § 2 II.

[82] Zob. powoływany w przyp. 73 wyr. ETS w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, pkt 22; zob. również wyr. ETS z 22.6.1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danziger v. Ideal-Standard GmbH i WABCO Standard GmbH, Zb.Orz. 1994, s. I-02789, pkt 16, wyr. w tłum. M. Dziuby, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 115.

[83] Zob. powoływany w przyp. 73 wyr. ETS w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, pkt 22 w zw. z pkt 29 i 30.

[84] Zob. powoływany w przyp. 73 wyr. ETS w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, pkt 23.

[85] Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2B: Similarity of Goods and Services, Final Version: November 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition similarity goods en.pdf, s. 12. Dotychczas w polskiej praktyce często stosowano częściowo inaczej sformułowane kryteria oceny podobieństwa towarów (usług). Przykładowo, według WSA w Warszawie przy ocenie tego podobieństwa stosuje kryteria „(…) takie jak: rodzaj towarów, przeznaczenie towarów, zasada działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd wyrobów” (zob. wyr. WSA w Warszawie z 22.7.2004 r., II SA 1668/03, sprawa DOMAR/DOMAR, niepubl., oraz z 9.12.2005 r. VI SA/Wa 1337/05, sprawa PRYMUS/PRYMUS, niepubl.). Tak określone kryteria w zasadzie „zawierają się” w kryteriach uznanych w orzecznictwie unijnym. Ze względów praktycznych (tj. w celu ułatwienia korzystania z orzecznictwa unijnego) jest jednak celowe korzystanie na tle przepisów PrWłPrzem, z dokładnie tych samych kryteriów podobieństwa towarów (usług), które zostały ustalone przez ETS, SPI i OHIM.

[86] W żadnym wypadku nie oznacza to, że umieszczenie towarów w tym samym sklepie jest równoznaczne z jednym i tym samym pochodzeniem towaru, właściwym w świetle prawa znaków towarowych. W szczególności, należy mieć na uwadze, że w dużych domach handlowych czy też supermarketach można natrafić na towary o bardzo różnej naturze, co nie musi oznaczać, że konsumenci przypisują im to samo źródło pochodzenia (tak SPI m.in. w wyr. z 13.12.2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés SA v. OHIM - Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. 2004, s. II04297, pkt 43.

[87] Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2B: Similarity of Goods and Services, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 85), s. 38.

[88] Przykładowo: 1) SPI w wyr. z 13.7.2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX Inc. v. OHIM - Ahlers (Image „a”), Zb.Orz. 2004, s. II02907, pkt 26 uznał za podobne (słaby stopień podobieństwa) odzież i obuwie oraz buty. W uzasadnieniu podkreślił, że wobec istnienia wystarczająco silnego związku między odpowiednimi funkcjami tych towarów, który jest widoczny przede wszystkim z uwagi na fakt przynależności do tej samej klasy, oraz faktyczną możliwość wytwarzania ich przez te same podmioty gospodarcze lub sprzedawania ich razem można wyciągnąć wniosek, że towary te mogą zostać uznane przez właściwy krąg odbiorców za powiązane ze sobą; 2) SPI w wyr. z 14.7.2005 r. w sprawie T-126/03 ALADDIN, pkt 83-85 uznał za w części podobne „środki do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych” oraz „środki do polerowania metali”. W uzasadnieniu podkreślił, że należą one do tej samej kategorii i podobnie zawierają środki chemiczne stosowane do powierzchni metalowych. Ponadto czynności polerowania i czyszczenia, o ile z pewnością nie są identyczne, są jednak podobne w zakresie, w jakim należą do ogólnie pojętych czynności konserwacyjnych. Omawiane towary należy zatem postrzegać jako mające również podobne funkcje. Należy jednak także zwrócić uwagę na fakt, że: „środki do czyszczenia rur odprowadzających w przemyśle obróbki metali, z wyłączeniem środków pomocniczych do włókien i środków pomocniczych”, stanowią bardziej ograniczoną i specyficzną podkategorię niż podkategoria obejmująca „środki do polerowania metali”. Nie można także zaprzeczyć, że towary mają różne przeznaczenie i odmienny sposób zastosowania. Podczas gdy jedne towary są zasadniczo przeznaczone do nabłyszczenia, poprzez froterowanie, przedmiotów metalowych i mają zatem cel po części estetyczny, druga grupa towarów jest przeznaczona głównie do czyszczenia i przetykania, poprzez ich wprowadzenie i następnie działanie rozkładające osady metaliczne, przewodów odprowadzających dla odpadów przemysłu obróbki metali, co świadczy o ich użytkowym przeznaczeniu; 3) SPI w wyr. z 22.9.2005 r. w sprawie T-130/03 Alcon v. OHIM - Biofarma (TRAVATAN), Zb.Orz. 2005, s. II03859, pkt 57-61 uznał wysoki stopień prawdopodobieństwa pomiędzy oftalmicznymi preparatami farmaceutycznymi oraz środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne, przeznaczonym m.in. do leczenia obwodowych i mózgowych zaburzeń naczyń krwionośnych. Przeciwstawione towary mają ten sam charakter (preparaty farmaceutyczne), ten sam cel lub przeznaczenie (leczenie zaburzeń oka, wynikających tudzież niewynikających z zaburzeń naczyniowych), skierowane są do tych samych konsumentów (specjalistów, włączając w to lekarzy i farmaceutów, oraz rzeczywistych użytkowników końcowych, czyli pacjentów cierpiących na zaburzenia oka), korzystają z tych samych kanałów dystrybucji (co do zasady apteki) oraz wykazują potencjalnie uzupełniający charakter. Nie ma zatem wątpliwości, że mogą one być wytwarzane lub sprzedawane przez tych samych przedsiębiorców. Natomiast należy odrzucić argument, zgodnie z którym towary te nie są podobne, ponieważ jeden produkt jest tabletką przyjmowaną drogą ustną, podczas gdy drugi produkt występuje w formie kropli oftalmicznych. Ta różnica w przyjmowaniu leku nie może przeważać nad wspólnym charakterem i przeznaczeniem obu produktów.

[89] Zob. wyr. WSA w Warszawie z 25.5.2006 r., VI SA/Wa 537/06, sprawa FEMISTEN/FEMOSTON, niepubl., potwierdzony wyrokiem NSA z 13.3.2007 r., II GSK 296/06, niepubl.

[90] Stanowisko o braku takiej zależności wynika z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych z 27.3.2006 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 100, poz. 838). Zgodnie tym artykułem, towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej, natomiast towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej. W stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej Traktat wszedł w życie 2.7.2009 r.

[91] Zob. M. Mazurek, Podobieństwo towarów, s. 21. Znaczenie klasyfikacji nicejskiej z punktu widzenia oceny podobieństwa towarów zaakcentował SPI m.in. w wyr. z 13.7.2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX Inc. (zob. przyp. 88).

[92] Przykładowo produkty w klasie 10 (urządzenia, aparatura i instrumenty medyczne) łączy to samo przeznaczenie. Z kolei fakt wprowadzenia do klasy 32 piwa obok napojów bezalkoholowych należy wyjaśnić możliwą tendencją postrzegania tych produktów przez odbiorców jako konkurencyjnych (zob. omówienie poszczególnych klas klasyfikacji nicejskiej - J. N. Roberts, Guide to the Nice Agreement).

[93] Taki charakter klasyfikacji nicejskiej uznawano również na tle przepisów ZnTowU; zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 87; w orzecznictwie przykładowo wyr. WSA w Warszawie VI SA/Wa 1137/05, sprawa PRYMUS/PRYMUS, niepubl. oraz wyr. WSA w Warszawie z 18.11.2005 r., VI SA/Wa 1138/05, sprawa ROSS/BOSS, niepubl.

[94] W pewnych wypadkach wskazana jest jednak odwrotna kolejność. Chodzi o sytuację, gdy łatwo można wykluczyć podobieństwo przeciwstawionych znaków. W takiej sytuacji nie jest celowe wcześniejsze badanie podobieństwa towarów (usług). Wiadome jest bowiem, że z powodu braku podobieństwa znaków nie powstanie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów.

[95] W sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha (zob. przyp. 73) sąd krajowy (Bundesgerichtshof) zwrócił się z następującym pytaniem prejudycjalnym do ETS: „Czy przy ocenie podobieństwa towarów lub usług objętych dwoma znakami towarowymi należy uwzględniać zdolność odróżniającą, a w szczególności renomę znaku wcześniejszego (w dacie określającej pierwszeństwo znaku późniejszego), a zwłaszcza w ten sposób, że będzie można przyjąć istnienie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy, również wtedy, gdy dla odbiorców przedmiotowe towary lub usługi mają inne miejsce pochodzenia?”. Pierwsza część tego pytania zmierzała do uzyskania stanowiska ETS w kwestii znaczenia zdolności odróżniającej (rozpoznawalności) wcześniejszego znaku towarowego dla ustalenia podobieństwa towarów (usług). Innymi słowy, czy towary (usługi) pod przeciwstawnymi znakami towarowymi mogą być podobne bądź niepodobne w zależności od stopnia zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, przed udzieleniem odpowiedzi, przeformułował to pytanie i stwierdził, że w pierwszej części pytania sąd krajowy pyta „czy art. 4 ust. 1 lit. b dyrektywy musi być interpretowany w tym sensie, że zdolność odróżniająca znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, musi być uwzględniana przy ocenie, czy podobieństwo pomiędzy towarami lub usługami oznaczonymi dwoma znakami jest wystarczające do spowodowania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd”. Tak postawione (zmienione) pytanie zmierzało do uzyskania odpowiedzi, czy zdolność odróżniająca, w szczególności jego renoma, powinna być uwzględniona przy ocenie, że podobieństwo między towarami (usługami) jest wystarczające do spowodowania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Udzielając odpowiedzi na zmodyfikowane pytanie, ETS potwierdził, że zdolność odróżniająca znaku towarowego powinna być uwzględniona, obok podobieństwa towarów (usług), przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraził zatem pogląd w kwestii znaczenia stopnia zdolności odróżniającej dla oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, przy założeniu, że już ustalono (wcześniej) istnienie podobieństwa między oznaczonymi towarami (usługami). Nie udzielił natomiast odpowiedzi, czy przy ustalaniu faktu istnienia podobieństwa towarów (usług) należy uwzględnić zdolność odróżniającą wcześniejszego znaku towarowego, włącznie z jego renomą. To stanowisko ETS spotkało się z rozmaitymi ocenami. W literaturze przedmiotu zauważono, że ETS uchylił się od odpowiedzi na pierwszą część pytania sądu krajowego (np. J. Phillips stwierdza, że: „Trybunał nie zajął wyraźnego stanowiska w kwestii ustalenia podobieństwa towarów, ale sformułował zasadę proporcjonalności: ta zasada również nie pozwala ustalić, czy towary są podobne” (Trade Mark Law, s. 335; zob. również: F. Hacker, w: K.-H. Fezer, Markenrecht, s. 508). Skutkiem tego wyroku sądy niemieckie stoją na stanowisku, że mogą nadal stosować praktykę autonomicznej oceny (niezależnej od zdolności odróżniającej znaku towarowego) faktu istnienia podobieństwa towarów i jego stopnia (zob. np. F. Hacker, w: K.-H. Fezer, Markenrecht, s. 509 i n. i powołane tam obszerne orzecznictwo). Taka jest również dominująca opinia w niemieckiej doktrynie (zamiast wielu zob. R. Knaak, Die Kennzeichnungskraft, s. 805; F. Hacker, w: K.-H. Fezer, Markenrecht, s. 506 i n.). Urząd w Alicante stosuje także wskazaną wyżej metodę badania podobieństwa towarów. Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2B: Similarity of Goods and Services, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 85), s. 6.

[96] W braku podobieństwa miarodajnego w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem nie jest jednak wykluczona możliwość skorzystania przez uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego z rozszerzonej ochrony przewidzianej dla renomowanych znaków towarowych (art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem). Na tle art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem jest bowiem wymagany większy stopień podobieństwa znaków towarowych niż w art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem. W tym ostatnim przypadku przesłanką ochrony jest wywołanie skojarzenia (związku) wcześniejszego znaku towarowego z późniejszym zgłoszonym znakiem towarowym. To skojarzenie nie musi prowadzić do niebezpieczeństwa pomyłek przeciętnego odbiorcy towarów, pod późniejszym znakiem towarowym, co do pochodzenia towarów (w kwestii związku pomiędzy przeciwstawionymi znakami towarowymi, z punktu widzenia „rozszerzonej” ochrony znaku towarowego - zob. szerzej uwagi niżej w § 4).

[97] W kwestii identyczności znaków zob. uwagi wyżej, § 2 III.

[98] Tak wyraźnie OHIM: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition similarity signs en.pdf, s. 2.

[99] Wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, Zb.Orz. 1999, s. I-03819, pkt 27, wyr. w tłum. J. Dudzika, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 5.

[100] Niekiedy jednak konsument spotyka na półce sklepowej obok siebie towary pod przeciwstawionymi znakami. Niejednokrotnie dotyczy to produktów spożywczych.

[101] Taki wniosek wynika z utrwalonego w orzecznictwie wspólnotowym poglądu, że: „dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach” (zob. np. wyr. SPI z 20.11.2007 r. w sprawie T-149/06 Castellani v. OHIM - Markant Handels und Service (Castellani), Zb.Orz. 2007, s. II-04755, pkt 50 i powoływane tam orzecznictwo.

[102] Zasada trójpłaszczyznowego badania znaków jest jedną z najsilniej akcentowanych w metodyce badania kolizji znaków towarowych (zob. w orzecznictwie polskim przykładowo wyr. NSA z 20.9.2007 r., II GSK 121/07, sprawa TOTO MIX/znaki TOTO, niepubl.; wyr. WSA w Warszawie z 12.12.2008 r., VI SA/Wa 2113/08, sprawa COLOR SYSTEM/NCS Natural Color System, niepubl., i z 11.12.2008 r., VI SA/Wa 1601/08, sprawa Aldo S/ALDI, niepubl.; w tylko w najnowszym orzecznictwie unijnym: wyr. SPI z 7.5.2009 r. w sprawie T-185/07 Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM- Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), niepubl., pkt 38; z 25.3.2009 r. w sprawie T-109/07 L'Oréal v. OHIM - Spa Monopole (SPA THERAPY), niepubl., pkt 17.

[103] Dotyczy to w szczególności oceny podobieństwa znaków słownych. Sformułowana przez Trybunał zasada trójpłaszczyznowego badania podobieństwa (zob. już powoływany w przyp. 68 wyr. ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, pkt 23) odnosi się także do takich znaków. Na tle tej zasady jest dyskusyjny pogląd Sądu Najwyższego, że w sytuacji, gdy wcześniejszy znak towarowy jest znakiem słownym, wystarcza porównanie przeciwstawionych znaków w warstwie fonetycznej (zob. już powoływany w przyp. 68 wyr. SN z 22.2.2007 r., III CSK 300/06, sprawa MIXEŁKO/MIXEŁKO ŁACIATE).

[104] Możliwość porównywania znaków graficznych w płaszczyźnie fonetycznej aktualnie odrzuca OHIM [zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 12]. Zob. jednak wyr. SPI z 14.12.2006 r. w połączonych sprawach T81/03, T82/03 i T103/03 Mast-Jägermeister v. OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre), Zb.Orz. 2006, s. II-05409, pkt 93 i n.

[105] Przykładowo, w sytuacji, gdy oznaczane towary (usługi) są sprzedawane drogą ustną, brzmieniowa (fonetyczna) płaszczyzna porównawcza ma większe znaczenie niż płaszczyzna wizualna (wyr. SPI z 6.10.2004 r., sprawy połączone T-117/03-T-119/03 i T-171/03 New Look v. OHIM - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE oraz NLCollection), Zb.Orz. 2004, s. II03471, pkt 49.

[106] To stanowisko jest zbieżne z orzecznictwem unijnym. W szczególności ETS uznał, że samo podobieństwo fonetyczne znaków może być wystarczające do potwierdzenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów (zob. powołany w przyp. 99 wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 28). Ten pogląd jest przyjmowany w orzecznictwie SPI (zob. m.in. wyr. z 15.1.2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks v. OHIM - Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Zb.Orz. 2003, s. II00043, pkt 45 i 48, wyr. w tłum. K. Wernickiej, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 27.

[107] Wyr. SPI z 3.3.2004 r. w sprawie T355/02 Mülhens v. OHIM - Zirh International (ZIRH), Zb.Orz. 2004, s. II00791, pkt 49; utrzymany w mocy wyr. ETS z 23.3.2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens v. OHIM, Zb.Orz. 2006, s. I02717.

[108] W przeciwnym wypadku, tj. w razie pominięcia pewnych elementów przeciwstawionych znaków - ocena ich podobieństwa będzie nieprawidłowa. To stanowisko jednoznacznie potwierdza wyr. ETS z 12.6.2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM v. Shaker, Zb.Orz. 2007, s. I04529. W tym wyroku Trybunał uchylił wyrok SPI, ponieważ SPI uznał za zbędne m.in. badanie fonetycznych i koncepcyjnych cech elementów słownych znaku późniejszego, ograniczając się wyłącznie do podkreślenia znaczenia elementów graficznych w tym znaku. Trybunał uznał, że takie działanie SPI było równoznaczne z brakiem dokonania całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

[109] W pkt 23 już powoływanego w przyp. 73 wyr. z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, ETS wyraził pogląd, że: „całościowa ocena przedmiotowych znaków w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej musi być oparta na całościowym oddziaływaniu tych znaków, przy uwzględnieniu w szczególności ich odróżniających i dominujących elementów (…). Przeciętny konsument zwykle postrzega znak towarowy jako całość i nie bada jego różnych elementów”.

[110] To stanowisko jest również prezentowane w polskim orzecznictwie. Przykładowo NSA podkreślił, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, że: „całościowa ocena podobieństwa nie stoi w sprzeczności z badaniem poszczególnych elementów znaku, a idąc dalej, całościowe wrażenie wywołane w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez znak towarowy o charakterze mieszanym może być w pewnych okolicznościach zdominowane przez jeden lub kilka elementów” (wyr. NSA z 28.4.2009 r., II GSK 896/08, sprawa VANILA FASHION Izabella Kowalska/Vanilla, niepubl.). Brak sprzeczności pomiędzy zasadą całościowej oceny znaków a dopuszczalnością ich oceny poszczególnych elementów znaków jest również trafnie podkreślany w krajowej literaturze przedmiotu (zob. E. Wojcieszko-Głuszko, Kolizja znaków towarowych, s. 40-41).

[111] W świetle stanowiska OHIM, jednoelementowość lub wieloelementowość oznaczania należy ustalać z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, a nie wyłącznie z uwagi na wizualnie dostrzegalne rozdzielenie znaku „na części” (por. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition similarity signs en.pdf, s. 6).

[112] Wieloelementowym znakiem towarowym może być znak składający się tylko z jednego wyrazu (słowa). Ta kwalifikacja wchodzi w rachubę w sytuacji, gdy z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy jest uzasadnione „rozbicie” tego znaku (np. wyróżnienie przedrostka w znakach). Takiej właśnie sytuacji dotyczył wyr. SPI z 5.3.2006 r. w sprawie T-202/04 Madaus v. OHIM - Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. 2006, s. II-01115. W tej sprawie SPI słusznie potwierdził brak kolizji pomiędzy znakami „ECHINACIN” i „ECHINACEA”, stwierdzając m.in., że: „(…) krąg odbiorców nie będzie co do zasady postrzegał elementu opisowego stanowiącego część złożonego znaku towarowego jako elementu odróżniającego i dominującego w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu (…) z uwagi na to, że występujący w obu znakach przedrostek „echina„ ma charakter opisowy, nie pozwala on na rozróżnienie pochodzenia handlowego towarów. (…) to właściwe końcówki będących w konflikcie oznaczeń, mianowicie „id” i „cin”, należy uznać za elementy odróżniające i dominujące, które przyciągają uwagę konsumentów” (zob. pkt 54 i 55).

[113] W orzecznictwie OHIM, SPI i ETS jest używany termin „złożone znaki towarowe”. Tym terminem obejmuje się zarówno znaki słowno-graficzne, słowno-graficzno-przestrzenne (znaki kombinowane w ujęciu polskiej doktryny), jak i znaki składające się z kilku elementów należących do jednej kategorii (znaki złożone w ujęciu polskiej doktryny).

[114] Według OHIM: „Pojęcia odróżniający i dominujący określają dobrze znane zjawisko, że oznaczenia, chyba że mają charakter jednolity (jak pojedyncze słowo, pojedyncza figura, pojedynczy kolor) są zwykle postrzegane przez skoncentrowanie się na dominującym elemencie, który odróżnia znak. Na kolejnym poziomie analizy, poza zwykłą percepcją wizualną, wchodzi w rachubę osąd i to właśnie tutaj słowo «odróżniający» uzyskuje swoją dodatkową wartość jako środek: znaki lub elementy znaków, które są pozbawione zdolności odróżniającej w znaczeniu prawnym, tj. są opisowe, mają charakter rodzajowy lub z innych powodów nie mają odróżniającego charakteru dla danych towarów lub usług, będą w znacznej mierze lub całkowicie pomijane przy ocenie podobieństwa znaków, chociaż mogą one, pod względem samej wizualnej percepcji, zdominować znak” [zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 5].

[115] W opinii NSA „jeżeli w znaku towarowym występują jednocześnie elementy mocne, mające silną zdolność odróżniającą i elementy słabe, to o mylącym podobieństwie decydować będą ewentualne zbieżności elementów mocnych” (wyr. NSA z 20.3.2007 r., II GSK 341/06, sprawa TVN Fakty/Fakty, niepubl.).

[116] Zob. wyr. ETS z 6.10.2005 r. w sprawie C-120/04 Medion v. Thomson multimedia Sales Germany and Austria GmbH, Zb.Orz. 2005, s. I08551, pkt 30-32.

[117] Zob. potwierdzenie tego stanowiska w orzecznictwie polskim przykładowo w wyr. SN z 11.3.1999 r., III RN 136/98 FIC/MIĘTA.C.FIX, OSN 2000, Nr 1, poz. 2; ostatnio wyr. SN z 5.2.2010 r., III CSK 120/09, Krzyżówki III, niepubl.; w orzecznictwie unijnym - zob. m.in. powoływany w przyp. 101 wyr. SPI w sprawie T-149/06 Castellani, pkt 53.

[118] W tym miejscu odnieść się należy do instytucji dysklamacji (disclaimer), która polega na wyłączeniu od ochrony w toku rejestracji znaku towarowego określonego elementu składowego znak towarowego. Takie wyłączenie ma znaczenie dla ustalenia zakresu prawa ochronnego na znak towarowy. Przyjmuje się bowiem na gruncie tych systemów prawnych, które znają instytucję dysklamacji (zob. np. art. 37 ust. 2 rozporządzenia Nr 207/2009), że taki element jest pozbawiony zdolności odróżniającej. Prawo polskie tradycyjnie nie zawiera takiej regulacji (fakt ten zaakcentował NSA w wyr. z 26.1.2006 r., II GSK 349/05, sprawa KIERYAKD mocne, niepubl.). Skutek, który zapewnia instytucja dysklamacji, można jednak osiągnąć poprzez pominięcie znaczenia elementów pozbawionych zdolności odróżniającej, w toku całościowej oceny podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń. Stosując takie podejście, można skompensować skutki braku tej instytucji w polskim porządku prawnym.

[119] Por. powoływany w przyp. 99 wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 27.

[120] Por. wyr. SPI z 8.7.2009 r. w sprawie T-240/08 Procter and Gamble v. OHIM - Laboratorios Alcala Farma (oli), niepubl., pkt 50.

[121] W post. z 27.4.2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal v. OHIM, Zb.Orz. 2006, s. I-00057 (streszczenie), pkt 42 ETS stwierdził, że: „zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego (…) nie jest czynnikiem, który ma wpływ na percepcję konsumenta w odniesieniu do podobieństwa oznaczeń”. W innym miejscu tego samego postanowienia (pkt 39) ETS podkreślił: „Sąd Pierwszej Instancji nie może być krytykowany z powodu niepominięcia, przy badaniu podobieństwa przedmiotowych znaków, elementu «FLEX», który jest elementem wspólnym w tych znakach, na tej podstawie, że wcześniejszy znak ma tylko słabą zdolność odróżniającą”. Z powyższym stanowiskiem jest zbieżne orzecznictwo SPI. Przykładowo według SPI: „Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada, że znaki, jak i oznaczone towary i usługi są identyczne lub podobne, a renoma znaku jest jednym z czynników, który musi zostać uwzględniony przy ocenie, czy podobieństwo pomiędzy znakami lub pomiędzy towarami i usługami jest wystarczające do spowodowania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (zob. w tym sensie i przez analogię powoływany w przyp. 73 wyr. z 29.9.1998 r. w sprawie C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha, pkt 22 i 24). Ponieważ jednak w niniejszej sprawie przedmiotowe znaki nie mogą być postrzegane jako identyczne lub podobne w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej lub znaczeniowej, fakt, że wcześniejszy znak towarowy jest szeroko znany lub korzysta z rozległej renomy w Unii Europejskiej, nie ma wpływu na globalną ocenę niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Zob. podobnie (…) wyrok w sprawie Starix, pkt 61” - zob. wyr. z 27.10.2005 r. w sprawie T-336/03 Les Éditions Albert René v. OHIM - Orange (MOBILIX), Zb.Orz. 2006, s. II04667, pkt 84; wyrok został utrzymany w mocy wyr. ETS z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 P Éditions Albert René v. OHIM - Orange A/S, Zb.Orz. 2008, s. I-10053.

[122] Zob. wyr. SPI z 22.5.2008 r. w sprawie T-254/06 Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. OHIM (RadioCom), niepubl., pkt 43.

[123] Zob. również niżej, w kwestii zasady elementów słownych w znakach kombinowanych.

[124] Jak się wydaje, takie stanowisko przyjmuje Urząd w Alicante, podkreślając, że: „w przypadku znaków słownych chronione jest słowo jako takie, a nie jego pisownia. Dlatego jest obojętne, czy znaki słowne są przedstawiane za pomocą małych, czy dużych liter. To samo dotyczy różnych czcionek, przynajmniej w zakresie, w jakim są one rozpowszechnione na relewantnym rynku” [zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 10].

[125] Nie można podzielić bez zastrzeżeń kategorycznego poglądu WSA w Warszawie, że: „Znak słowny jako taki ma zdecydowanie najszerszą ochronę. Może on występować w dowolnej szacie graficznej i być odbierany przez konsumenta jako odmiana przeciwstawianego znaku” (wyr. z 8.6.2006 r., VI SA/Wa 322/06, sprawaCALYPSO/CALIPSO, niepubl.). Przykładowo, trudno zasadnie utrzymywać, że zdecydowanie „najszerszą ochronę” ma znak słowny w sytuacji, gdy jego zdolność odróżniająca względem oznaczanych towarów (usług) jest bardzo słaba.

[126] Zob. wyr. SPI z 12.11.2008 r. w sprawie T-281/07 Ecoblue v. OHIM - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), Zb.Orz. 2008, s. II-00254, pkt 28 i powoływane tam orzecznictwo.

[127] Trybunał - orzekając w stanie faktycznym dotyczącym dwóch znaków słownych „LIVE” i „THOMSON LIVE” - stanął na stanowisku, że potwierdzenie kolizji dwóch znaków słownych jest możliwe, o ile znak wcześniejszy zachowuje w znaku późniejszym „niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający” (zob. powoływany w przyp. 116 wyr. ETS z 6.10.2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, pkt 37).

[128] W kwestii innych przypadków braku kolizji znaków, w razie przejęcia znaku wcześniejszego do znaku późniejszego na tle stanowiska Urzędu w Alicante zob. R. Skubisz, M. Mazurek, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, s. 123.

[129] Zob. na tle kolizji znaku słownego ze znakiem słowno-graficznym, SPI w wyr. z 14.7.2005 r. w sprawie T312/03 Wassen International v. OHIM - Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Zb.Orz. 2005, s. II2897, pkt 41.

[130] Wyr. SPI z 16.12.2008 r. w sprawie T-357/07 Focus Magazin Verlag v. OHIM - Editorial Planeta (FOCUS Radio), niepubl., pkt 36.

[131] Zob. wyr. SPI z 25.3.2009 r. w sprawie T-109/07 SPA THERAPY, (zob. przyp. 102), pkt 30.

[132] Decyzja II IO OHIM z 13.2.2007 r. w sprawie R 1422/2005-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/fr/R1422 2005-2.pdf, pkt 21.

[133] Decyzja II IO OHIM z 20.10.2006 r. w sprawie R 434/2006-2, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0434 2006-2.pdf, pkt 30.

[134] Wyr. SPI z 6.7.2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera v. OHIM - Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. 2004, s. II02073. W pkt 53-55 tego wyroku SPI podkreślił: „przedrostek «chuf», wspólny dla obu spornych oznaczeń, opisuje ciborę (inaczej migdał ziemny), której nazwa w języku hiszpańskim brzmi «chufa» i która służy do produkcji popularnego napoju, znanego pod nazwą «horchata» (orszada z cibory), sprzedawanego w Hiszpanii przez skarżącą. W związku z tym, w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne oznaczenia, ich docelowy krąg odbiorów uzna element «chuf» za część opisującą towary nimi oznaczone, a nie za element pozwalający na odróżnienie pochodzenia handlowego tych towarów. Element «chuf» nie ma zatem charakteru odróżniającego i nie może być uważany za element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez sporne oznaczenia. Natomiast (…) w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez sporne oznaczenia to elementy końcowe oznaczeń spowodują, że docelowy krąg odbiorców postrzegać je będzie jako słowa wymyślone, a nie jako terminy jedynie opisowe (…) w ramach całościowej oceny spornych oznaczeń różnice między tymi oznaczeniami są wystarczające do odrzucenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ich docelowego kręgu odbiorców”.

[135] Zob. wyr. WSA w Warszawie z 5.1.2006 r., VI SA/Wa 1343/05, sprawa MAGNAT/MAGNUM, niepubl. W tym wyroku WSA trafnie zauważył, że: „nie można abstrahować od faktu, że w płaszczyźnie znaczeniowej, u przeciętnego odbiorcy, powodują zupełnie inne skojarzenia. Stosownie do definicji zawartej w słowniku języka polskiego (…) słowo «magnat» oznacza «członka bogatego rodu arystokratycznego, możnowładcę, bogacza». Natomiast słowo «MAGNUM» choć jak wyżej podkreślono, mające w ocenie Sądu charakter fantazyjny, kojarzy się przeciętnemu odbiorcy z nazwą jednego z rodzajów broni palnej. Pomimo że oba znaki pochodzą z łaciny, to jednak w obu przypadkach, zdaniem sądu, u przeciętnego odbiorcy występują zupełnie inne skojarzenia znaczeniowe tych słów”.

[136] Wyr. SPI z 10.10.2006 r. w sprawie T172/05 Armacell v. OHIM - nmc (ARMAFOAM), Zb.Orz. 2006, s. II-04061, pkt 66.

[137] Zob. decyzja I IO OHIM z 20.5.2009 r. w sprawie R 1075/2008-1, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2008/en/R1075 2008-1.pdf, pkt 20.

[138] W związku tym nie można zaaprobować poglądu, że: „w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery” (tak WSA w Warszawie w wyr. z 5.1.2006 r., VI SA/Wa 1343/05, sprawa MAGNAT/MAGNUM, niepubl.). Już w starszej literaturze poddano w wątpliwość stosowanie takich „matematycznych” reguł. Zob. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo, s. 18.

[139] Potwierdzenie tego stanowiska stanowi powoływany w przyp. 36 wyr. SPI z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 ILS Institut für Lernsysteme. W pkt 71 tego wyroku SPI potwierdził podobieństwo pomiędzy znakiem słownym „ELS” i znakiem słowno-graficznym „ILS” (z bardzo ubogą grafiką prostokąta jako tła), zwracając uwagę na podobny sposób wymowy liter „E” i „I” z punktu widzenia właściwego odbiorcy.

[140] Tak M. Kępiński, Niebezpieczeństwo, s. 18.

[141] Chodzi o przestawienie kolejności tych samych liter, sylab lub wyrazów ze znaku wcześniejszego.

[142] W wyr. z 20.2.2007 r., II GSK 265/06, niepubl., NSA podkreślił, że znak AUDIOTELE „oznacza konkurs dla widzów telewizyjnych, polegający na wskazaniu właściwej odpowiedzi spośród kilku podanych, a znak przeciwstawny TELEAUDIO nie ma bliżej określonego znaczenia. To właśnie brak określonego (odrębnego) znaczenia dla znaku TELEAUDIO może powodować, iż temu znakowi będzie przypisywane w powszechnym odbiorze znaczenie właściwe dla znaku AUDIOTELE z uwagi na to, iż te znaki stanowią kombinację dwóch identycznych członów («zamienionych» sylab)”.

[143] Wyr. SPI z 11.6.2009 r. w sprawie T67/08 Hedgefund Intelligence v. OHIM - Hedge Invest (InvestHedge), niepubl., pkt 34-43.

[144] Decyzja II IO OHIM z 27.9.2000 r. w sprawie R 380/1999-2 (zob. przyp. 98). W pkt 26-28 tej decyzji zaakcentowano, że wyrazy LINDENER i LINDEBOOM nawiązują znaczeniowo - z punku widzenia właściwego konsumenta (holenderskiego) do tych samych gatunków drzew.

[145] Wyr. WSA w Warszawie z 23.3.2004 r., VI II SA 3377/02, niepubl. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że: „(…) znak «KRECIK» pochodzi od słowa «KRET», jest formą zdrobniałą tego słowa”.

[146] Zob. stanowisko Urzędu w Alicante: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007, (zob. przyp. 98), s. 13.

[147] Tak M. Kępiński, Niebezpieczeństwo, s. 21.

[148] W tym kierunku OHIM: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 13. Wymóg podobieństwa w warstwie wizualnej i fonetycznej zdaje się również potwierdzać SPI. W wyr. z 9.3.2005 r. w sprawie T-33/03 Osotspa Co. Ltd v. OHIM - Distribution and Marketing (Hai), Zb.Orz. 2005, s. II00763, Sąd ten nie stwierdził kolizji pomiędzy znakiem słownym „HAI” i słowno-graficznym „SHARK” (obydwa słowa oznaczają, odpowiednio w języku niemieckim i angielskim, słowo „rekin”). Potwierdzając wspólne znaczenie znaków z punktu widzenia właściwego konsumenta, Sąd jednocześnie podkreślił, że: „ważne różnice wizualne i fonetyczne pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi mogą w dużym stopniu znosić ich podobieństwo koncepcyjne wymagające wcześniejszego tłumaczenia” (pkt 64 powoływanego wyroku).

[149] Por. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 30.

[150] Wyr. SPI z 2.12.2008 r. w sprawie T-212/07 Harman International Industries v. OHIM - Becker (Barbara Becker), Zb.Orz. 2008, s. II-03431, pkt 35 i 36. Wyrok został zaskarżony do ETS (sprawa C-51/09P).

[151] Wyr. SPI z 1.3.2005 r. w sprawie T185/03 Fusco v. OHIM - Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. 2005, s. II00715, pkt 54.

[152] Taka sytuacja została wskazana w decyzji w sprawie znaków „KENZO” i „KENZO TAKADA” potwierdzającej podobieństwo tych znaków. Zob. decyzja I IO OHIM z 14.9.2004 r. w sprawie R 643/2003-1, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2003/fr/R0643 2003-1.pdf, pkt 21 i n.

[153] OHIM podkreśla, że: „odbiorcy nie są skłonni do analizy znaku i chętniej będą odnosili się do tego znaku przez nawiązanie do jego elementu słownego” (zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 [(zob. przyp. 98), s. 25]. Według SN „w warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju usługi i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców, względnie potencjalnych odbiorców” (wyr. SN z 1.2.2001 r., I CKN 1128/98, sprawa Miss/MISS Warszawy, OSN 2001, Nr 9, poz. 136).

[154] Tylko w orzecznictwie SN zasada ta została potwierdzona przykładowo w powoływanym w przyp. 153 wyr. z 1.2.2001 r., I CKN 1128/98, sprawa Miss/MISS Warszawy; zob. też m.in. wyr. SN: z 2.1.2007 r., V CSK 311/06, sprawa Kucharek/Vegeta, BSN 2007, Nr 5, s. 12, oraz z 3.10.2008 r., I CSK 96/08, sprawa Lindt/Terravita, MoP 2009, Nr 13, s. 731.

[155] Zob. tak, co do zasady, wyr. ETS z 17.7.2008 r. w sprawie C-488/06 P LandD SA v. OHIM -Julius Sämann Ltd, Zb.Orz. 2008, s. I-05725, pkt 84; zob. również np. wyr. SPI z 9.9.2008 r. w sprawie T-363/06 Honda Motor Europe v. OHIM - Seat (MAGIC SEAT), Zb.Orz. 2008, s. II-00217, pkt 30. W tym wyroku SPI stwierdził, że: „w przypadku gdy znak towarowy składa się z elementów słownych i graficznych, pierwsze z nich winny być co do zasady traktowane jako bardziej odróżniające niż te ostatnie, ponieważ przeciętny konsument łatwiej będzie odnosić się do rozpatrywanego towaru poprzez przytoczenie jego nazwy aniżeli poprzez opisanie graficznego elementu znaku” i wskazał na swoje wcześniejsze orzecznictwo.

[156] Zob. wyr. WSA w Warszawie z 9.9.2004 r., II SA 2481/03, niepubl., potwierdzony wyrokiem NSA z 24.5.2005 r., II GSK 63/05, niepubl.

[157] Wyr. SPI z 15.2.2005 r. w sprawie T169/02 Cervecería Modelo v. OHIM - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), Zb.Orz. 2005, s. II00505, zwł. pkt 38.

[158] Decyzja II IO OHIM z 19.5.2006 r. w sprawie R 906/2002-2, pkt 59, tekst w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 31.

[159] Por. już powoływany wyr. SN z 3.10.2008 r., I CSK 96/08, sprawa Lindt/Terravita.

[160] Zob. wyr. SN z 2.1.2007 r., V CSK 311/06, sprawa Kucharek/Vegeta, BSN 2007, Nr 5, s. 12.

[161] Decyzja IV IO OHIM z 4.12.2006 r. w sprawie R 1307/2005-4, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2005/en/R1307 2005-4.pdf, pkt 12-14.

[162] Tak w sporze dotyczącym czekoladowych zajęcy wielkanocnych z elementami „LINDT GOLDHASE” i „TERRAVITA” (wyr. SN z 3.10.2008 r., I CSK 96/08, niepubl.). Stanowisko SN potwierdza legalność używania tych elementów oznaczeń, które nie podlegają, ze względu na swój typowy charakter, ochronie w prawie znaków towarowych.

[163] Zob. przykłady z praktyki Urzędu w Alicante: Boards of Appeal Yearly Overview of Decisions 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/OHIMPublications/boa compilation 2007.pdf, s. 23. Natomiast brak wystarczającej odmienności graficznej miał niewątpliwy wpływ na stanowisko SPI o podobieństwie znaków obejmujących litery „a” na czarnym tle (zob. już powoływany w przyp. 88 wyr. SPI z 13.7.2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX Inc, pkt 20-23).

[164] Por. wyr. ETS z 3.9.2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur v. Koipe i OHIM, niepubl., pkt 69.

[165] Zob. decyzja IV IO OHIM z 16.7.2003 r. w sprawie R 657/2002-1, tekst w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 29.

[166] Zob. wyr. SPI z 17.4.2008 r. w sprawie T-389/03 Dainichiseika Colour and Chemicals Mfg. v. OHIM - Pelikan (Représentation d'un pélican), niepubl., zwł. pkt 81.

[167] Zob. wyr. SPI z 21.2.2006 r. w sprawie T214/04 Royal County of Berkshire Polo Club v. Urząd w Alicante - Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Zb.Orz. 2006, s. II00239. Zwraca uwagę pkt 41 tego wyroku, zgodnie z którym „obecność elementu słownego w kształcie medalionu dodatkowo przyczynia się do podkreślenia elementu figuratywnego tego znaku, przez co dominujący charakter tego ostatniego został jeszcze bardziej wzmocniony”.

[168] Tę zasadę potwierdził SN w już powoływanym w przyp. 154 wyr. z 2.1.2007 r., V CSK 311/06, sprawa Kucharek/Vegeta. Według SN: „częstokroć właśnie osoba producenta przekonywała i przekonuje konsumentów do wyboru określonego towaru spośród innych rodzajowo tożsamych. Sprawia to, że przeciętny konsument nie tylko nie ignoruje nazwy producenta ani nazwy produktu zaświadczającego o danym wytwórcy, ale niekiedy wręcz tego rodzaju oznaczeń poszukuje i to szczególnie, gdy elementy dekoracyjne opakowań takiego samego produktu wykazują podobieństwo”. Znaczenie oznaczeń producenta z punktu widzenia oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd zostało dostrzeżone także w innych polskich wyrokach (zob. np. wyr. SN z 11.7.2002 r., I CKN 1319/00, sprawa Lego, OSN 2003, Nr 5, poz. 73, oraz wyr. SA w Katowicach z 26.10.2007 r., V ACa 469/07, sprawa DELICJE/DELIC-POL, niepubl.).

[169] Przykładowo, SPI nie potwierdził kolizji znaku słownego „ORO SAIWA” i słowno-graficznego „SELEZIONE ORO BARILLA”, przyjmując, że nazwy „SAIWA” i „BARILLA” „z uwagi na to, że oznaczają producenta, wyłączają wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumenta w błąd” (zob. wyr. z 5.4.2006 r. w sprawie T344/03 Saiwa v. OHIM - Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla), Zb.Orz. 2006, s. II-01097, pkt 45. Podobnie SPI nie potwierdził kolizji słowno-graficznego znaku „CASTELLANI” z wcześniejszymi znakami słownymi „CASTELLUM” i „CASTELLUCA”, podkreślając, że: „konsumenci są przyzwyczajeni do oznaczania i rozpoznawania wina za pomocą elementu słownego, służącego jego identyfikacji, ponieważ element ten określa w szczególności producenta lub posiadłość, na której wino jest wytwarzane” - zob. powoływany w przyp. 101 wyr. z 20.11.2007 r. w sprawie T-149/06 Castellani, pkt 53.

[170] Zob. wyr. SPI z 18.6.2008 r. w sprawie T-175/06 Coca-Cola v. OHIM - San Polo (MEZZOPANE), Zb.Orz. 2008, s. II-01055, pkt 31 i 32.

[171] Zob. wyr. SPI z 4.3.2009 r. w sprawie T-168/07 Professional Tennis Registry v. OHIM - Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), niepubl. W pkt 32 tego wyroku, SPI podkreślił tę samą liczbę tych samych liter w elementach „PTR” i „RPT”, ale zaakcentował różną ich kolejność.

[172] Zob. wyr. SPI z 13.7.2005 r. w sprawie T40/03 Murúa Entrena v. OHIM - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Zb.Orz. 2005, s. II02831, pkt 66.

[173] Por. wyr. SPI z 5.11.2008 r. w sprawie T-304/07 Calzaturificio Frau v. OHIM - Camper (Représentation d'un arc stylisé avec surface pleine), niepubl., pkt 33.

[174] W kwestii konkretnych przykładów zob.: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2C: Similarity of Signs, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 98), s. 14-15 oraz Boards of Appeal Yearly Overview of Decisions 2006, http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/BOA COMPILATION 2006.pdf, s. 24.

[175] Por. decyzję II IO OHIM z 11.6.2007 r. w sprawie R-531/2006-2 POLAR BEAR DEVICES, pkt 21 i 23; http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0531 2006-2.pdf.

[176] Por. w szczególności decyzję II IO OHIM z 14.5.2007 r. w sprawie R 1145/2006-2 Shape of bottle (3D)/Shape of bottle (3D); http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1145 2006-2.pdf.

[177] Takie właśnie stanowisko zajęła IV IO OHIM, w odniesieniu do form butelek (zob. decyzja z 15.11.2007 r. w sprawie R 1096/2006-4, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R1096 2006-4.pdf, pkt 32). Powoływana decyzja została utrzymana w mocy wyrokiem SPI z 4.3.2010 r. w sprawie T-24/08.

[178] W orzecznictwie wspólnotowym, stosuje się restrykcyjną ocenę konkretnej zdolności odróżniającej znaków przestrzennych. W świetle stanowiska ETS i SPI, znaki tej kategorii zwykle nie mają minimum konkretnej zdolności odróżniającej; zob. przykłady formy kiełbasek - wyr. SPI z 5.5.2009 r. w sprawie T-449/07 Rotter v. OHIM (Forme d'un assemblage de saucisses), niepubl.; formy głowicy mikrofonu - wyr. SPI z 12.9.2007 r. w sprawie T358/04 Neumann GmbH v. OHIM (Kształt główki mikrofonu), Zb.Orz. 2007, s. II03329; formy butelki - wyr. ETS z 25.10.2007 r. w sprawie C238/06 P Develey v. OHIM (Kształt butelki), Zb.Orz. 2007, s. I9375. Oczywiście zdarzają się odmienne rozstrzygnięcia (zob. w odniesieniu do formy głośnika - wyr. SPI z 10.10.2007 r. w sprawie T-460/05 Bang and Olufsen v. OHIM (Forme d'un haut-parleur), Zb.Orz. 2007, s. II-04207. Należy jednak zaakcentować, że potwierdzenie zdolności odróżniającej znaku przestrzennego nie przesądza stopnia tej zdolności.

[179] Wcześniej 10 akapit preambuły dyrektywy 89/104.

[180] W dyrektywie 2008/95 oraz w rozporządzeniu Nr 207/2009 są użyte następujące określenia: w języku angielskim: recognition of the trade mark on the market, w języku francuskim: la connaissance de la marque sur le marché, w języku niemieckim: dem Bekanntheitsgrad der Marke auf Markt.

[181] Używana terminologia w wyrokach ETS, SPI w językach angielskim, francuskim i niemieckim jest niejednolita. To samo dotyczy, zarówno w oficjalnym przekładzie, jak i nieoficjalnym, tych wyroków dostępnych w języku polskim. Użyte sformułowania w języku polskim są nie tyle skutkiem braku zrozumienia instytucji, ile zbyt dosłownego orientowania się na terminologię w języku, który stanowi podstawę przekładu. Termin „rozpoznawalność znaku towarowego”, jako jeden z czynników determinujących niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, jest używany niekiedy jako synonim określenia zdolność odróżniająca, znajomość znaku towarowego na rynku, siła oddziaływania znaku oraz renoma znaku towarowego. Zakresy znaczenia tych pojęć pokrywają się tylko częściowo. Stąd prawidłowe odwoływanie się do wyroków wymaga każdorazowo ustalenia, w jakim znaczeniu jest używane konkretne określenie.

[182] Zob. powoływany w przyp. 99 wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 22 i 23.

[183] Por. wyr. ETS z 4.5.1999 r., sprawy połączone C108/97 i C109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, pkt 46, Zb.Orz. 1999, s. I02779, pkt 49-51, wyr. w tłum. E. Całki, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 119. Zob. również glosę R. Skubisza do tego wyroku, w Rz. Pat. 2002, Nr 3.

[184] Faktycznie chodzi, jak wynika z analizy wyroku w kilku wersjach językowych, o rozpoznawalność znaku towarowego.

[185] Stopnia rozpoznawalności znaku towarowego nie można utożsamiać z treścią (znaczeniem) oznaczenia użytego w znaku towarowym. W pierwszym przypadku chodzi o rzeczywisty stopień zdolności znaku do oznaczania pochodzenia towarów z jednego i tego samego źródła. W drugim przypadku chodzi o własną treść oznaczenia, które ma być (jest) znakiem towarowym. Nawet bardzo czytelne oznaczenie nie jest równoznaczne z podwyższoną rozpoznawalnością (wzmocnioną zdolnością odróżniającą) względem towarów lub usług pod tym znakiem. Taki wniosek płynie jednoznacznie z wyr. ETS z 12.1.2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. v. OHIM - Picaro, Zb.Orz. 2006, s. I-00643.

[186] W pkt 24 już powoływanego w przyp. 73 wyr. ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, ETS stwierdził, że: „czym większa jest zdolność odróżniająca znaku towarowego, tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd”. Jednocześnie orzekł, że może chodzić o szczególną zdolność odróżniającą „albo per se, albo z uwagi na renomę, którą cieszy się wśród odbiorców”. Europejski Trybunał Sprawiedliwości używa określenia „zdolność odróżniająca” w znaczeniu rozpoznawalności znaku towarowego.

[187] W literaturze przedstawiony został pogląd, że: „nie można różnicować zakresu ochrony znaków towarowych, poprzez wprowadzanie pojęcia znaków o dużej dystynktywności. Bowiem ich ochrona poza funkcją odróżniającą może być realizowana, ale tylko o tyle, o ile takie znaki będą mogły być uznane za renomowane” (zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, s. 11). Ten pogląd nie może zostać zaakceptowany. Według ETS, silniejsza zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku towarowego (a więc także jego wzmocniona rozpoznawalność) powoduje silniejsze niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd. Niezależnie od stanowiska ETS, cytowany pogląd nie bierze pod uwagę aktualnej sytuacji rynkowej znaków towarowych.

[188] Zob. wyr. ETS z 15.3.2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART v. Devinlec i OHIM, Zb.Orz. 2007, s. I-00041 (streszczenie), pkt 39 i 41; post. ETS z 27.4.2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal (zob. przyp. 121), pkt 45. W świetle stanowiska ETS przypisanie nadmiernego znaczenia rozpoznawalności znaku towarowego doprowadziłoby do pomniejszenia znaczenia przesłanki podobieństwa oznaczeń. Zob. jednak odmiennie wyr. SPI z 7.9.2006 r. w sprawie T-168/04 L and D SA v. OHIM - Julius Sämann Ltd., Zb.Orz. 2006, s. II-02699.

[189] R. Knaak, Die Kennzeichnungskraft, s. 805.

[190] Praktyka OHIM zdaje się uwzględniać rozpoznawalność znaku towarowego jako ważny czynnik przy rozstrzyganiu kolizji znaków (przy ustalaniu istnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D: General Assessment, Final Version: November 2007, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition global en.pdf, s. 3-7).

[191] W wyr. z 3.9.2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur v. Koipe i OHIM, niepubl., pkt 82. ETS podzielił pogląd Rzecznika Generalnego, że: „brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd można w szczególności wywieść z «pokojowego» współistnienia na omawianym rynku kolidujących ze sobą znaków towarowych”.

[192] Taki pogląd przyjmuje SPI, ograniczając - jak się wydaje - znaczenie koegzystencji znaków tylko do sytuacji, gdy przeciwstawione znaki są identyczne (zob. wyr. z 24.11.2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas v. OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. 2005, s. II04891, pkt 63-64. Znaczenie używania przeciwstawionych znaków na rynku podkreśla również OHIM [zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D: General Assesment, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 190), s. 16].

[193] Sam fakt rejestracji identycznych lub podobnych znaków towarowych może jednak stanowić wskazówkę co do faktycznej sytuacji na rynku.

[194] Tak OHIM w: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D: General Assessment, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 190), s. 16. W kwestii znaczenia koegzystencji znaków w kontekście oceny niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd zob. krytycznie A. Folliard-Monguiral, Conditions et effets, s. 7-12.

[195] Zob. wyr. SPI z 23.2.2006 r. w sprawie T194/03 Il Ponte Finanziaria v. OHIM - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. 2006, s. II00445, pkt 123-127 z częściowo krytyczną glosą M. Trzebiatowskiego, Używanie znaku towarowego, s. 49 i n. Stanowisko SPI zostało utrzymane w mocy wyrokiem ETS z 13.9.2007 r. w sprawie C234/06 P Il Ponte Finanziaria v. OHIM, Zb.Orz. 2007, s. I07333; znalazło również wyraz w późniejszym orzecznictwie wspólnotowym (zob. wyr. SPI z 18.12.2008 r. w sprawie T-287/06 Torres v. OHIM - Bodegas Peńalba López (Torre Albéniz), Zb.Orz. 2008, s. II-03817, pkt 80-81.

[196] Zob. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D: General Assessment, Final Version: November 2007 (zob. przyp. 190), s. 20.

[197] W tym wyraźnie kierunku OHIM: Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D: General Assessment, Final Version: November 2007, (zob. przyp. 190), s. 17.

[198] To stanowisko jest tym bardziej uzasadnione, jeśli się zważy na zasadę stosowaną „w odwrotnym kierunku” - organy unijne mogą korzystać z rozstrzygnięć wydanych m.in. w państwach członkowskich UE. W jednym z wyroków SPI wprost stwierdził, że: „przy wykładni prawa wspólnotowego ani stronom, ani samemu sądowi nie można zakazać szukania inspiracji w argumentach wywodzonych z orzecznictwa wspólnotowego, krajowego lub międzynarodowego” - zob. wyr. SPI z 12.7.2006 r. w sprawie T277/04 VitakraftWerke Wührmann v. OHIM - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. 2006, s. II02211, pkt 71. W kwestii wyraźnego odwołania się - przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd - do praktyki krajowej zob. wyr. SPI w z 13.7.2005 r. w sprawie T40/03 Murúa Entrena (zob. przyp. 172) pkt 69 i n.

[199] Por. w szczególności już powoływany w przyp. 73 wyr. ETS z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, pkt 22.

[200] Orzecznictwo ETS i SPI dotyczące rozpoznawalności znaku towarowego w praktyce przypisuje jednak tej rozpoznawalności mniejsze znaczenie w porównaniu z podobieństwem towarów i oznaczeń, zob. R. Knaak, Die Kennzeichnungskraft, s. 804, 805.

[201] W języku angielskim - part of the public, w języku francuskim - dans l' esprit du public, w języku niemieckim - das Publikum.

[202] Zob. powoływany w przyp. 99 wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 17 i 26.

[203] Wyr. z 16.7.1998 r. w sprawie C-210/96 Gut Springenheide GmbH i Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt Amt für Lebensmittelüberwachtung, Zb.Orz. 1998, s. I-04657, pkt 31, wyr. w tłum. J. Dudzika, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 34.

[204] Por. np. wyr. 18.6.2002 r. w sprawie C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., Zb.Orz. 2002, s. I05475, pkt 63, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 10; zob. również glosę R. Skubisza do tego wyroku, Rz. Pat. 2003, Nr 1-2.

[205] Zob. m.in. już powoływany w przyp. 99 wyr. ETS z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH, pkt 26.

[206] W wyr. NSA z 20.3.2007 r., II GSK 341/06, sprawa TVN Fakty/Fakty, niepubl. sąd ten stwierdził, że: „oceny podobieństwa znaków towarowych należy dokonać z punktu widzenia odbiorcy towarów, który jest osobą rozsądną, dobrze poinformowaną oraz spostrzegawczą i ostrożną. Jednocześnie taka ocena musi uwzględniać stopień uwagi, jaki odbiorca poświęca poszczególnym kategoriom towarów czy usług”. Możliwość zróżnicowania stopnia uwagi przeciętnego odbiorcy nigdy nie uzasadnia jednak odstąpienia od modelu dobrze poinformowanego, uważnego i racjonalnego odbiorcy. Zob. wyraźnie w tym kierunku wyr. Sądu z 15.4.2010 r. w sprawie T-488/07, Cabel Hall Citrus v. OHIM-Carsur (EGELFRUIT), jeszcze nieopublikowany w Zb.Orz., pkt 49.

[207] Zob. wyr. ETS z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy), Zb.Orz. 1999, s. I-05421, pkt 24, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 6.

[208] Wyr. SPI z 17.11.2005 r. w sprawie T-154/03 Biofarma SA v. OHIM (ARTEX/ALREX), Zb.Orz. 2005, s. II-04743, pkt 44-46.

[209] To samo dotyczy odpowiednio sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, orzekających w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy (art. 296 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem).

[210] Zob. powoływany w przyp. 183 wyr. ETS z 4.5.1999 r., sprawy połączone C108/97 i C109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC).

[211] W kwestii oceny tej terminologii, pkt V niniejszego paragrafu.

[212] W kwestii ochrony renomowanych (znanych, sławnych) znaków towarowych w wybranych systemach prawnych przed wydaniem dyrektywy 89/104 zob. R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 160 i n.; J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe, s. 43 i n.; F. Münch, Rufbeeinträchtigung, s. 75 i n. (Niemcy), s. 219 i n. (Francja).

[213] Wyr. z 23.5.1978 r. w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche and Co. v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Zb.Orz. 1978, s. 1139, pkt 7, wyr. w tłum. J. Dudzika, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 18.

[214] Wyr. z 30.11.1993 r. w sprawie C-317/91 Deutsche Renault AG v. AUDI AG, Zb.Orz. 1993, s. I06227, pkt 30, wyr. w tłum. M. Mazurka i K. Wernickiej, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 25.

[215] Wyr. ETS z 22.6.1994 r. w sprawie C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danziger v. Ideal-Standard GmbH i WABCO Standard GmbH, Zb.Orz. 1994, s. I-02789, pkt 16.

[216] Wyr. ETS z 11.7.1996 r., sprawy połączone C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S, C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim AG i Boehringer A/S v. Paranova A/S i Bayer Aktiengesellschaft i Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S, Zb.Orz. 1996, s. I-03457, pkt 75 i 79; wyr. z 11.7.1996 r. sprawy połączone Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v.: Beiersdorf AG (C-71/94), Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) i Farmitalia Carlo Erba GmbH (C-73/94), Zb.Orz. 1996, s. I-03603, pkt 70; wyr. z 11.7.1996 r. w sprawie C-232/94 MPA Pharma GmbH v. Rhône-Poulenc Pharma GmbH, Zb.Orz. 1996, s. I-03671, pkt 50; dwa pierwsze wyr. w tłum. J. Dudzika, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 20 i 21.

[217] Zob. A. Kur, Die notorisch bekannte Marke, s. 332.

[218] Zob. szerzej w kwestii art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 - § 2 i 3.

[219] Por. wyr. ETS wyr. z 23.10.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., Zb.Orz. 2003, s. I-12537, pkt 20, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 13.

[220] Są to następujące wyroki ETS: z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation (przyp. 207); z 9.1.2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff and Cie S.A., Zino Davidoff v. Gofkid Ltd. (Davidoff II), Zb.Orz. 2003, s. I-00389, wyr. w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2006, poz. 13; powoływany w przyp. 219 wyr. z 23.10.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV; wyr. z 10.4.2008 r. w sprawie C-102/07 Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV i in., Zb.Orz. 2008, s. I-02439; powoływany w przyp. 22 wyr. z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation; wyr. z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. (zob. przyp. 27).

[221] Chodzi w szczególności o już powoływane wyr. z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL (zob. przyp. 73); z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH (zob. przyp. 99) oraz wyr. ETS z 22.6.2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV (zob. przyp. 20).

[222] Zob. w nowszym orzecznictwie ETS post. z 12.12.2008 r. w sprawie C-197/07 P Aktieselskabet af 21. november 2001 v. OHIM, niepubl.; wyr. z 12.3.2009 r. w sprawie C-320/07 P Antartica v. OHIM, niepubl.

[223] Zob. w szczególności wyr. SPI z 25.5.2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole v. OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. 2005, s. II-01825; z 6.2.2007 r. w sprawie T-477/04 Aktieselskabet af 21. November 2001 v. OHIM - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), Zb.Orz. 2007, s. II-00399, pkt 30; z 22.3.2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla v. OHIM - Elleni Holdings (VIPS), Zb.Orz. 2007, s. II-00711; z 10.5.2007 r. w sprawie T-47/06 Antartica v. OHIM - Nasdaq Stock Market (nasdaq), niepubl.; z 19.6.2008 r. w sprawie T-93/06 Mülhens v. OHIM - Spa Monopole (MINERAL SPA), Zb.Orz. 2008, s. I-00093 (streszczenie); z 25.3.2009 r. w sprawie T-21/07 L'Oréal v. OHIM - Spa Monopole (SPALINE), niepubl.

[224] Zob. w szczególności decyzja III IO OHIM z 25.4.2001 r., w sprawie R-283/1999-3 i decyzja I IO OHIM z 26.3.2003 r. w sprawie R-165/2002-1, tekst obydwu decyzji w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 33 i 34.

[225] Tak na tle art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94, SPI w wyr. z 11.7.2007 r. w sprawie T150/04 Mülhens v. OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. 2007, s. II02353, pkt 55-56; zob. również stanowisko OHIM: Opposition Guidelines, Part 5: Trade marks with reputation - Article 8 (5) CTMR, Status: March 2004, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition reputation en.pdf, s. 5-6.

[226] U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 227, reprezentuje pogląd, że znaki towarowe powszechnie znane, niezależnie od rejestracji, korzystają z rozszerzonej ochrony.

[227] Zob. odnośnie do znaku towarowego powszechnie znanego jako względnej przeszkody rejestracji - § 5 niżej.

[228] Renoma to „dobra opinia o jakichś osobach, instytucjach i sława, jaką się one cieszą” (Słownik wyrazów obcych PWN, oprac. J. Wiśniakowska, Warszawa 2007, s. 807).

[229] Zob. uwagi Rzecznika Generalnego w opinii z 26.11.1998 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon S.A., Zb.Orz. 1999, s. I-05421, pkt 34-36.

[230] Zob. J. Phillips, Trade Mark Law, s. 371; D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob, Kerly`s Law of Trade Marks, s. 261; w polskiej literaturze: I. Wiszniewska, Znaki towarowe, s. 16-17; E. Skrzydło-Tefelska, Komentarz do orzeczeń 33-34, s. 604.

[231] Zob. G. Joller w glosie do wyroku ETS w sprawie Chevy, GRUR Int. 2000, Nr 1, s. 75 i n.

[232] Zob. przegląd orzecznictwa sądów francuskich i niemieckich F. Münch, Rufbeeinträchtigung, s. 191 i n. (orzecznictwo sądów niemieckich) oraz s. 323 i n. (sądów francuskich). W wyr. z 7.3.2007 r., II CSK 428/06, sprawa Herbapol II, niepubl., SN uznał, że: „wyróżnienie znaków renomowanych następuje przy zastosowaniu innego kryterium niż to, które pozwala wyróżnić grupę znaków powszechnie znanych. Renoma znaku oznacza bowiem jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową oraz zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to zatem kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku niż do stopnia jego znajomości. Wyraża się zapatrywanie, że znakiem renomowanym jest taki znak, który - w odróżnieniu od znaków pełniących funkcję wskazania pochodzenia towaru - realizuje «czystą» funkcję przyciągania klienteli. W braku definicji legalnej, o zaliczeniu znaku do kategorii znaków renomowanych przesądzać powinny zatem powyższe kryteria, wskazane w nauce prawa, nie zaś - jak przyjął Sąd Apelacyjny - powszechna znajomość na rynku, która stanowi podstawę uznania znaku za notoryjny”. Tego swojego stanowiska nie zmienił SN w wyr. z 19.2.2009 r., II CSK 541/08, sprawa Herbapol III, niepubl. Jednak w powoływanym już w przyp. 77 wyr. z 4.3.2009 r., IV CSK 335/08, sprawa Panorama Firm/Panorama Internetu, SN nie odniósł pojęcia renomowanego znaku towarowego do tych kryteriów, ale stwierdził, iż kwalifikacja renomowanego znaku towarowego powinna być przeprowadzana w świetle kryteriów warunków ustalonych przez ETS w wyr. w sprawie Chevy (przyp. 207). Ta wypowiedź może być rozumiana jako odejście SN od swojego wcześniejszego „jakościowego” rozumienia pojęcia renomowanego znaku towarowego na rzecz stanowiska ETS. W najnowszym orzecznictwie NSA przyjął rozumienie pojęcia renomowanego znaku towarowego zbieżne ze stanowiskiem ETS i SPI. Zob. wyroki NSA: z 8.7.2009 r., II GSK 1111/09 i II GSK 1110/09, sprawa Tiffany, niepubl.

[233] Zob. ETS w wyr. z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy (zob. przyp. 207), pkt 25.

[234] Jednak według NSA „skoro nie kwestionuje się, że znak towarowy «Orlen» jest oznaczeniem renomowanym dla paliw i płynów samochodowych, to tym bardziej nie można mu odmówić renomy w odniesieniu do innych towarów związanych z rynkiem paliw, wprowadzonych do obrotu w tych samych miejscach co paliwa, na stacjach paliw, np. produktów spożywczych i przemysłowych, które zostały wymienione w zgłoszeniu skarżącej” (wyr. z 27.2.2008 r., II GSK 359/07, niepubl. z częściowo kryt. glosą R. Skubisza, PS 2009, Nr 4, s. 138 i n.). Stanowisko NSA w tym wyroku prowadzi do przyznania rozszerzonej ochrony wszystkim towarom, niezależnie od ich właściwości i charakteru, stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa, które jest uprawnione do znaku towarowego. Nie może być ono zaakceptowane nie tylko w świetle orzecznictwa ETS, ale również ze względu na charakter rozszerzonej ochrony jako instytucji umożliwiającej ochronę znaku towarowego w odniesieniu do konkretnego towaru.

[235] Wyr. ETS z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy (zob. przyp. 207), pkt 26.

[236] Wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, (zob. przyp. 22), pkt 34.

[237] Według SPI „stopień rozpoznawalności, jaki należy wykazać w przypadku znaku towarowego cieszącego się renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia Nr 40/94, jest niższy niż w przypadku znaku towarowego powszechnie znanego w rozumieniu art. 6bis konwencji paryskiej” (zob. wyr. SPI z 17.6.2008 r. w sprawie T-420/03 El Corte Inglés v. OHIM - Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV), Zb.Orz. 2008, s. II-00837, pkt 110.

[238] Wyr. ETS z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy (zob. przyp. 207), pkt 28.

[239] Zob. powoływany w przyp. 219 wyr. z 23.10.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV, pkt 29. Stąd nie może być podzielony pogląd NSA, w myśl którego: „nawet gdyby przyjąć, że znaki spółki P. są znakami renomowanymi, to fakt, że znak spółki D., choć używany do oznaczania podobnych towarów nie jest podobny do tych znaków w stopniu powodującym możliwość wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów powoduje, że używanie znaku DODONI A MOŻE MY JESTEŚMY DLA CIEBIE LEPSI COLA, nie stanowi wykorzystania renomy znaku PEPSI i PEPSI COLA” (wyr. z 21.11.2007 r., II GSK 207/07, niepubl., z częściowo kryt. glosą R. Skubisza, PS 2009, Nr 5, s. 138 i n.).

[240] W wyr. z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy (zob. przyp. 207), pkt 23 ETS, uzasadniając wymóg wystarczającej znajomości do uznania znaku towarowego za renomowany, stwierdził, że tylko w przypadku takiej właśnie znajomości tego znaku odbiorcy skonfrontowani z późniejszym znakiem mogą skojarzyć obydwa znaki. Zagadnienie skojarzenia znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym zostało poruszone zatem przy okazji określenia stopnia wymaganej znajomości wcześniejszego znaku towarowego.

[241] Zob. wyr. ETS z 23.10.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV (przyp. 219) pkt 28 i 30 i powoływane tam wyroki ETS: z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL (zob. przyp. 73); z 22.6.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer and Co. GmbH (zob. przyp. 99), pkt 25 i 27 oraz wyr. ETS z 22.6.2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV (zob. przyp. 20), pkt 40.

[242] Por. powoływany w przyp. 22 wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, pkt 60. Do tego wyroku obszernie nawiązał SN w już powoływanym w przyp. 77 wyr. z 4.3.2009 r., IV CSK 335/08, sprawa Panorama Firm/Panorama Internetu.

[243] Zob. wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (zob. przyp. 22), pkt 48-49 i 52.

[244] Wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (zob. przyp. 22), pkt 56 i 64.

[245] Wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (zob. przyp. 22), pkt 57.

[246] Zob. przegląd stanowisk (przed wyr. ETS z 9.1.2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff II - przyp. 220) w literaturze angielskiej i niemieckiej S. Schackert, Verwechslung-und Assoziationsgefahr, s. 103 i n.

[247] Wyr. ETS z 9.1.2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff II (zob. przyp. 220).

[248] Zob. opinię Rzecznika Generalnego z 21.3.2002 r. w sprawie C-292/00 Davidoff Cie SA, Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd., Zb.Orz. 2003, s. I-00389, pkt 26-58.

[249] Zob. powołany w przyp. 220 wyr. ETS z 9.1.2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff II, pkt 30; pogląd ten został później potwierdzony w powoływanym w przyp. 219 wyr. z 23.10.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV, pkt 19-22.

[250] Zob. w tej kwestii wyżej, § 3 pkt I.

[251] Tak Rzecznik Generalny F. G. Jackobs w opinii z 10.7.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG) i Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., Zb.Orz. 2003, s. I-12537, pkt 39. To stanowisko zostało później zaakceptowane przez Rzecznik Generalną w opinii z 26.6.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. 2008, s. I-08823, pkt 37.

[252] W polskiej wersji językowej w art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 jest użyty termin „renoma”. W języku angielskim jest natomiast użyto terminu - the repute, we francuskim - la renommée, w hiszpańskim - el renombre, we włoskim - dalla notoriet?, w duńskim - eller renommé, w niemieckim - die Wertschätzung, w szwedzkim - eller renommé, w niderlandzkim - de reputatie.

[253] Zob. powoływany w przyp. 22 wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, pkt 29.

[254] Por. już powoływana w przyp. 251 opinia Rzecznika Generalnego z 10.7.2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG, pkt 37.

[255] Zob. wyr. ETS z 27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation (zob. przyp. 22), pkt 77; zob. również R. Skubisz, Kolizja późniejszego znaku, s. 36-37.

[256] We wszystkich wersjach językowych przepisu art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 nie są stosowane te same zwroty na określenie renomy jako rozpoznawalności znaku wcześniejszego i renomy jako przedmiotu ingerencji osoby trzeciej w prawo wcześniejsze. Na ten fakt zwróciła uwagę Rzecznik Generalna E. Sharpstone w pkt 13 w opinii z 26.6.2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. 2008, s. I-08823. Rzecznik podkreśliła, że „sformułowanie tego przepisu nie jest konsekwentnie tłumaczone w innych wersjach językowych, jeśli chodzi o używanie słów reputation i repute, użytych w tekście angielskim. W niektórych wersjach językowych (np. francuskiej, portugalskiej i hiszpańskiej [oraz polskiej, „renoma”- przyp. aut.] używany jest ten sam wyraz jako odpowiednik obu sformułowań, podczas gdy w innych (np. niemieckiej [„bekannt ist„, „Wertschätzung„ - przyp. aut.] i duńskiej) istnieje podobne rozróżnienie, jak to zastosowane w tekście angielskim”.

[257] Zob. wyr. ETS z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., niepubl., pkt 40; por. również powoływany w przyp. 223 wyr. SPI z 22.3.2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla, pkt 39 oraz powoływaną w przyp. 224 decyzję III IO OHIM w sprawie R-283/1999-3, pkt 85-86.

[258] Zob. jednak wyr. ETS z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07, L'Oréal i in. (przyp. 257), pkt 50.

[259] Zob. wyr. ETS z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. (zob. przyp. 257), pkt 41 i 50; zob. również zbieżne wcześniejsze stanowisko SPI w powoływanym w przyp. 223 wyr. z 22.3.2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla, pkt 40.

[260] Zob. wyr. ETS z 18.6.2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in. (zob. przyp. 257), pkt 43.

[261] Według NSA „w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. przeszkodą uzasadniającą odmowę udzielenia prawa wyłącznego na oznaczenie identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku renomowanego jest prawdopodobieństwo uzyskania nienależnej korzyści ze znaku towarowego cieszącego się renomą. Wystarczy zatem przypuszczenie, że zgłaszający mógł wykorzystać nakłady i wysiłki finansowe, które zostały poczynione przez uprawniony podmiot na zbudowanie atrakcyjnego wizerunku znaku towarowego i przyciągnięcie klienteli” (zob. wyr. z 27.2.2008 r., II GSK 359/07, niepubl.). Ten pogląd nie może być jednak podzielony. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie dowodu, że używanie późniejszego znaku może spowodować czerpanie nienależnych korzyści.

[262] W polskiej wersji językowej art. 5 ust. 2 dyrektywy 2008/95 jest użyty termin „używanie (…) bez uzasadnionego powodu” a w art. 4 ust. 4 lit. a dyrektywy 2008/95 „używanie (...) bez właściwego powodu”. Nie jest prawidłowe użycie różnych terminów (przymiotniki „właściwy” i „uzasadniony”) na określenie tej samej okoliczności. Tego zróżnicowania nie wprowadzono m.in. w wersji angielskiej (due cause), francuskiej (juste motif) i niemieckiej (rechtfertigenden Grund) powoływanych przepisów dyrektywy 2008/95.

[263] Por. pkt 101 decyzji III IO OHIM z 25.4.2001 r. w sprawie R-283/1999-3, tekst w tłum. M. Mazurka, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, poz. 33.

[264] W oficjalnym przekładzie w języku polskim najpierw dyrektywy 89/104, a następnie dyrektywy 2008/95, błędnie wskazano na art. 6a konwencji paryskiej; prawidłowo należało powołać art. 6bis tej konwencji.

[265] W kwestii zastosowania przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 zd. 1 PrWłPrzem do znaków powszechnie znanych zob. § 4 IV wyżej.

[266] Zob. R. Skubisz, glosa do wyr. SN z 29.11.1984 r., I CR 357/84, PiP 1986, Nr 4, s. 136 i n. oraz tenże, Prawo znaków towarowych, s. 193.

[267] Zob. zamiast wielu wydane na podstawie ZnTowU wyroki WSA w Warszawie: z 6.1.2006 r., VI SA/Wa 997/04, sprawa Paski, niepubl.; z 22.3.2007 r., VI SA/Wa 1325/06, sprawa MAKROTERM/makro, niepubl. oraz z 8.8.2007 r., VI SA/Wa 757/07, sprawa TELEFONIADA/TELEFONIADA, niepubl.

[268] E. Wojcieszko-Głuszko, Ochrona prawna, s. 95; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 193; U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych, s. 97; J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe, s. 21-25; A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 103-104.

[269] Zob. wyr. SPI z 30.6.2009 r. w sprawie T-435/05 Danjaq v. OHIM - Mission Productions (Dr. No), niepubl., pkt 22-31.

[270] To stanowisko zostało wyrażone przez ETS na tle art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 w powoływanym w przyp. 207 wyr. z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy, pkt 25.

[271] Znak towarowy powszechnie znany powinien być rozpoznawalny przez większą liczbę osób niż renomowany znak towarowy; zob. wyr. SPI z 17.6.2008 r. w sprawie T-420/03 El Corte Inglés v. OHIM - Abril Sánchez i Ricote Saugar (BoomerangTV), Zb.Orz. 2008, s. II-00837, pkt 110.

[272] Zob. podobnie J. Phillips, Trade Mark Law, s. 402.

[273] Zob. powoływany w przyp. 207 wyr. z 14.9.1999 r. w sprawie C-375/97 Chevy; szerzej o tym wyroku: J. Phillips, Trade Mark Law, s. 405-406.

[274] Por. wyr. z 22.11.2007 r. w sprawie C-328/06 Alfredo Nieto Nuńo v. Leonci Monlleó Franquet, Zb.Orz. 2007, s. I-10093, pkt 14, 17 i 18. Zob. również R. Skubisz, Wielkość terytorium, s. 40; podobnie opinia Rzecznik Generalnej E. Sharpston z 30.4.2009 r. w sprawie C-301/07 PAGO International, niepubl., pkt 32.

[275] Odmiennie U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 213. Według powoływanej autorki, „dla osiągnięcia przez znak statusu powszechnie znanego, a więc notoryjności, która zastępuje rejestrację i stanowi przeszkodę w udzieleniu prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny dla towarów identycznych lub podobnych, nie jest konieczna jego znajomość w Polsce”.

[276] Przy ustalaniu, czy dany znak towarowy jest powszechnie znany, można również odwołać się do zaleceń opracowanych przez Stały Komitet Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, który na sesji w dniach 8-12.6.1999 r., podjął rezolucję o wydaniu wspólnego zalecenia dotyczącego ochrony znaków towarowych powszechnie znanych. Zalecenie to zostało wydane na sesji Zgromadzenia Związku Paryskiego i Zgromadzenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 20-28.9.1999 r. Te zalecenia nie mają prawnej mocy wiążącej, jednak stanowią istotny instrument ujednolicania praktyki (tekst zaleceń dostępny na stronie internetowej: http://www.wipo.int/about-ip/en/development iplaw/; zob. również szerzej na temat zaleceń WIPO - B. Ong, The Trademark Law, s. 242-245).

[277] Zob. szerzej w tej kwestii R. Skubisz, Wielkość terytorium, s. 41.

[278] U. Promińska twierdzi, „że art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem nie wymienia wyraźnie ryzyka pomyłki jako przesłanki ewentualnej kolizji. Nie powinno być jednak wątpliwości co do tego, że na przeszkodzie nie stoi notoryjność sama w sobie, lecz stopień podobieństwa między znakiem zgłoszonym do rejestracji dla towarów określonego rodzaju a znakiem powszechnie znanym dla tych towarów, który rodzi ryzyko pomyłki co do pochodzenia” (U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 213, 214). To stanowisko nie znajduje jednak dostatecznego uzasadnienia normatywnego w art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych jest całkowicie odrębną od podobieństwa towarów i oznaczeń przesłanką kolizji znaków towarowych. Nie można w drodze interpretacji, przy jasnej, chociaż nieprawidłowej normie, ustanawiać dodatkowy wymóg w ramach art. 132 ust. 1 pkt 2 PrWłPrzem.

[279] W kwestii tych warunków zob. wyżej § 1 II, przyp. 12.

[280] Według oficjalnego tekstu w języku polskim art. 4 ust. 4 lit. c: „znak towarowy nie podlega rejestracji (…), jeżeli używanie znaku towarowego może być zakazane w związku z istnieniem wcześniejszego prawa określonego w ust. 2 i lit. b niniejszego ustępu”. Tekst został nieprawidłowo przełożony na język polski, co wynika z porównania z innymi oficjalnymi wersjami językowymi dyrektywy. Chodzi bowiem o wcześniejsze prawo inne niż określone w art. 4 ust. 2 i ust. 4 lit. b dyrektywy 2008/95.

[281] Zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 75 i 76.

[282] Por. np. wyr. NSA z 26.4.2006 r., II GSK 31/06, sprawa TRILUX, ONSAiWSA 2006, Nr 5, poz. 138, oraz z 15.1.2008 r., II GSK 298/07, sprawa MAKROTERM/makro, niepubl.

[283] W literaturze krajowej wskazuje się na potrzebę wyróżnienia „uprawnień osobistych o wartości majątkowej”. Zob. T. Grzeszak, w: System PrPryw, t. 13, 2007, s. 549.

[284] Zob. zamiast wielu przegląd stanowiska piśmiennictwa: M. Trzebiatowski, Naruszenie cudzego prawa, s. 368-369.

[285] Wyr. SN z 28.10.1998 r., II CKN 25/98, OSN 1999, Nr 4, poz. 80.

[286] Wyr. SN z 26.3.2002 r., III CKN 777/00, OSN 2003, Nr 3, poz. 40, w literaturze zamiast wielu M. Pazdan, w: System PrPryw, t. 1, s. 1127. Podobnie R. Skubisz, glosa do wyr. SN z 23.6.1989 r., I CR 236/89, PS 1992, Nr 11-12, s. 107 i n.

[287] Przegląd poglądów doktryny w kwestii treści prawa do wizerunku i sposobu jego ochrony na podstawie art. 23 i 24 KC oraz art. 81 PrAut, zob. T. Grzeszak, w: System PrPryw, t. 13, 2007, s. 545 i n. Zob. również dwie koncepcje prawa do wizerunku: J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, s. 24-25.

[288] E. Wojnicka, Prawo do wizerunku, 1990, Nr 56, s. 107.

[289] T. Grzeszak, w: System PrPryw, t. 13, 2007, s. 496-497 oraz A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, s. 320.

[290] T. Grzeszak, w: System PrPryw, t. 13, 2007, s. 555.

[291] W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie (art. 81 ust. 1 zd. 2 PrAut).

[292] Szerzej o zgodzie na rozpowszechnianie cudzego wizerunku M. Pazdan, w: System PrPryw, t. 1, s. 1132-1133. Wątpliwości w doktrynie budzi charakter prawny, zakres i skutek zezwolenia. Szerzej zob. T. Grzeszak, w: System PrPryw, t. 13, 2007, s. 553 i 556 i n. oraz A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, s. 330 i 337-340 wraz z cytowanym orzecznictwem.

[293] Szerzej A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, s. 335 wraz z powołaną literaturą.

[294] Zob. wyr. NSA z 20.12.2007 r., II GSK 279/07, ONSAiWSA 2009, Nr 4, poz. 70.

[295] Por. jednak art. 135 PrWłPrzem.

[296] M. Kępiński, w: Ustawa, s. 264, twierdzi, że terminy „oznaczenie przedsiębiorstwa”, „oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo” i „nazwa przedsiębiorstwa” oznaczają to samo i mogą być używane zamiennie.

[297] Zob. niżej § 7.

[298] Zob. obszernie w kwestii tej kolizji J. J. Sitko, Firma, s. 258 i n.; M. Kępiński, w: Ustawa, s. 311 i n.

[299] Tytuł prasowy został przez ustawodawcę powiązany z dziennikiem lub czasopismem (art. 20 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 PrPras). Dziennikiem jest „ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu” (art. 7 ust. 2 pkt 2 PrPras). Czasopismem zaś jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku (art. 7 ust. 2 pkt 2 zd. 1 PrPras), a powołany przepis należy stosować odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu innego niż ukazującego się częściej niż raz w tygodniu (art. 7 ust. 2 pkt 2 zd. 2 PrPras). Podobnie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PrPras prasą są nie tylko publikatory drukowane, lecz również programy radiowe i telewizyjne. Sąd Najwyższy uznał za prasę również internetowe publikacje periodyczne o charakterze dzienników i czasopism (post. z 26.7.2007 r., IV KK 174/07, OSP 2008, Nr 6, poz. 60). Podobnie wcześniej: J. Barta, R. Markiewicz, Postęp techniczny w mediach, s. 189, z zastrzeżeniem, że „nie ma miejsca na jednorodną wspólną kwalifikację wszystkich przejawów działań podejmowanych przy korzystaniu z sieci internetu” (s. 183) i w związku z tym „nie można uznać, iż w świetle obowiązującego prawa polskiego internet jako taki mieści się w zakresie pojęcia «prasa»„ (s. 186). Na podstawie art. 3 ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst. jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) do radiofonii i telewizji stosuje się przepisy PrPras, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Jednak zgodnie z art. 24 PrPras przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zastosowania do przekazów radiowych i telewizyjnych. Oznacza to, że tytuł prasowy z art. 20 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 1 PrPras należy odnieść wyłącznie do dzienników i czasopism drukowanych oraz internetowych.

[300] Zob. obszernie odnośnie do tytułu prasowego jako przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w świetle art. 131 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem - G. Tylec, Ochrona tytułu utworu, s. 92 i n.

[301] R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 293.

[302] M. Trzebiatowski, Prawo do niezarejestrowanego znaku, s. 1; tenże, Nabycie prawa do nazwy, s. 16; tenże, Naruszenie cudzego prawa, s. 368-369.

[303] Zob. wyr. NSA z 20.12.2007 r., II GSK 279/07, ONSAiWSA 2009, Nr 4, poz. 70.

[304] Wzorem może być norma z art. 5 ust. 4 brytyjskiej ustawy o znakach towarowych.

[305] Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. j rozporządzenia Nr 207/2009, oznaczenia geograficzne dla win i napojów spirytusowych zostały generalnie, bez odwołania się do odpowiednich przepisów, zaliczone do bezwzględnych przeszkód rejestracji. Natomiast przepis art. 7 ust. 1 lit. k rozporządzenia Nr 207/2009 zalicza oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia podlegające ochronie na podstawie rozporządzenia Nr 510/2006 do bezwzględnych przeszkód rejestracji.

[306] To zagadnienie ma jednak znaczenie w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy oraz w postępowaniu z powództwa uprawnionego z rejestracji oznaczenia geograficznego wobec osoby używającej wcześniejszego znaku towarowego. Ze stanowiska ETS można wywieść, że wniosek o unieważnienie powinien być oddalony, jeżeli rejestracja znaku towarowego została uzyskana w dobrej wierze przez zgłaszającego oraz nie zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności, wymienione w art. 3 ust. 1 lit. f i g dyrektywy 2008/95 lub wygaśnięcia prawa ochronnego zgodnie z art. 12 ust. 2 tej dyrektywy. W świetle art. 14 ust. 2 rozporządzenia Nr 510/2006 to samo należy odnieść odpowiednio do postępowania z tytułu naruszenia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego (zob. wyr. ETS z 4.3.1999 r. w sprawie C-87/97 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v. Käserei Champignon Hofmeister GmbH and Co. KG i Eduard Bracharz GmbH, Zb.Orz. 1999, s. I01301, wyr. w tłum. E. Całki, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 62, oraz wyr. ETS z 2.7.2009 r. w sprawie C-343/07 Bayerischer Brauerbund eV v. Bavaria NV i Bavaria Italia, niepubl.; zob. również E. Całka, R. Skubisz, Kolizja znaku towarowego, s. 36 i E. Całka, Geograficzne oznaczenia pochodzenia, s. 217-220. Podobne regulacje prawne znajdują się w art. 23 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 2008.39.16), a także z art. 44 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 479/2008 z 29.4.2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 1493/1999, (WE) Nr 1782/2003, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 3/2008 i uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 2392/86 i (WE) Nr 1493/1999 (Dz.Urz. UE L 2008.148.1). Przesłanki oceny dobrej wiary uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego oraz możliwość zastosowania podstaw unieważnienia lub uznania za wygasłe podlegają ocenie UP lub sądu krajowego.

[307] Wyr. ETS z 10.10.1973 r. w sprawie 34/73 Fratelli Variola S.p.A. v. Amministrazione italiana della Finanza, Zb.Orz. 1973, s. 981, wyr. w tłum. D. Miąsika, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 10; wyr. ETS z 13.10.2005 r., w sprawie C-379/04 Richard Dahms GmbH v. Fränkischer Weinbauverband eV, Zb.Orz. 2005, s. I-08723. Zob. także: A. Wróbel, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej, s. 47-48.

[308] Wyr. ETS z 9.3.1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione della Finanza dello Stato v. Simmenthal S.p.A., Zb.Orz. 1978, s. 629, wyr. w tłum. D. Miąsika, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 14; wyr. ETS z 19.6.1990 r., sprawa C-213/89, The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte Facortame Ltd. i in., Zb.Orz. 1990, s. I-02433, wyr. w tłum. J. Dudzika, w: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, poz. 27. Zob. także A. Wróbel, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej, s. 113.

[309] Decyzją z 2.11.2004 r. Urząd Patentowy, powołując się na rozporządzenie Komisji (WE) Nr 918/2004 z 29.4.2004 r. o przepisach przejściowych dotyczących ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych dla produktów rolnych i środków spożywczych ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz.Urz. UE L 2004.163.88), wykreślił ze swojego rejestru oznaczeń geograficznych wszystkie oznaczenia: bunc, bryndzę, oscypek, redykołkę i żętycę.

[310] Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2081/92 z 14.7.1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 1992.208.1) uchylone przez Rozporządzenie Rady (UE) Nr 510/2006 z 20.3.2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 2006.93.12 ze zm.). Zob. R. Skubisz, Ochrona geograficznych oznaczeń, s. 9-12; E. Całka, Geograficzne oznaczenia pochodzenia, s. 235-245.

[311] Rozporządzenie Rady (WE) Nr 479/2008 z 29.4.2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1493/1999, (WE) Nr 1782/2003, (WE) Nr 1290/2005 i (WE) Nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 2392/86 i (WE) Nr 1493/1999, Dz.Urz. UE L 2008.148.1.

[312] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89, Dz.Urz. UE L 2008.39.16.

[313] Ustawa z 22.1.2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 34, poz. 292 ze zm.) i ustawa z 18.10.2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. Nr 208, poz. 1539 ze zm.).

[314] Dz.Urz. UE L 2006.93.12.

[315] Niezależnie od braku respektowania zasad prawa unijnego krytycznie należy ocenić technikę legislacyjną odwoływania się do kolejnych, imiennie nazwanych aktów prawa unijnego, z podaniem miejsca ich publikacji. To samo dotyczy krajowych ustaw. Ten sposób regulacji powoduje, że w praktyce powstają istotne trudności dotyczące stosowania prawa w razie zmiany, bez równoczesnej nowelizacji art. 132 PrWłPrzem, powołanych przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego.

[316] Dz.Urz. UE L 2008.39.16.

[317] Dz.Urz. UE L 2008.148.1.

[318] Dz.Urz. UE L 2009.164.45.

[319] Dz.Urz. UE L 2003.99.1.

[320] Dz.Urz. UE L 2003.236.17.

[321] Jak wynika z analizy orzecznictwa WSA oraz NSA, dostępnego na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl, wymienione sądy dotąd nie orzekały na podstawie powołanych przepisów.

[322] Przepis art. 6^septies określa osobę uprawnioną w innym kraju mianem właściciela znaku towarowego. Nie oznacza to, że w świetle prawa polskiego osoba uprawniona do znaku w innym kraju jest właścicielem. Jest to osoba, której przysługuje w innym państwie-sygnatariuszu konwencji prawo do tego znaku, które powstało w wyniku używania lub rejestracji. Naczelny Sąd Administracyjny w wyr. z 2.6.2009 r., II GSK 950/08, sprawa SCOTCH and SODA, niepubl., uprawnienia do znaku towarowego w innym kraju odnosi do własności w prawie polskim (art. 21 Konstytucji RP oraz art. 222 w zw. z art. 140 KC) i wywodzi z tego faktu interes prawny osoby występującej z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji. Innymi słowy, według tego sądu prawa przysługujące w innym kraju są własnością w rozumieniu polskich przepisów. To stanowisko nie może być zaakceptowane, chociażby tylko z punktu widzenia zasady terytorialności praw własności przemysłowej. Zasada ta wyraża się we wskazaniu systemu prawa właściwego w kwestii przesłanek udzielenia prawa, treści, zakresu itd. Niezależnie od tego, w świetle stanowiska NSA każdy podmiot, który jest uprawniony do znaku towarowego w innym kraju, byłby per se legitymowany jako „właściciel” znaku towarowego do wystąpienia o unieważnienie prawa z rejestracji. To stanowisko jest błędne. Dopiero po spełnieniu przesłanek określonych w prawie polskim dla powstania prawa do znaku towarowego można mówić o „własności” znaku towarowego w tym systemie prawa. Podstawą normatywną interesu prawnego jest natomiast art. 6^septies konwencji paryskiej, której Polska jest stroną. Nie ma natomiast potrzeby odwoływania się do wskazanych wyżej przez NSA przepisów prawa polskiego w celu wykazania tego interesu.

[323] Ten termin (agent illoyal, ungetreuer Agent) jest stosowany od lat w literaturze zagranicznej jako określenie osób, które zgłosiły i uzyskały rejestrację znaku towarowego w stanie faktycznym, którego dotyczy art. 6^septies konwencji paryskiej (zob. np. F. Bauer, Die Agentenmarke).

[324] Przepisy dyrektywy 2008/95, zgodnie z jej preambułą, są w pełni zgodne z postanowieniem konwencji paryskiej, co oznacza, że każde państwo członkowskie jest zobowiązane w ramach swojego prawa wewnętrznego wykonać zobowiązania wynikające z członkostwa w tej konwencji.

[325] Zob. w kwestii metodyki stosowania tego przepisu - OHIM w: Opposition Guidelines, Part 3: Unauthorised Filing by Agents of the TM Owner - Article 8(3) CTMR, Status: March 2004, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition agent en.pdf.

[326] Zob. G. H. C. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, s. 106 i cytowane tam materiały z konferencji w Lizbonie dotyczące powstania i interpretacji art. 6^septies; K. H. Fezer, Markenrecht, s. 837, twierdzi, iż istnieje, jak się wydaje, jednolity w płaszczyźnie międzynarodowej pogląd, że z użycia słów „agent”, „przedstawiciel”, nie można wywodzić prawnej kwalifikacji stosunków kontraktowych pomiędzy mocodawcą a uprawnionym do znaku. Odmiennie jednak NSA, który w wyr. z 28.3.2002 r., II SA 2971/01, MoP 2002, Nr 11, s. 483 stanął na stanowisku, że: „pojęcie agenta lub przedstawiciela należy (…) interpretować według prawa polskiego”.

[327] Zob. szerzej w kwestii handlowych wyżej powoływany wyr. NSA z 28.3.2002 r., II SA 2971/01.

[328] Tak jednoznacznie OHIM w: Opposition Guidelines, Part 3: Unauthorised Filing by Agents of the TM Owner - Article 8(3) CTMR, Status: March 2004, (zob. przyp. 325), s. 8-9.

[329] Zob. szerzej w kwestii zgody właściciela znaku towarowego - wyr. SPI z 6.9.2006 r., w sprawie T-6/05 DEF-TEC Defense Technology v. OHIM - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), Zb.Orz. 2006, s. II-02671, pkt 45-51.

[330] Zob. na tle art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 40/94 stanowisko OHIM w: Opposition Guidelines, Part 3: Unauthorised Filing by Agents of the TM Owner - Article 8(3) CTMR, Status: March 2004 (zob. przyp. 325), s. 14.

[331] Zob. także już powoływany wyr. NSA z 2.6.2009 r., II GSK 950/08, sprawa SCOTCH and SODA, niepubl.

[332] Tak OHIM w: Opposition Guidelines, Part 3: Unauthorised Filing by Agents of the TM Owner - Article 8(3) CTMR, Status: March 2004 (zob. przyp. 325), s. 13.

[333] Por. Opposition Guidelines, Part 3: Unauthorised Filing by Agents of the TM Owner - Article 8(3) CTMR, Status: March 2004 (zob. przyp. 325), s. 14.

[334] Wprowadzenie ochrony uprawnionego do znaku towarowego w innym kraju przed działaniami „nielojalnego agenta” świadczy, że nie wystarcza instytucja zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze. Zob. w odniesieniu do prawa unijnego F. K. Fezer, Markenrecht, s. 837.

[335] Już powoływany wyr. NSA z 2.6.2009 r., II GSK 950/08, sprawa SCOTCH and SODA.

[336] Zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 71.

---